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La venta de electrónica online,
en el punto de mira.
Diciembre
2009
Noticias del Despacho
Los manuales de instrucciones de aparatos están protegidos por el
derecho de autor y sus traducciones también.
El caso llevado era el siguiente: nuestro cliente, distribuidor exclusivo para España de aparatos
de modelismo radiocontrolados de la marca japonesa FUTABA (www.modelimport.com),
apreció que una asociación de aficionados al modelismo había colgado de su página de internet
manuales de distintos aparatos de la marca para su descarga gratuita por los usuarios. Nuestro
cliente había traducido algunos de los manuales de esos aparatos al español y los incluía con
la venta de los aparatos, junto con los manuales originales del fabricante. Es un hecho que en
el mundo del modelismo, los aficionados compran aparatos y modelos en el extranjero. La
página de la asociación, al permitir la descarga de los manuales en español, completaba la
documentación del aparato de quienes lo habían comprado en el extranjero. El asunto tiene
dos partes: la primera, es que el legítimo distribuidor necesitaba los derechos de transformación,
concretamente de traducción de los manuales de su fabricante, al menos para España. La
segunda, consecuencia de lo anterior, es que el hecho de colgar en internet los manuales
traducidos para su descarga por un tercero, constituía, en sí mismo, un acto de infracción de
los derechos de explotación cedidos a nuestro cliente, fueran o no tales documentos descargables,
una reproducción de la traducción realizada por nuestro cliente. Ambas partes llegaron a una
transacción para evitar la acción judicial. De todo ello nuestro cliente, ha obtenido dos ventajas:
Ha evitado un pleito, y ha aprovechado para revisar todos sus contratos de distribución.
Noticias del Despacho
El comercio “online” de electrónica de consumo en la mirilla
Cada vez es más frecuente, al abrir un negocio, hacerlo off line (negocio tradicional) y on line
(negocio digital). Y a veces, incluso sólo este último. Cuando la plataforma digital, la página
web, contiene herramientas de comercio electrónico deben cumplirse determinadas obligaciones
legales si no se quiere uno exponer a sanciones. Nuestro cliente es un buen ejemplo de
cumplimiento de las normas que afectan a su actividad on line: protección de datos, ventas a
distancia, condiciones generales, son algunas de las cuestiones afectadas.
La Comisaria Europea de Protección de los Consumidores ha desarrollado una investigación
sobre la publicidad engañosa y prácticas desleales de 369 sitios web de 26 Estados miembros
en donde se venden los artículos electrónicos más populares: cámaras digitales, teléfonos móviles,
reproductores de música personales, reproductores de DVD, material de informática y consolas
de videojuegos.
Noticias del Despacho
El comercio “online” de electrónica de consumo en la mirilla
El resultado ha puesto de manifiesto que el 55% de los sitios mostraban irregularidades, en
particular sobre los siguientes extremos fundamentales:
1.Información de contacto sobre el comerciante.
2.Información clara sobre la oferta (precio total y descripción clara del producto).
3.Información clara sobre los derechos de los consumidores.
Tras el estudio, la Comisión Europea dará traslado de tales resultados a los órganos nacionales
para que inicien actuaciones contra las web deficientes.
Más información en: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/electronic_goods/index_en.htm
Noticias del Despacho
Los acuerdos de coexistencia de marcas, una solución fácil, barata
e inmediata para convivir
La expresión "coexistencia de marcas" describe una situación en la que dos empresas diferentes
usan una marca igual o similar para comercializar un producto o servicio sin que por ello
interfiera necesariamente la una en los negocios de la otra. Este fenómeno es relativamente
común.
En algunos casos, cuando dos empresas son conscientes de estar usando marcas idénticas o
similares, tienen que tomar la decisión de establecer un acuerdo formal de coexistencia para
evitar que el uso futuro de ambas marcas se superponga de tal forma que sea perjudicial o infrinja
los respectivos derechos.
Debe hacerse hincapié en que prevenir es mejor –y más barato– que curar. Una de las precauciones
esenciales a la hora de seleccionar y registrar una marca nueva es llevar a cabo una búsqueda
lo más exhaustiva posible, recurriendo a profesionales en la materia. En principio, al realizar
una búsqueda de marcas minuciosa, se reduce al mínimo el riesgo de toparse, una vez en el
mercado, con otra empresa con una marca similar. Sin embargo, no hay búsqueda que sea
infalible. Por lo tanto, es posible encontrar marcas idénticas o cuya similitud se preste a confusión,
si la búsqueda no fue lo suficientemente amplia, o si no se tuvieron en cuenta otras categorías
de productos y servicios que pueden acabar afectando la viabilidad de la marca que se propone.
Del mismo modo, debe prestarse atención también a las marcas no registradas, ya que en muchos
países las marcas notoriamente conocidas están protegidas aunque no estén registradas.
Persil de Unilever
Noticias del Despacho
Los acuerdos de coexistencia de marcas, una solución fácil, barata
e inmediata para convivir
A menudo, dos comerciantes descubren que están usando la misma marca o una muy parecida
para productos idénticos o similares en lugares distintos. Pueden realmente no saber el uno de
la existencia del otro durante años hasta que uno de ellos expande su negocio y empieza a usar
la marca o presenta una solicitud de registro de su marca en el país en el que el otro desarrolla
su actividad. ¿Qué ocurre en ese caso? Llegado ese momento, la oficina de marcas puede rechazar
la solicitud, dado que entraría en colisión con los derechos previos adquiridos por el otro
comerciante. También puede ocurrir que este último se oponga a la solicitud durante el
procedimiento de oposición, o que entable una acción de nulidad una vez que se haya registrado
la marca.
En un acuerdo formal de coexistencia de marcas, ambas partes reconocen el derecho de la otra
sobre su marca respectiva y acepta los términos en los cuales van a coexistir en el mercado. Esta
coexistencia puede basarse en una división de los territorios donde cada uno de los titulares
puede ejercer sus actividades, o en una delimitación de sus ámbitos de uso respectivos, por
ejemplo, en lo que respecta a los productos o servicios para los que va a usarse.
Si la mejor solución es un acuerdo de coexistencia, el primer paso es que ambas empresas definan
sus esferas de actividad y acuerden ceñirse a esos parámetros. No obstante, el verdadero desafío
consiste en anticipar el desarrollo futuro de las actividades de cada empresa. ¿Dónde se ve cada
empresa diez o veinte años después? ¿Hay un riesgo de que la expansión de cada una de ellas
invada el territorio de la otra?
Persil de Henkel
Jurisprudencia
L’Oreal “porque lo vale”: el TJCE pone límites a la publicidad
comparativa empleando marcas notorias, porque las parasita.
La sentencia del TJCE de 18 de junio de 2009 trata la difícil cuestión de la publicidad comparativa,
lícita en determinadas condiciones, empleando la marca de un tercero notoriamente conocida.
Concretamente, L’Oreal SA, fabricante y distribuidora de perfumes de lujo, tiene registradas
varias marcas: Trésor y Miracle principalmente, en sus tres versiones (denominativa, de frasco
y de envase). Malaika, Starion y Bellure, producen los perfumes La Valeur y Pink Wonder
cuyos frascos y envases presentan una semejanza general con los anteriores, sin que llegue a
producirse error en los profesionales y el público. Lo verdaderamente importante es que Malaika
y Starion al comercializar sus productos mandan listas comparativas a sus vendedores que
indican la marca denominativa del perfume imitado junto al perfume comercializado.
Pese a que no se produce riesgo de confusión en cuanto al origen de los productos (pues no hay
error en los profesionales y público), la Directiva de marcas otorga una protección extra a las
marcas notoriamente conocidas, frente a otras idénticas o semejantes, que se destinen incluso
para distinguir productos distintos, siempre que se produzca un perjuicio y/o aprovechamiento
indebido del carácter distintivo o del renombre.
El TJCE ya ha establecido de forma reiterada que esta protección reforzada puede aplicarse
igualmente aunque los productos sean semejantes (Davidoff, Adidas-Salomon Y Adidas Benelux).
La sentencia, alude abiertamente a que esta protección reforzada engloba tres casos: (1) perjuicio
causado al carácter distintivo (dilución o difuminación); (2) perjuicio causado al renombre
(degradación o deterioro); y (3) ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre (parasitismo
o free-riding).
Jurisprudencia
L’Oreal “porque lo vale”: el TJCE pone límites a la publicidad
comparativa empleando marcas notorias, porque las parasita.
Esta sentencia se ocupa de este último: el parasitismo.
Lo primero que afirma el tribunal es que son tres casos autónomos, lo que lleva a concluir que
el tercero se produce incluso sin que exista perjuicio del renombre o del carácter distintivo. Por
tanto el tercero, no requiere sufrir un daño. Lo fundamental, es la ventaja obtenida por el
tercero al usar un signo idéntico o similar. Ahora bien para que la misma se produzca deben
valorar multitud de factores, entre otros, (1) intensidad del renombre, (2) fuerza del carácter
distintivo, (3) grado de similitud entre las marcas y (4) naturaleza y grado de proximidad de
los productos. Pues bien, a la vista de las circunstancias del caso se concluye que el parecido
de las marcas (aunque no confundible) se buscó deliberadamente para crear un vínculo entre
los productos que facilitara su comercialización. Pues bien, el TJCE concluye que esta práctica
trata de aprovecharse deslealmente del poder de atracción, de la reputación y del prestigio de
una marca ajena, sin realizar ningún tipo de esfuerzo a estos efectos ni hacer compensación
económica alguna.
La marca condensa toda la información sobre el producto, sus características y cualidades, para
bien o para mal. Las experiencias de los consumidores se fusionan a la marca. En este sentido,
la marca es un mecanismo informativo de primer orden, pues en su simplicidad cataliza todos
los esfuerzos de su titular. Esta sentencia apuntala nuevamente los poderes informativos de la
marca como mecanismo de selección e identificación, negando la posibilidad de su empleo,
incluso en publicidad comparativa, cuando mediante la misma se trata de competir sin basarse
en el propio esfuerzo
Jurisprudencia
Google Adwords o el uso no infractor de las marcas ajenas
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Miguel Polares Maduro, ha
dictaminado, el pasado 22 de septiembre, que el buscador de Internet Google no ha vulnerado
derechos de marca al permitir que los anunciantes compren palabras clave que coinciden con marcas
registradas.
El sistema AdWords funciona de la siguiente manera: los anunciantes pagan a Google y eligen
“palabras claves” de forma tal que sus anuncios aparecen en las búsquedas una vez que son escritas
en el buscador. Así, cuando los usuarios realicen una búsqueda en Google introduciendo una de esas
“palabras clave”, el anuncio puede aparecer del lado derecho de los resultados de la búsqueda (aparece
en la misma búsqueda). De esta manera, la publicidad se mostrará únicamente a un público que ya
está ineresado en su producto o servicio.
En realidad, para cualquier palabra escrita en un motor de búsqueda, se proporcionan normalmente
dos tipos de resultados: una serie de sitios web relacionados con la “palabra clave” (“resultados
naturales”) y junto a ellos (en realidad es sobre ellos, encima), publicidad de determinados sitios
web (“anuncios”). Mientras que los resultados naturales se proporcionan en función de criterios
objetivos, determinados por el motor de búsqueda, los de los anuncios aparecen porque los anunciantes
pagan para que sus sitios web sean mostrados en respuesta a determinadas “palabras clave”.
Jurisprudencia
Google Adwords o el uso no infractor de las marcas ajenas
En este caso, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Miguel Poiares
Maduro, emitió su dictamen señalando que el buscador de Internet Google no ha vulnerado
derechos de marca al permitir que los anunciantes seleccionen y compren, en AdWords,
“palabras clave” que coinciden con las marcas que no son de su titularidad. Según él, el uso de
las marcas no ha ido más allá de la selección de “palabras clave”, que es un procedimiento
interno de AdWords y sólo concierne a Google y a los anunciantes.
Cuando se seleccionan “palabras clave”, no se vende por tanto ningún producto o servicio al
público en general. El servicio que se presta y al que está vinculado el uso de las “palabras clave”
que corresponden a las marcas es, por tanto, el propio servicio de Google, AdWords dirigido
al anunciante.
Además, añade que la elección de los anunciantes en AdWords de “palabras clave” que
corresponden a marcas puede producirse para muchos fines legítimos (usos meramente descriptivos,
publicidad comparativa, reseñas de productos, etc.), por lo que no puede constituir en sí misma
una violación de derechos de marca en tanto eso significaría excluir todos esos usos legítimos.
Jurisprudencia
Google Adwords o el uso no infractor de las marcas ajenas
En cuanto al hecho que Google establece un vínculo entre las “palabras clave” y los sitios web
anunciados en los que se venden productos falsos, tampoco se considera que exista una violación
al derecho de marcas. Según Poiares Maduro el solo hecho de que aparezca en pantalla una
lista de sitios web pertinentes en respuesta a “palabras clave” no basta para acreditar la existencia
de un riesgo de confusión por parte de los consumidores en cuanto al origen de los productos
o servicios. “Para que dicho riesgo exista, los consumidores tendrían que suponer, por el mero
hecho de que determinados sitios web están vinculados a dichas palabras clave, que dichos
sitios web «proceden de la misma empresa que los titulares de las marcas o, según sea el caso,
de empresas vinculadas económicamente». Tal riesgo de confusión no puede presumirse, sino
que debe demostrarse de forma concluyente”, señala el Dictamen.
La opinión del abogado general no vincula al Tribunal de Justicia. Su función consiste en
aportar a los jueces su opinión motivada (mediante el Dictamen) sobre los asuntos planteados
ante el Tribunal, de manera pública y con total imparcialidad e independencia. Los abogados
generales no forman parte de las deliberaciones del Tribunal, son los jueces quienes finalmente
deben deliberar y adoptar la decisión final que se emitirá en una sentencia posterior. Seguiremos
informando.
Jurisprudencia
Sitios de enlaces P2P: nos vemos en los tribunales
Varios casos abiertos en España contra páginas de enlaces P2P (Peer-to-peer. descentralizada
que no tiene clientes ni servidores fijos, sino que tiene una serie de nodos que se comportan
simultáneamente como clientes y servidores de los demás nodos de la red), deberán ir a juicio,
en los que se determinará la legalidad o ilegalidad de estas prácticas. Es decir, si triunfan los
argumentos de la industria cultural, que sostiene que proporcionar enlaces es equivalente a
publicar contenido protegido (y además se lucran a través de publicidad), o los de los defensores
de estos sitios, que critican la persecución de enlazar a otros sitios.
Hasta hace bien poco, entre las diversas Audiencias provinciales era patente. En algunos casos,
se había decretado el archivo de la causa correspondiente, mientras que en otros se había
desestimado el recurso de la defensa y se había ordenado el inicio del juicio. Ahora, la balanza
se inclina hacia esta última opción.
La ha publicado un auto, de 11 de noviembre de 2009, en el que envía a juicio a los responsables
de 'ps2rip.com' después de tumbar su recurso.
El texto del auto de la Audiencia de Barcelona dispone que "la cuestión no resulta pacífica",
y si bien alude al sobreseimiento en el , cita casos contrarios, como (Audiencia Provincial de
Murcia) como ejemplo de lo contrario.
Así, el magistrado ve indicios de delito contra la propiedad intelectual, a pesar de que la página
no alberga los archivos sino que se limita a proporcionar enlaces, y establece que su actividad
podría encajar en la definición de "comunicación pública" recogida en el artículo 270 del
Código Penal.
Jurisprudencia
Sitios de enlaces P2P: nos vemos en los tribunales
El caso Sharemula
El caso 'Sharemula', que fue, dio esperanzas a aquellos propietarios de páginas web de enlaces
a sitios de intercambio de archivos P2P.
Sin embargo, varias decisiones de diversas audiencias provinciales indican que la legalidad o
no de enlazar a sitios de descarga se deberá dirimir en juicios. Tal es el caso 'elitedivx.com',
antes mencionado, así como otros casos, como el de PCTorrent (Zaragoza) y otros casos similares
que irán a juicio oral en Bilbao y Málaga.
Jurisprudencia
El caso Lanzarote.com: Las denominaciones geográficas por sí solas
no se pueden reivindicar como marcas
El pasado 27 de mayo de 2009 el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria
dictó una sentencia en la que se abordó un tema que, con frecuencia, suele olvidarse en el
momento de solicitar el registro de una marca.
En este caso, la problemática viene suscitada por la solicitud de la marca española “Lanzarote”
para las clases 38, 39, 41 y 42 del Nomenclátor de marcas, por el Cabildo de Lanzarote.
Como expone el órgano judicial, una de las prohibiciones absolutas que contiene el art. 5 de
la vigente Ley de Marcas viene dada por la imposibilidad de registrar como marcas los signos
que se compongan exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio
para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica,
la época de obtención del producto, de la prestación del servicio u otras características del
producto o del servicio”.
Tal prohibición tiene su fundamento en la peculiaridad de los signos geográficos, que, a diferencia
de los de fantasía, no están llamados, por su propia naturaleza, a ser instrumentos que puedan
usar todos los ciudadanos y empresarios asentados en la zona geográfica que el nombre designa,
ya que es el signo adecuado para indicar la procedencia geográfica de los productos.
Jurisprudencia
Los conejitos de chocolate Lindt y las marcas registradas de mala fe
Las modernas tendencias del márketing buscan sorprender al consumidor con nuevos tipos de
marcas que llamen más vivamente su atención: marcas sonoras, en movimiento, tridimensionales,
hasta olfativas. En el sector de la alimentación, especialmente, es frecuente el uso de envases,
embalajes, o presentaciones de productos (trade dress) que se utilizan a título de marca, en
tanto en cuanto tienen carácter diferenciador y los consumidores los asocian a una determinada
empresa y por ello se registran como tales.
Una de estas marcas, la del conejito dorado (Goldhase) de la empresa chocolatera suiza Lindt,
ha sido el objeto de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
que, el pasado 11 de junio, resolvía una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal austríaco,
relativa a la interpretación del artículo 51.1b) del Reglamento sobre la marca comunitaria, al
fijar qué criterios han de tomar en consideración los jueces y tribunales de los Estados miembros
de la UE para decidir si una empresa que solicita el registro de una marca comunitaria
tridimensional está actuando o no de mala fe.
El centro de la cuestión radicaba en determinar si Lindt, que fabrica sus conejitos desde 1950,
había actuado de mala fe al registrar en el año 2000 su Goldhase como marca tridimensional,
en la Oficina de Marcas comunitarias (OAMI), con la finalidad de prohibir a sus competidores
la fabricación y venta de este tipo de chocolates, que son golosina habitual desde 1930 en las
fiestas de Pascua en Centroeuropa.
Jurisprudencia
Los conejitos de chocolate Lindt y las marcas registradas de mala fe
Así lo entendía la empresa Hauswirth, fabricante desde 1962, que fue demandada por Lindt por
violación de su marca, y se defendió alegando la mala fe de la empresa suiza, que conociendo
el uso de signos similares por parte de competidores que ostentaban un derecho adquirido en
un Estado miembro, solicitó el registro de la marca comunitaria para impedirles seguir utilizándolo.
En su sentencia, el Tribunal recalca que la mala fe del solicitante ha de apreciarse globalmente,
teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en cada caso.
Asimismo, la naturaleza de la marca solicitada puede resultar relevante para apreciar la existencia
de la mala fe del solicitante: si el signo consiste en la forma y la presentación global del producto,
la existencia de la mala fe podrá acreditarse más fácilmente si la libertad de elección de los
competidores está limitada por consideraciones de orden técnico o comercial, de manera que
el titular de la marca podría impedir a sus competidores no sólo la utilización de un signo idéntico
o similar, sino también la comercialización de productos comparables.
Igualmente, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante se puede tener en
cuenta el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud
de su registro como marca comunitaria, pues tal notoriedad podría justificar el interés del
solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible para su marca, sin que
ello constituya una conducta ilegítima.
Jurisprudencia
Los conejitos de chocolate Lindt y las marcas registradas de mala fe
A la vista de estas consideraciones, es ahora el Tribunal austriaco el que debe valorar si Lindt
ha actuado de buena o mala fe al registrar su marca del conejito dorado y si, en consecuencia,
la marca es válida o nula.
Legislación
El Proceso Monitorio Europeo
En tiempos como los actuales, en los que la morosidad y los impagos son bastante frecuentes,
es oportuno recordar la vigencia y posibilidad de acudir, desde el pasado 12 de diciembre de
2008, en España y en el resto de países miembros de la Unión Europea -con excepción de
Dinamarca- al proceso monitorio europeo, establecido por el Reglamento (CE) núm. 1896/2006.
Se trata de un nuevo proceso que, siguiendo la técnica monitoria, permite a los acreedores
reclamar deudas dinerarias y, si el deudor no se opone, obtener un título que será ejecutivo en
cualquier Estado miembro, sin necesidad de seguir un procedimiento de exequátur en el Estado
miembro de ejecución, ni de obtener su previa certificación como título ejecutivo europeo en
el Estado miembro de origen. Y ello, porque este nuevo proceso europeo se diseña como un
procedimiento uniforme, en el que los trámites esenciales se regulan del mismo modo para todo
el territorio europeo.
Legislación
El Proceso Monitorio Europeo
El procedimiento guarda gran semejanza con el monitorio regulado en la Ley española de Enjuiciamiento Civil, si bien
tiene también significativas diferencias. Así:
1. No está sujeto a límite de cuantía, a diferencia de nuestro monitorio que solamente puede utilizarse para reclamar
deudas no superiores a 30.000 euros.
2. Todo el procedimiento se tramita por medio de formularios preestablecidos, existiendo uno para la petición del
demandante, otro para la oposición del demandado, y otros para las diferentes resoluciones que ha de adoptar el tribunal.
3. Junto al principal de la deuda, se puede reclamar los intereses y las costas. No obstante, plantea ciertas dificultades la
inclusión de las costas en la petición de requerimiento que, como hemos dicho arriba, está pensada para importes
determinados, vencidos y exigibles.
4. No es preciso aportar documento alguno con la petición, bastando con hacer una relación de los medios de prueba
de que se dispone.
5. La oposición del deudor no desemboca necesariamente en un procedimiento declarativo, sino que el acreedor puede
excluir voluntariamente esta consecuencia en su petición de requerimiento. El deudor puede oponerse al requerimiento
de pago sin necesidad de motivar su oposición.
GARRIDO PASTOR ABOGADOS es una empresa que desarrolla, de un lado, la
actividad propia de una Agencia de Propiedad Industriila e Intelectual, y de otro
lado, la actividad de un despacho jurídico especializado en estas materias.
Como Agencia de Propiedad Industrial se prestan los sevicios de génesis,
obtención y seguimiento de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual:
Patentes, Marcas, Modelos, Derechos de Autor. Asimismo, se solicitan registros de
nombres de dominio. También realizamos análisis de carteras de propiedad industrial
en una triple faceta: en primer lugar, tecnología; en segundo lugar, signos de la
empresa y de sus prestaciones; y, finalmente, diseños.
En cuanto al despacho jurídico, se prestan servicios de asesoramiento, conciliación
y defensa en estas materias.
GARRIDO PASTOR ABOGADOS cuenta con capacidad para trabajar a nivel
internacional en Español, Inglés, Aleman y Francés.
En la elaboración de este boletín han participado:
Datos de contacto:
D. José Gabriel Garrido Pastor
Abogado del ICAM y Agente de la Propiedad Industrial
D. Jesús Sánchez Silva
Abogado del ICAM y Prof. de Derecho Mercantil de la UAM y de la UOC
C/ López de Hoyos, 78 Dpdo. – Bajo A. Madrid 28002
Teléfono: + 34 91 590 07 73
Fax:
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