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Centro de Documentación Judicial Id Cendoj: Órgano: Sede: Sección: Nº de Recurso: Nº de Resolución: Procedimiento: Ponente: Tipo de Resolución: 08019330052008100624 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Barcelona 5 17/2005 562/2008 Recurso ordinario (Ley 1998) JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA Sentencia TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA Recurso ordinario (Ley 1998 ) 17/2005 S E N T E N C I A Nº 562/2008 ILMOS.SRES.: Presidente: DON JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ BLASCO Magistrados: DON ALBERTO ANDRÉS PEREIRA DON JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA En la ciudad de Barcelona, a veinticinco de junio de dos mil ocho. VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION QUINTA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 17/2005, interpuesto por LONGSHINE IBERIA, S.L., representada por el procurador D. JAVIER SEGURA ZARIQUIEY y asistida por el letrado D.JOSÉ CARBONELL CALLICÓ, contra la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS representada y dirigida por el ABOGADO DEL ESTADO y siendo parte codemandada la COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES FRANCILLON S.A. (LONGINES WATCH CO. FRANCILLON LTD)representada por el procurador D.ANTONIO Mª DE ANZIZU FUREST y asistida por el letrado D. PABLO GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA, quien expresa el parecer de la SALA. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La parte recurrente, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 7 de septiembre de 2004, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra otra anterior, de fecha 19 de enero de 2004, que concedió la inscripción de la marca denominativa nº 2.526.711 "LOGSHINE", clase 9 SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto 1 Centro de Documentación Judicial del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos. TERCERO.- Tras los oportunos trámites que prescribe la Ley Jurisdiccional en sus respectivos artículos, en concordancia con los de la L.E.C., se señaló a efectos de votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada. CUARTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Mediante el presente recurso se impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 7 de septiembre de 2004, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra otra anterior, de fecha 19 de enero de 2004, que concedió la inscripción de la marca denominativa nº 2.526.711 "LONGSHINE", clase 9. Se formuló oposición en base a la marca internacional mixta nº H 465.531 "LONGINES", clase 9, para proteger "appareils, instruments et installations pour la mesure du temps et leurs accessoires, destinés à l'industrie, à la recherche ou à la compétition sportive; ordinateurs, mémoires électroniques, calculatrices; appareils, installations et tableaux destinés à l'affichage du temps et d'autres informations; appareils et instruments optiques et électroniques pour la perception, la mesure, l'enregistrement, l'affichage et la lecture de données; appareils photographiques, cinématographiques et de télevision; cellules photo-électriques, émetteurs, récepteurs et amplificateurs de faisceaux infrarouges; batteries accumulateurs et appareils de charge". Atendiendo al requerimiento de la Oficina, la solicitante contrajo los productos protegidos a "aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos, todos para su uso con ordenadores, tales como circuitos eléctricos y electrónicos, componentes eléctricos y electrónicos; monitores, terminales, teclados, placas madre, tarjetas de interface; accesorios eléctricos y electrónicos diseñados para su uso con ordenadores (inclusive inalámbricos)". La resolución concede la inscripción por entender que hay diferencia denominativas entre los signos enfrentados, conviviendo con otros en el mercado. Por el contrario, la resolución estimatoria del recurso de alzada interpuesto por la aquí codemandada, después de analizar el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ,considera que "la aplicación al presente caso de estas pautas legales, lleva a la conclusión de que concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por existir entre los signos enfrentados, marca solicitada 2.526.711 LONGSHINE (aparatos eléctricos y electrónicos todos para su uso con ordenadores...cl.9) y marca internacional 465.131 LONGINES y gráfico (ordenadores,....cl.9), una evidente similitud, así como una estrechísima relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos". SEGUNDO.- El art. 6.1 de la Ley de Marcas, de 7 de diciembre de 2001 (equivalente a la regulación contenida en el artículo 12.1 de la anterior Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre ), establece: "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designa productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior". Hay que partir de la doctrina del Tribunal Supremo a propósito del mencionado art. 12.1 . Dicha doctrina, referida en la sentencia, entre otras, de 31 de diciembre de 2002 , resolvió en relación con el juicio de semejanza entre marcas que: "en contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del EStatuto de la Propiedad Industrial ), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de os distintivos, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 obliga, pues, a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. No autoriza, por lo tanto, que la negativa a la inscripción registral sea declarada a partir tan sólo de la mera comparación (fonética, gráfica o conceptual) entre ambas marcas. Esta cambio legislativo implica que la Oficina Española de Patentes y Marcas, en un primer momento, y los tribunales que revisan jurisdiccionalmente sus decisiones, después, han de prestar una atención especial para apreciar, en cada caso, si existe similitud entre los servicios y productos correspondientes (la apreciación de la identidad entre ellos no ofrece, 2 Centro de Documentación Judicial obviamente, los mismos problemas). A estos efectos y aún reconociendo la dificultad de establecer criterios generales en la materia, dada la casuística que en ella impera, podemos afirmar que la aplicación de la regla del articulo 12.1 a) debe hacerse tras apreciar globalmente todos los factores en él recogidos, bajo el principio de que la prohibición se inspira tanto en el respeto de los derechos registrales de los titulares de las marcas precedentes como de los derechos de los consumidores a no ser inducidos a error. A partir de esta premisa, el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa". La sentencia de la misma Sala de 31 de diciembre de 2002 , en relación con esta materia sentó: " a) que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto; b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida; c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar". Una reiterada doctrina jurisprudencial, contenida entre otras en dos sentencias de esa Sala de 19 de diciembre de 1996 , ha sostenido en relación con las pautas para determinar la similitud o la confusión entre marcas lo siguiente: "Este Tribunal Supremo, y ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crea error o confusión en el mercado, efectivamente ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la Ley (criterio estructural); más también, ha configurado otros factores o pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los distintivos enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente". TERCERO.- La aplicación de la expresada doctrina jurisprudencial al caso que ahora se examina conduce a la conclusión de que concurren en el caso de autos los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 de la Ley de Marcas de 2001. Como dice la resolución de alzada, hay una evidente similitud y una estrechísima relación entre las áreas comerciales donde operan los signos enfrentados. En palabras de la representación letrada del Estado "hay una similitud o identidad fonética y gramatical entre ambas marcas, clara y evidente, al introducir, respecto de la marca de reconocida reputación únicamente la letra "h" a una alteración insignificante de la letra "s"". Además, debe atenderse a que "lo verdaderamente identificador de las marcas es su denominación y sin que la adición de un gráfico característico pueda eliminar la prohibición derivada del gran parecido o semejanza existente entre las denominaciones, a que, insistimos, la importante semejanza fonética es decisiva a la hora de valorar la incompatibilidad registral, puesto que en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre todos los demás aspectos integrados por la marca,porque es de aquella manera oral, y con referencia exclusiva al nombre, como los productos son ordinariamente demandados por el consumidor, doctrina esta última establecida en las sentencias de esta Sala de 29-11-1975, 10-10-97, 27-11-1986 y 14-12-1987 (RJ 1987/9122 ), entre otras (sentencia de 29 de abril de 1993 )" CUARTO.- Procede, por tanto, la desestimación del presente recurso sin que se aprecien méritos especiales para hacer una declaración sobre las costas, de conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional . VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación. 3 Centro de Documentación Judicial FALLO En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta, ha decidido: 1º.- Desestimar el presente recurso 2º.- No hacer declaración sobre las costas. Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley. Así por esta sentencia, de la que unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe. 4