oposicion en la comunidad andina de naciones

oposicion en la comunidad andina de naciones

Oposición en la Comunidad Andina
de Naciones (CAN)
Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones
Fernando Triana Soto
Presidente Saliente ASIPI
Calle 93B No. 12-48 P. 4
Bogotá D.C., Colombia
Tels.: (57-1) 601 9660 – 621 5810
E-mail: [email protected]
Comunidad Andina
Decisión 486
Adecúa el régimen común a lo estipulado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),
aprobado en el marco de la Ronda Uruguay de la OMC
RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
• Radicada en la
Oficina Nacional
• Por medio del
Protocolo de
Madrid
Solicitud de
Registro
Examen de
Forma
• Revisión del
cumplimiento de
los requisitos
formales
• Gaceta o Boletín de
Propiedad Industrial
Publicación
• Por un término de 30
días hábiles
Publicación
Oposiciones
• Quien tenga legítimo
interés, podrá
presentar, oposición
para desvirtuar el
registro de la marca
• Se puede solicitar
prorroga de 30 días
para presentar
pruebas adicionales
Prórroga
• Por un término de 30
días hábiles, para hacer
valer argumentos y
presentar pruebas
Traslado al
Solicitante
Prórroga
• Se puede solicitar
prorroga de 30 días para
presentar pruebas
adicionales
• Vencido el término de la
publicación en caso de
no haber oposiciones
• Vencido el término de la
última prórroga en caso
de haber oposición
Examen de
Registrabilidad
La oposición se
fundamenta en
Causales
Absolutas u
objetivas
Causales
Relativas o
subjetivas
Interés General
Interés
Particular
Literal b) artículo 135
Causales
absolutas
Carezcan de
distintividad
(Expediente No. 0835529)
BEBIDAS Y ZUMOS DE
FRUTAS
FRUT es un radical común en numerosas marcas de la clase
32, que evoca el concepto de fruta, por lo que, como tal,
carece de capacidad de relacionar el signo con un origen
empresarial (Resolución No. 40350 de 2009)
Literal c) artículo 135
Causales
absolutas
Consistan exclusivamente
en formas usuales de los
productos(Expediente No.
08-4564)
CALZADO EN GENERAL,
FABRICACIÓN DE SUELAS DE
TODA CLASE
El solicitante pretende identificar suelas, con la forma usual de las
mismas. La identificación de un producto no puede hacerse con una
forma que reproduzca la forma que normalmente estos tienen
(Resolución No. 42282 de 2008)
Literal d) artículo 135
Causales
absolutas
Consistan exclusivamente en
formas u otros elementos que
den una ventaja funcional o
técnica al producto o al
servicio al cual se aplican
Literal e) artículo 135
Causales
absolutas
Consistan exclusivamente
en un signo o indicación
que pueda servir en el
comercio para describir
(Expediente No. 08-15863)
FEMALE
PERFUMERÍA, ACEITES
ESENCIALES, COSMÉTICOS,
LOCIONES PARA EL CABELLO
FEMALE es descriptivo ya que hace referencia directa al tipo de
consumidor al que se encuentran dirigidos los productos que
se pretenden identificar (Resolución No. 1739 de 2009)
Literal f) artículo 135
Causales
absolutas
Consistan exclusivamente
en un signo que sea el
nombre genérico o técnico
del producto o servicio
(Expediente No. 07-72446)
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
ANTACID es un nombre técnico usado por los fabricantes y
expertos farmacéuticos para denominar una medicina que
previene o alivia la acidez estomacal (Resolución No. 24979 de
2008)
Literal g) artículo 135
Causales absolutas
Consistan exclusivamente o se hubieran
convertido en una designación común o
usual del producto o servicio (Expediente
No. 07-72446)
CON-TACT
REVESTIMIENTO FLEXIBLE PARA
APLICACIÓN ADHESIVA A SUPERFICIES
PARA PROPÓSITOS DECORATIVOS Y DE
PROTECCIÓN
La expresión CON-TACT, es común o usual, en la medida en que es considerada como necesaria por los
empresarios y los consumidores a los que se encuentra dirigida, para identificar un tipo de papel auto
adhesivo. Es percibida por los consumidores como la designación de un tipo de papel y no como una
marca con origen empresarial (Resolución No. 24979 de 2008)
Literal h) artículo 135
Causales
absolutas
Consistan en un color
aisladamente considerado,
sin que se encuentre
delimitado por una forma
específica
Se pueden registrar colores
contenidos en una forma
Expediente No. 10-101479
Se puede registrar una
combinación de colores
Literal i) artículo 135
Causales absolutas
Puedan engañar a los medios comerciales
o al público (Expediente No. 07-89428)
Clase 9: APARATOS E INSTRUMENTOS
CIENTÍFICOS, NÁUTICOS, GEODÉSICOS,
ELÉCTRICOS, FOTOGRÁFICOS,
CINEMATOGRÁFICOS, ÓPTICOS, DE
PESAR, DE MEDIDA (…)
Una de las funciones de la marca es la informativa, con ella se pretende que el consumidor identifique
las características relevantes. El signo está compuesto por la palabra CAFETERAS, sin embargo, en la
clase 9 que corresponde a los productos a identificar, no existe la posibilidad de incluir cafeteras, así las
cosas, el signo puede inducir al público en error en cuanto a la naturaleza del producto (Resolución No.
26636 de 2008)
Literal j) artículo 135
Causales
absolutas
Reproduzcan, imiten o
contengan una denominación
de origen protegida
(Expediente No. 12-227803)
PARADOR TURÍSTICO,
SERVICIO DE RESTAURANTE,
SERVICIO DE ESTADERO
La expresión SOMBRERO VUELTIAO PARADOR TURÍSTICO reproduce la
expresión SOMBRERO VUELTIAO que es el producto protegido por medio
de la Denominación de Origen Tejeduría Zenú, el cual tiene
reconocimiento mundial por ser la pieza principal de artesanía en
Colombia (Resolución No. 52303 de 2013)
Literal k) artículo 135
Causales
absolutas
Contengan una
denominación de origen
protegida para vinos y
bebidas espirituosas
(Expediente No. 11-125157)
PISCO
PISCO es una denominación de origen que identifica el producto obtenido
de la destilación de los caldos frescos de la fermentación exclusiva del
mosto de uva, el cual es reproducido por la marca solicitada, la cual
incluye una expresión que no brinda ninguna diferencia ni distintividad
(Resolución No. 44686 de 2012)
Literal l) artículo 135
Causales
absolutas
Consistan en una indicación
geográfica nacional o
extranjera susceptible de
inducir a confusión
(Expediente No. 12-79539)
CHAMPAÑERIA
SIBARIS
MONTADITOS
SERVICIO DE DEGUSTACIÓN
CATA, HOSPEDAJE
TEMPORAL, DELIKATESSEN,
GOURMET, BARES, CATERING
CHAMPAÑERÍA SIBARIS MONTADITOS, tiene la potestad de inducir a error
al consumidor, pues estos pueden asociar erróneamente el origen de los
productos con la CHAMPAÑA producto proveniente de la región
CHAMPEGNOISE (Resolución No. 82009 de 2012)
Literal m) artículo 135
Causales
absolutas
Reproduzcan o imiten, escudos de
armas, banderas, emblemas, signos y
punzones oficiales de control y de
garantía de los Estados (Expediente
No. 93-424728)
Publicidad; gestión de negocios
comerciales; administración
comercial; trabajos de oficina
La marca es irregistrable por cuanto reproduce la denominación de un Estado
(Resolución No. 12542 de 1995)
Literal n) artículo 135
Causales
absolutas
Reproduzcan o imiten
signos de conformidad
con normas técnicas
Literal o) artículo 135
Causales
absolutas
Reproduzcan, imiten o
incluyan la denominación
de una variedad vegetal
protegida
Literal p) artículo 135
Causales absolutas
POPPER
Sean contrarios a la ley, a la moral, al
orden público o a las buenas
costumbres (Expediente No. 0837403)
RENDAS DE VESTIR EN GENERAL,
CALZADO EN GENERAL
Atendiendo a las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar, la expresión “Popper”
evoca en el consumidor el concepto de una sustancia alucinógena que causa daños a la salud
y normal funcionamiento social, resultando contraria a la moral, orden público y buenas
costumbres (Resolución No. 55225 de 2009)
Causales
relativas
Literal a) artículo 136
Confundibilidad con marca previamente
solicitada o registrada (Expediente No.
13-164510)
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE
NEGOCIOS
La semejanza entre los signos en conflicto radica en que incluyen en su estructura nominativa
el término TIEMPO/TIEMPOS sin elementos adicionales suficientes para que las marcas se
distingan entre sí. Igualmente, las marcas se encuentran en la misma clase internacional 35
para la identificación de los mismos servicios (Resolución No. 713 de 2014)
Causales
relativas
Literal b) artículo 136
Confundibilidad con nombre comercial
previamente adquirido (Expediente No. 07103527)
FLOTA ENVIGADO
opositor
FLOTA ENVIGADO
solicitado
TRANSPORTE; EMBALAJE Y
ALMACENAJE DE MERCANCÍAS;
ORGANIZACIÓN DE VIAJES
El opositor demostró el uso personal, permanente, anterior y continuo de un nombre comercial idéntico
a la marca solicitada para la identificación de los mismos servicios, por medio de tarjetas de control,
facturas, extractos de cuenta, pagos de SOAT de los vehículos, entre otros documentos (Resolución No.
29386 de 2008)
Causales
relativas
Confundibilidad con lema
previamente solicitado o registrado
(Expediente No. 13-213158)
Literal c) artículo 136
UNA VIDA AL SERVICIO
DE LA VIDA
SAL Y PRODUCTOS DE SAL EN
TODAS SUS FORMAS
El signo solicitado reproduce totalmente la estructura gramatical del lema previamente
registrado y si bien incorpora la expresión ECUASAL, la coincidencia existente generaría
asociación en la mente del consumidor (Resolución No. 21251 de 2014)
Literal d) artículo 136
Causales
relativas
Confundible con otro signo protegido, cuando
el solicitante haya sido distribuidor o persona
autorizada por el titular del signo (Expediente
No. 05-41001)
METALES COMUNES Y SUS
ALEACIONES; MATERIALES DE
CONSTRUCCION METALICOS
El solicitante tenía un contrato de distribución exclusiva con el opositor, demostrado por medio de
facturas y el contrato el cual expresamente contemplaba que el solicitante no podía registrar la marca
CHOVA en Colombia. El opositor es titular de la marca CHOVA en España, México y otros países. Los
signos son idénticos e identifican los mismos productos (Resolución No. 36626 de 2008)
Causales
relativas
Literal e) artículo 136
Consistan en un signo que afecte la identidad o
prestigio de personas jurídicas con o sin fines de
lucro, o personas naturales (Expediente No. 0822322)
TELECOMUNICACIONES, ALQUILER DE
APARATOS DE TELECOMUNICACIÓN, Y
APARATOS PARA LA TRANSMISIÓN
La ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA – ANDI es una persona jurídica sin ánimo de
lucro que tiene seria injerencia en diversos asuntos de interés nacional, principalmente económicos y
sociales. La marca solicitada atentaría contra la identidad de la ANDI, pues se constituye en una
expresión que individualiza la referida institución (Resolución No. 62150 de 2009)
Causales
relativas
Literal f) artículo 136
Consistan en un signo que infrinja el
derecho de propiedad industrial o el
derecho de autor de un tercero (Expediente
No. 05-16402)
VESTIDOS, CALZADOS,
SOMBRERERIA
La marca solicitada reproduce un parte de la creación artística de “The Simpsons”, es decir,
un tercero pretende hacer suya como marca una manifestación artística que no le
corresponde (Resolución No. 56073 de 2008)
Causales
relativas
Literal g) artículo 136
Consistan en el nombre de las comunidades
indígenas, afroamericanas o locales
(Expediente No. 13-237827)
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, CACAO
TRANSFORMADO, TÉ DE CACAO
La expresión ARAWAK constituye el nombre de una de las comunidades indígenas colombianas y ningún
empresario puede registrar una marca que incluya o consista en el nombre de una comunidad local sin la
autorización de la misma (Resolución No. 20848 de 2014)
Causales
relativas
Literal h) artículo 136
Constituyan una reproducción, imitación,
traducción, transliteración o transcripción, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente
conocido (Expediente No. 11-132332)
QUEPINA
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO
HUMANO, EN PARTICULAR PRODUCTO
FARMACÉUTICO ANTIPSICÓTICO
ALPINA es una marca notoria para la industria de los productos alimenticios en
Colombia para el periodo comprendido entre enero de 2007 y febrero de 2012
(Resolución No. 32502 de 2012)
Causales
relativas
Literal h) artículo 136
Constituyan una reproducción, imitación,
traducción, transliteración o transcripción, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente
conocido (Expediente No. 04-20686)
GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS
NO ALCOHÓLICAS
La marca COCA COLA es notoriamente conocida con un éxito comercial absoluto, por lo cual
no se puede permitir el registro de una marca que imite elementos gráficos ampliamente
identificados por los consumidores. Así, pese a las diferencias nominativas, el signo
reproduce una marca notoria y debe ser negado (Resolución No. 21788 de 2006)
Oposición
Andina
Artículo 147
Confundibilidad con marca previamente
solicitada o registrada (Expediente No. 07115843)
PITILLO
PITIYO
CONFITES, DULCES EN TODAS SUS
MODALIDADES Y DEMÁS PRODUCTOS
DE ESTAS MATERIAS NO
COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES
El opositor tiene la marca PITILLO registrada en Ecuador en la clase 30. Las marcas son
ortográfica, fonética y conceptualmente confundibles, para productos con conexidad
competitiva, por lo cual, la marca solicitada debe ser negada (Resolución No. 36746 de 2008)
Ventajas
Desventajas
Procedimiento
ágil
No tiene causal
de
irregistrabilidad
por mala fe
Doble instancia
No existe debate
probatorio
Decisión
posterior a
oposición
No hay
conciliación
obligatoria
Sugerencia
Procedimiento
administrativo hasta
la oposición
Radicada la
oposición citar a
conciliación
obligatoria
Doble instancia ante
las cortes
administrativas
Debate probatorio
ante autoridad
administrativa con
funciones judiciales
GRACIAS
Fernando Triana Soto
Presidente Saliente ASIPI
Calle 93B No. 12-48 P. 4, Bogotá D.C., 110221, Colombia
Tels.: (57-1) 601 9660 – 621 5810 Fax: (57-1) 611 4209 – 635 1914
E-mail: [email protected] Website: http://www.asipi.org