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Centro de Documentación Judicial
Roj: STSJ MAD 12300/2011
Id Cendoj: 28079330022011101600
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 2
Nº de Recurso: 1346/2007
Nº de Resolución: 1519/2011
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Ponente: JUAN FRANCISCO LOPEZ DE HONTANAR SANCHEZ
Tipo de Resolución: Sentencia
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2
MADRID
SENTENCIA: 01519/2011
RECURSO Nº 1346/2007
SENTENCIA Nº 1519
--TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
--Ilustrísimos Señores:
Presidente:
D. Juan F López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D.ª Elvira Adoración Rodríguez Martí
D. Miguel Ángel García Alonso
D. Francisco Bosch Barber
En la Villa de Madrid a trece de octubre de dos mil once.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, los autos del recurso contencioso-administrativo del recurso contencioso-administrativo número
1346/2007 interpuesto por la entidad «Calzados Pablo S.L.» representada por el Procurador Don Ángel Rojas
Santos y asistida por la Letrada Doña Isabel Moreno Morán contra la resolución de 10 de septiembre de 2007
de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó en el recurso de alzada interpuesto contra la
resolución de 26 de diciembre de 2006 que acordó la cancelación de los registros de las variantes 29,30,32
y 40 de Diseño Industrial nº 502.357 "calzado". Ha sido parte la Oficina Española de Patentes y Marcas
representada por el Sr. Abogado del Estado y como codemandados la entidad «Puma A.G. Rudolf Dassler
Sport» representada por el Procurador Don Rafael Gamarra Megias y asistida por el Letrado Don Pablo
González Bueno Catalán de Ocón y la entidad «Estudio 2000, S.A.» representada por el Procurador Don Juan
Manuel Caloto Carpintero y asistida por la Letrada Doña Cristina de Ayala Marín.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites el Procurador Don Ángel Rojas Santos en nombre y
representación de la entidad «Calzados Pablo S.L.» formalizó demanda el día 9 de diciembre de 2.008 en la
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que tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando que en
su día se dictara sentencia por la anule la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de
septiembre de por la que se desestima el recurso de alzada presentado contra la resolución de cancelación
de las variantes 29, 30, 32 y 40 del Diseño industrial núm. 502.357 para "CALZADO", y sea declarada la
procedencia de la concesión de los Diseños Industriales referidos, por no ser de aplicación el artículo 13 de
la Ley del Diseño .
SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado al Sr. Abogado del Estado para que en representación
de la Oficina Española de Patentes y Marcas presentara contestación a la demanda, lo que se verificó por
escrito de fecha 25 de febrero 2009 en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró
pertinentes, la parte terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.
TERCERO.- Conferido traslado para contestación a la demanda por el Procurador Don Rafael Gamarra
Megias en nombre y representación la entidad «Puma A.G. Rudolf Dassler Sport» se presentó escrito el
día 29 de mayo de 2.009 contestando dicha demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de
derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa
recurrida, en concreto la cancelación de los registros de las variantes 30,32 del Diseño Industrial nº 502.357 "
CUARTO.-- Conferido traslado para contestación a la demanda por el Procurador Don Juan Manuel
Caloto Carpintero en nombre y representación la entidad «Estudio 2000, S.A se presentó escrito el día 7 de
julio de 2.009 contestando dicha demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que
consideró pertinentes, la parte terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida,
en concreto la cancelación de los registros de las variantes 30,32 del Diseño Industrial nº 502.357 "
QUINTO.- Que, no estimándose necesaria la celebración de vista pública se concedió a las partes
el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado señalándose para la deliberación,
votación y fallo del presente recurso el día 13 de octubre de 2011 a las 10,00 horas de su mañana, en que
tuvo lugar.
VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don Juan F López de Hontanar Sánchez.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El Procurador Don Ángel Rojas Santos en nombre y representación de la entidad «Calzados
Pablo S.L.» interpone recurso contencioso administrativo la resolución de 10 de septiembre de 2007 de la
Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó en el recurso de alzada interpuesto contra la resolución
de 26 de diciembre de 2006 que acordó la cancelación de los registros de las variantes 29,30,32 y 40 de
Diseño Industrial nº 502.357 "calzado".
SEGUNDO.- La Oficina Española de Patentes y Marcas entiende que la letra f del artículo 13 de la
Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial 20/2003, de 7 de julio , establece que: " De oficio, cuando
así lo disponga esta ley, o mediante 3posición, en los casos y bajo las condiciones establecidas en su título
IV , el registro del diseño será denegado, o si hubiere sido concedido será cancelado cuando: f) el diseño
incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en
virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado". En primer lugar, respecto de
las variantes 29 y 40, que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que
concurren en él los presupuestos aplicativos de las causa de denegación que prevé el artículo 13 , pues en
virtud de los derechos que el registro de una marca confiere a su titular, artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7
de diciembre , éste podrá oponerse al registro de signos idénticos para ámbitos aplicativos idénticos o bien
de signos idénticos o semejantes que por ser asimismo idénticos o similares los ámbitos aplicativos exista
un riesgo de confusión en el público. Así, en el caso que nos ocupa existe entre los registros enfrentados:
diseño 502357, variantes 29 y 40 ," CALZADO" y marca oponente, n°A714394, una evidente similitud entre los
signos así como entre los ámbitos aplicativos pudiendo generar un riesgo de confusión. En efecto, la marca
comunitaria consiste en la representación de una flor caracterizada por tener una configuración plana , con
cinco pétalos semicirculares y perfectamente regulares. En el centro presenta un amplio círculo limitado por
una línea de distinto color al resto. Las variantes afectadas consisten en unas sandalias infantiles de color
blanco con distintos motivos decorativos entre los que se encuentra una flor cuyas características coinciden
con las anteriormente descritas en la marca oponente, lo que nos lleva a concluir que estas variantes integran
un elemento muy similar al protegido por la marca prioritaria. En segundo lugar, respecto de las variantes 30 y
32 y los distintos títulos oponentes, nº M659375, nº H484788, nº H426712, nº A3997616 ( marca cuya fecha de
presentación es anterior a la del diseño solicitado), titularidad de PUMA AG y marcas nacionales n° 788094;
987952; 987953, titularidad de ESTUDIO 2000, una evidente similitud entre los signos así como entre los
ámbitos aplicativos pudiendo generar un riesgo de confusión. En efecto, los diseños controvertidos consisten
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en zapatos deportivos infantiles cuyo elemento decorativo principal consiste en una franja lateral con curvatura
en su parte inferior, parte que aparece dividida en dos. Este elemento presenta evidentes semejanzas con el
propio de las marcas oponentes .
TERCERO.- El artículo 1º de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial
. que tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la protección de la propiedad industrial del diseño,
define: a) el diseño industrial como la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se
derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del
producto en sí o de su ornamentación. b) Producto: todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras
cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos
gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos. c) Producto complejo: un
producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar
el producto. Se registran tanto los diseños meramente ornamentales como los funcionales, con exclusión de
aquéllos cuyas características vengan exclusivamente impuestas por su función técnica. La separabilidad de
la forma y la función es lo que permite que la forma externa de un producto utilitario pueda ser protegida
como diseño, cuando las características de apariencia revisten además novedad y singularidad. También se
preserva la interoperabilidad de productos de diferentes fabricantes excluyendo de la protección mediante
diseño las interconexiones y ajustes mecánicos, con excepción de las que permiten el ensamblaje y conexión
de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular. El artículo 5 . establece que podrán
registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular, considerándose que un diseño es nuevo
cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de
la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Y se consideran idénticos los
diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes. El Artículo 7 establece que se considerará
que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado
difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido
hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica
prioridad, antes de la fecha de prioridad. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en
cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño. Por último el a Artículo 13 de la citada Ley
20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial , que regula las causas de denegación,
establece que de oficio, cuando así lo disponga esta ley, o mediando oposición, en los casos y bajo las
condiciones establecidas en su título IV , el registro del diseño será denegado, o si hubiere sido concedido
será cancelado cuando: .... f) El diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido
en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño
registrado.
CUARTO.- La Oficina Española de Patentes y Marcas entiende que el diseño 502357, variantes 29 y
40, "CALZADO" y marca oponente, n° A 714394, una evidente similitud entre los signos así como entre los
ámbitos aplicativos pudiendo generar un riesgo de confusión. La marca 714394, la representación de una flor
caracterizada por tener una configuración plana , con cinco pétalos semicirculares y perfectamente regulares.
En el centro presenta un amplio círculo limitado por una línea de distinto color al resto. Las variantes afectadas
consisten en unas sandalias infantiles de color blanco con distintos motivos decorativos entre los que se
encuentra una flor cuyas características coinciden con las anteriormente descritas en la marca oponente, lo que
nos lleva a concluir que estasvariantes integran un elemento muy similar al protegido por la marca prioritaria
El recurrente entiende que nos e produce dicha incompatibilidad ya que afirma que debe de rechazarse toda
pretensión de monopolizar representaciones o figuras de animales, flores o plantas, de manera que basta que
éstos elementos no presenten similitud absoluta, para que quepa el registro individualizado de quienes utilizan
dichos elementos en los diseños correspondientes. Por lo que afirma que , el hecho de que tales productos
se representen en diferentes combinaciones cromáticas, hace de los mismos, elementos inmediatamente
diferenciales . por tanto, compatibles.
QUINTO.- Los diseños y las marcas opuestas tienen la siguiente representación
La parte actora señala que la variante 29 consiste en una sandalia infantil en color blanco, dotada de
unas características de forma, novedosas y singulares, que la alejan de cualquier otro diseño existente en el
mercado. En el empeine de dicha sandalia, se han bordado en flores, ornamentalmente, motivos infantiles
como son corazones y una flor del tipo margarita. Dicha flor, de fondo blanco, se compone de un borde en hilo
verde, que conforman cinco pétalos y un círculo central de bordes rosas. Por tanto, la flor incluida es blanca,
formada de bordes verdes (pétalos) y rosas (pistilo). Dicho elemento común se caracteriza por la combinación
de colores blanco-verde-rosa. La variante 40 consiste en un calzado infantil de tipo merceditas, en color de
suela abultada y talón reforzado, en cuyo elemento de sujeción se ha io ornamentalmente, una flor del tipo
margarita, de pétalos rosas y pistilo amarillo. La marca 714394 consiste en la representación esquemática de
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una margarita de configuración plana, de cinco pétalos, negra en cuyo centro se ha trazado una línea circular
blanca. El Tribunal en este caso entiende que existen suficientes diferencias que aportan distinguibilidad a
los diseños respecto de la marca prioritaria, fundamentalmente el color ya que al carecer de este la prioritaria
la impresión visual es distinta. Ha de estimarse el recurso contencioso-administrativo respecto del diseño
502357, variantes 29 y 40 ," CALZADO"
SEXTO.- Respecto de las variantes 30 y 32 del diseño 502.357, la Oficina Española de Patentes
y Marcas afirma que los diseños controvertidos consisten en zapatos deportivos infantiles cuyo elemento
decorativo principal consiste en una franja lateral con curvatura en su parte inferior, parte que aparece dividida
en dos. Este elemento presenta evidentes semejanzas con el propio de las marcas oponentes las marcas
nº M-659.375, nº H-484.788, nº H-426.712, nº A-3.997.616 ( marca cuya fecha de presentación es anterior
a la del diseño solicitado), titularidad de PUMA AG y marcas nacionales n° 788.094; 987.952; 987.953. Los
diseños enfrentados son los siguientes
En este caso el tribunal enteiende que si se produce el supuesto prevenido en el artículo 13 f) de la
Ley , ya que en todos los casos se trata de bandas laterales, ondulantes cóncavo-convexas. La similitud es
vidente funcamentalmente con la marca comunitaria 3.997.616, y si a dicha similitud unimos la notoriedad
de dichas marcas cuya titularidad ostenta la entidad «Puma A.G. Rudolf Dassler Sport», con independencia
de los colores de las bandas la conclusión ha de ser que el diseño pretendido ni es novedoso ni distinguible
pues las marcas prioritarias le precedían. Debe desestimarse el recurso contencioso- administrativo respecto
de estas variantes
SÉPTIMO.- Y según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, considerando la Sala que no es de apreciar
temeridad ni mala fe en la actuación procesal de la partes litigantes, es por lo que no procede formular expresa
condena en costas.
VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador
Don Ángel Rojas Santos en nombre y representación de la entidad «Calzados Pablo S.L.» y en su
virtud ANULAMOS representación de la entidad «Calzados Pablo S.L.» interpone recurso contencioso
administrativo la resolución de 10 de septiembre de 2007 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que
desestimó en el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 26 de diciembre de 2006 que acordó la
cancelación de los registros de las variantes 29,30,32 y 40 de Diseño Industrial nº 502.357 "calzado", en lo
relativo a las variantes 29 y 40 , manteniendo la cancelación de los registros respecto de las variantes 30 y
32, sin expreso pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas, por lo que cada parte abonará
las causadas a su instancia y las comunes lo serán por mitad entre recurrente y recurridos.
Notifíquese la presente resolución con la advertencia de que la misma no es firme pudiendo interponerse
recurso de casación que habrá de prepararse ante esta misma sala en el plazo de los diez días siguientes a
la notificación de la presente resolución, previa constitución del depósito de 50 # en la "Cuenta de Depósitos
y Consignaciones" abierta a esta sección, tal y como establece la disposición adicional decimoquinta de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial según redacción de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de
noviembre , complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva
Oficina judicial.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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