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30/05/2016 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN GESTIÓN DE PATENTES EN EL MARCO DEL PROGRAMA BRIGADA DE PATENTES Barranquilla - 2016 Alexander Agudelo Director Departamento de patentes Agenda: Introducción a la Propiedad Industrial Patentes de Invención Modalidades Suficiencia Secretos Empresariales Requisitos Trámite Derechos adquiridos Justificación e importancia de las patentes Estadísticas Introducción al litigio de patentes Inventores 1 30/05/2016 Introducción a la Propiedad Industrial PROPIEDAD INTELECTUAL Creatividad - Imaginación - Conocimiento - Inversión - Crecimiento Económico - Valor - Activos Intangibles DERECHO DE AUTOR DERECHOS DE OBTENTOR PROPIEDAD INDUSTRIAL Introducción a la Propiedad Industrial PROPIEDAD INDUSTRIAL PATENTES DE INVENCION MODELOS DE UTILIDAD MARCAS LEMAS COMERCIALES SECRETOS INDUSTRIALES DATOS DE PRUEBA NOMBRES COMERCIALES ESQUEMAS DE TRAZADO ENSEÑAS DISEÑOS INDUSTRIALES Nuevas Creaciones DENOMINACIONES DE ORIGEN Signos Distintivos Derecho de la Competencia 2 30/05/2016 Modelos de Utilidad Nueva forma, configuración o disposición de elementos, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía Diseños Industriales Apariencia particular de un producto: reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. 3 30/05/2016 Secretos Empresariales Información NO DIVULGADA que una persona (natural o jurídica) legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero. Bases de datos Fórmulas Información de investigación y desarrollo Métodos o procesos de producción Planes de comercialización Datos sobre costos de producción y distribución Política de descuentos y comisiones Contratos con proveedores, distribuidores, clientes… Información sobre clientes No es secreto: × La información contable × Los estados financieros × Los libros de acta de asamblea y junta directiva × Los activos de propiedad intelectual Secretos Empresariales Requisitos de protección 1. .Ser Secreto El caso de la fórmula de "Listerine.” Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc., 178 F.Supp. 655 (S.D.N.Y. 1959), aff'd280 F.2d 197 (2nd Cir. 1960). 1880s, Dr. Lawrence creó la formula de un antiséptico líquido 1881 LICENCIA a J. W. Lambert (para fabricar) 20USD por venta 1885 reduce regalías a 6USD 75 años de pagos ≈22 millones! 1956 Warner-Lambert solicita terminar con las regalías La fórmula ya no es secreta, publicada en “Journal of the American Medical Association” en 1931. Corte: Secretos comerciales pueden permanecer indefinidamente, pero pueden ser descubiertos por medio legítimo, adquiriendo derecho a su uso. ESTO NO LIBERA DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 4 30/05/2016 Secretos Empresariales Requisitos de protección 1. Ser Secreto .No sea generalmente conocido .No sea fácilmente accesible CASO: listas de clientes… Pueden ser secretos comerciales… Si la información NO ES DE DOMINIO PÚBLICO o fácilmente determinable Por ejemplo, NO SÓLO el nombre de la empresa, sino información no disponible: persona de contacto, número de teléfono o e-mail no público, preferencias…. La información no pública es el valor de una lista de clientes Secretos Empresariales Requisitos de protección 1. Ser Secreto No sea generalmente conocido No sea fácilmente accesible 2. Que tenga valor por ser secreto Que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial . Su . conocimiento y utilización permite una ganancia y ventaja competitiva sobre quienes no la conocen 5 30/05/2016 Secretos Empresariales Requisitos de protección 1. Ser Secreto No sea generalmente conocido No sea fácilmente accesible 2. Que tenga valor por ser secreto Que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial Su conocimiento y utilización permite una ganancia y ventaja competitiva sobre quienes no la conocen 3. Medidas razonables para mantenerla en secreto .Notice measures .Medidas de seguridad: Físicas y/o tecnológicas Secretos Empresariales Límites de la protección: La actividad inventiva de los competidores La dificultad de mantener “secreto” un secreto La ingeniería inversa (SEGA) La información de dominio público (patentes) 6 30/05/2016 Secretos Empresariales Según IPO: >90% de la tecnología se protege por secretos industriales >80% de acuerdos de licencia y cesión de tecnología incluyen know-how Combinación PATENTES+SECRETOS Patentes de Invención 7 30/05/2016 Patentes de Invención ¿ Qué es un descubrimiento? RAE: Hallazgo, encuentro, manifestación de lo que estaba oculto o secreto o era desconocido. ¿ Qué es una invención ? (en materia de patentes) OMPI: un producto o procedimiento que aporta una nueva solución técnica a un problema Patentes de Invención • Invenciones en todos los campos de la tecnología • Invenciones de Producto • Invenciones de Procedimiento 8 30/05/2016 Patentes de Invención INVENCIONES DE PRODUCTO: • Revisten una forma tangible Gillette 1904 1925 1889 Un producto independiente o un producto que constituye una parte de otro producto. Patentes de Invención • Smartphones 9 30/05/2016 Patentes de Invención INVENCIONES DE PROCEDIMIENTO: Secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto o un resultado proyectado O R2 N R N R4 Patentes de Invención No se consideran Invenciones (CAN) • Los descubrimientos • Las teorías científicas o matemáticas • Materia o procesos tal como se encuentran en la naturaleza • Seres vivos • Obras artísticas • Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales • Software • Las formas de presentar información. 10 30/05/2016 Patentes de Invención No son patentables (CAN) • Invenciones que atenten contra el orden público o la moral. • Invenciones que atenten contra la salud o la vida, los vegetales o el medio ambiente. • Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos • Los métodos de diagnóstico, terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal • Usos y segundos usos Patentes de Invención Filosofía del sistema: • PATENTE= Contrato Social Transacción INVENTOR-ESTADO Contenido…. TÉCNICO - JURÍDICO ¿Para quién? Audiencia diversa (lenguaje acorde): - Examinadores de patentes - Jueces - Clientes/inversionistas - Competidores/infractores - Investigadores 11 30/05/2016 Patentes de Invención Partes típicas: Título Información Bibliográfica (inventores, propietarios, país de origen) Resumen Antecedentes Sumario (Breve Descripción) Descripción Detallada Ejemplos Dibujos Reivindicaciones Divulgación Suficiente Corte suprema (1854) Morse no habilita a otros a hacer más que el sistema de repetición que se describe Otras personas pueden hacer medios reales para uso de electromagnetismo para transmitir mensajes (más barato o mejor) Reclama un derecho exclusivo para formas y procesos que no se ha descrito y no se había inventado, y que no podía describir cuando obtuvo su patente Reivindicación 8 es demasiado amplia 12 30/05/2016 Patentes de Invención Divulgación Suficiente ¿Suficiencia? • ¿Se ha reducido el invento a la práctica el invento? • ¿Hay un concepto? ¿Validado? • ¿prototipos/modalidades? • Tecnologías predecibles • Tecnologías impredecibles • CUIDADO: no se puede ampliar !! Casos grises: ¿suficiente información para permitir a una persona medianamente versada reproducir el invento? Patentes de Invención Divulgación Suficiente TECNOLOGÍAS PREDECIBLES Áreas en que la modificación de un sistema tiene efectos reconocidos predecibles| (base en leyes matemáticas y científicas) Ej. Mecánica, Eléctrica Electrónica US3216423: Aparato para facilitar el nacimiento de un bebé por fuerza centrífuga 13 30/05/2016 Patentes de Invención Los resultados o efectos son en gran medida desconocidos. Pequeños cambios pueden producir efectos inesperados Información detallada y evidencia de una apropiada reducción a la práctica se vuelve esencial Divulgación Suficiente TECNOLOGÍAS IMPREDECIBLES Ej. Químicas, Farmacológicas Biológicas. Patentes de Invención … cumplir los REQUISITOS DE PATENTABILIDAD 14 30/05/2016 Patentes de Invención Requisitos de Patentabilidad 1. Materia elegible 2. DESCRIPCIÓN SUFICIENTE 3. NOVEDAD 4. NIVEL INVENTIVO Patentes de Invención NOVEDAD 15 30/05/2016 Patentes de Invención NOVEDAD (anticipación) • Protección de patente no sólo por el saber algo Beneficio al público (valor) Si ese benefició había sido proporcionado, con anterioridad no puede tener protección Patentes de Invención NOVEDAD (anticipación) • Diferente del arte previo (estado de la técnica) • NO exactamente idéntico ! • Cada elemento reclamado descrito y organizado de forma diferente al estado de la técnica arte previo Contraprestación a la infracción: … aquello infringe si es posterior … aquello anticipa si es anterior 16 30/05/2016 Patentes de Invención ¿Qué es el Estado de la Técnica? Información anterior a la FECHA EFECTIVA: Fecha efectiva “primero en presentar” Fecha de solicitud o prioridad TODO documento público: Patentes, Publicaciones técnicas, Abstracts de conferencias, Folletos de marketing, Posters, Productos, Dispositivos, Equipos, Procesos y Materiales Patentes de Invención ¿Qué es el Estado de la Técnica? Invención: 1965 ¿Cómo hacer flotar un barco hundido? Introduciendo cuerpos flotantes: Cuerpos flotantes 1 se insertan en un barco hundido 4, a través de un tubo 3 de un buque de salvamento 2. • GB 1070600 • DE1247893 17 30/05/2016 Patentes de Invención El caso del PATO DONALD: 1949: “El yate hundido” Patente holandesa NL 6514306: negada Patentes de Invención NOVEDAD (anticipación) EJEMPLO: Dispositivo para lavar platos que comprende un guante impermeable que tiene fijado en la parte interior de la mano (palma y dedos) un material limpiador abrasivo. 18 30/05/2016 Patentes de Invención NOVEDAD (anticipación) La búsqueda de arte previo reveló el siguiente documento: Guante impermeable que tiene fijado en la parte interior de la mano (palma y dedos) un material limpiador abrasivo. NOVEDAD??? Solicitud de patente publicada el 7 de enero de 1941. Patentes de Invención NOVEDAD (anticipación) Análisis: European Patent Academy © EPO 2012 19 30/05/2016 Patentes de Invención NIVEL INVENTIVO Patentes de Invención NIVEL INVENTIVO (obviedad) • ¿Motivación? (arte previo y conocimientos “persona medianamente versada en la materia”) para que el inventor hiciera lo que hizo • Referencias, que combinadas, producirían la invención • Diferencias no obvias para el “PMVM” • NO OBVIEDAD: ingenio más allá de lo común !! 20 30/05/2016 Patentes de Invención NIVEL INVENTIVO (obviedad) http://www.youtube.com/watch?v=ekb0ej221YY 2008 Patentes de Invención NIVEL INVENTIVO (obviedad) ¿El “PMVM” lo hubiera hecho así? porque el estado de la técnica le incitó a hacerlo; o en espera de alguna mejora o ventaja Incluso un incentivo implícito es suficiente : demuestra que el “PMVM” habría combinado los elementos de la técnica anterior 21 30/05/2016 Patentes de Invención NIVEL INVENTIVO (obviedad) Análisis en retrospectiva –hindsight: Basarse en la misma invención para desvirtuar el resultado • Prohibido • Debe demostrarse una motivación y la predictibilidad del resultado obtenido Patentes de Invención NIVEL INVENTIVO (obviedad) • Problema técnico sin resolver (avance tecnológico) Indicios • Superación de un prejuicio (expertos: sólo hay una forma de resolverlo) • Simplicidad • Efecto sorprendente • Superación de dificultades • Necesidad de más de dos documentos previos • Transferencia de otro campo de la tecnología no relacionado (ojo) 22 30/05/2016 Patentes de Invención NIVEL INVENTIVO (obviedad) Indicios de ausencia • Agregar etapas o piezas conocidas sin efecto inesperado • Extrapolación simple y directa de hechos conocidos • Cambio de tamaño, forma o proporción sin efecto inesperado • Intercambio de materiales análogos alternativos sin efecto inesperado y con resultados previsibles Patentes de Invención NIVEL INVENTIVO (obviedad) EJEMPLO: 119 F.3d 953 (Fed. Cir. 1997) Invención: carnada de platisol para pezca, que conserva el sabor salino en el agua, por un periodo prolongado • Alto escepticismo por las PMVM • Sal es un aditivo indeseable para el plástico • Explosiones al mezclar sal y plástico • Baja Resistencia y terminado áspero • La carnada se caería NO SE PUEDE HACER 23 30/05/2016 Patentes de Invención NIVEL INVENTIVO (obviedad) • Logró la producción • Éxito comercial • Competidor copió la invención • Y pidió la nulidad de la patente Corte Dist. Arkansas: • Carnadas saladas son conocidas Invalida la patente: • Carnadas de plastisol son conocidas La invención no es • US3079722: moscas de pelo de ardilla, suficientemente diferente del horneadas con levadura y sal arte previo • US2979778: caranda de pástico con atrayentes orgánicos Patentes de Invención NIVEL INVENTIVO (obviedad) DEFENSA: • las carnadas plásticas de la invención NO funcionan por olor, como las conocidas, sino por ser saladas • el plastisol retiene la sal y no se pudre, como las conocidas • fabricación de plastisol con sal, se pensaba imposiblee impráctico 24 30/05/2016 Patentes de Invención NIVEL INVENTIVO (obviedad) Corte Federal: • El arte previo no mostraba la combinación • Los elementos existían por separado y se conocía su utilidad (sal) • La pregunta no es si se podia usar sal… es si sería obvio usarla! • Recomendación de la “PMVM” en contra • Posiblidades de fabricación y calidad • Existencia de los elementos, no combinados antes Cancela la decisón de invalidez Patentes de Invención Trámite Confirmación Denegación Acción de nulidad 25 30/05/2016 Patentes de Invención Derechos Adquiridos • De prohibir: impedir a terceros explotar el invento • NO es un derecho de usar Patente ABC Patente XYZ Patentes de Invención Derechos Adquiridos • De prohibir: impedir a terceros explotar el invento. • NO es un derecho de usar • De disposición • El derecho nace con la concesión (después de un trámite y examen) • Limitación geográfica • Duración limitada 26 30/05/2016 Patentes de Invención Derechos Adquiridos DERECHO DE PROHIBIR: • Patente de Producto: Fabricar el producto Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo o almacenarlo para dichos fin • Patente de Procedimiento: Emplear el procedimiento Ejecutar cualquiera de esos actos, respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento Patentes de Invención Derechos Adquiridos Terminación de los Derechos: Los derechos de exclusividad pueden perderse por: • Vencimiento del término o vigencia • Caducidad por falta de pago de las tasas anuales para su mantenimiento • Nulidad declarada por la autoridad nacional competente 27 30/05/2016 Patentes de Invención Derechos Adquiridos • Patente de Invención: 20 años. • Patente de Modelo de Utilidad: 10 años. • Diseño Industrial: 10 años Patentes de Invención Estrategias de Patentamiento • Patentes Territoriales • Buscar proteger en cada país de interés • Donde no patento, no hay protección y entra al dominio público • Qué es patentable? • Depende del país 28 30/05/2016 Patentes de Invención Estrategias de Patentamiento Momento preciso: Presentación… – Suficientemente temprano para adelantarse a la competencia – Suficientemente tarde para que la invención sea practicable Variantes de la invención viables – Luego no hay oportunidad de agregar materia Patentes de Invención Estrategias de Patentamiento Presentación … ¿dónde? … • Empezar Local: Es más barato En español Derecho de prioridad Después convencionales y/o PCT • Antes de ir global entender el invento!!! (no sólo la tecnología) ¿mercado? (clientes/usuarios/ infractores/licenciatarios) ¿ventaja competitiva? ¿Es fácil de copiar? respeto normas de PI Globalización Fácil cobertura propia y de otros 29 30/05/2016 Patentes de Invención Estrategias de Patentamiento Presentación … Aprender a decir NO… •Parece obvio, pero… patentar sólo cuando se va a lograr algo ¿dónde? … Análisis de entorno … •Investigación de mercados desde el principio •Visión escéptica patentes sólo cuando hay valor •Re-evaluar la tecnología y el potencial de mercado en todas las etapas del proceso de patentamiento •Evaluar si vale la pena seguir en cada etapa Patentes de Invención Justificación del Sistema • valor de una empresa 80% activos intangibles • …patentes • portafolios Valor estratégico !!! 30 30/05/2016 Patentes de Invención Justificación del Sistema Portafolios … • Colección de patentes o solicitudes • …generalmente relacionados • Beneficios: Posición de mercado privilegiada Ingresos por licencias Ventajas estratégicas (defensa contra portafolios rivales) Apalancar inversión Patentes de Invención Justificación del Sistema US issued patents High Tech IT Portafolios … 500000 Valor … 400000 300000 200000 Synthetics and Aerospace 100000 Telegraph and electrical Auto and air 1840 1843 1846 1849 1852 1855 1858 1861 1864 1867 1870 1873 1876 1879 1882 1885 1888 1891 1894 1897 1900 1903 1906 1909 1912 1915 1918 1921 1924 1927 1930 1933 1936 1939 1942 1945 1948 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 0 31 30/05/2016 Patentes de Invención Justificación del Sistema Justificación del Sistema: Portafolios … Valor … • Estimular innovación !!! (espiral positiva) • Evitar derechos exclusivos que afecten la competencia, sin beneficios a la sociedad Patentes de Invención Justificación del Sistema Portafolios … Sin patentes: • Explotación por quienes no inviertieron ningún recurso (tiempo, $$$, inteligencia, esfuerzo) Valor … • ¿Quién invertiría en I+D? Inversión en I+D 1° recuperar la inversion después vienen las ganancias! • Copiadores evitan costos de desarrollo, pueden vender más barato –y aún ganar • el creador no podría siquiera competir!!! ¿ la innovación ocurriría sin patentes? 32 30/05/2016 Patentes de Invención Estadísticas Patentes de Invención Estadísticas Fuente: World Intellectual Property Indicators - 2015 Edition -WIPO 33 30/05/2016 Patentes de Invención Estadísticas Patentes de Invención Estadísticas 34 30/05/2016 Patentes de Invención Estadísticas Alexander Agudelo Director Departamento de patentes [email protected] 35