Perú Cola - Indecopi

Transcripción

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0539-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 138030-2001
SOLICITANTE
:
MANUEL PABLO PANIZO SOLER
OPOSITORAS
:
THE COCA-COLA COMPANY
INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A.
Distintividad del signo solicitado – Prohibición de registro de símbolos de
Estado en la legislación vigente – Registro de nombre geográfico como marca –
Notoriedad de una marca que fluye del mercado – Riesgo de confusión entre
signos que distinguen productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial:
Inexistencia – Mala fe
Lima, nueve de junio de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de noviembre del 2001, Manuel Pablo Panizo Soler (Perú) solicitó el
registro de la marca de producto constituida por la etiqueta conformada por la
denominación PERU COLA escrita en letras características en la parte central de un
rectángulo sobre un fondo con la trama de figuras de un colibrí estilizado; en la parte
inferior izquierda un círculo con la frase UN PRODUCTO DEL GRUPO JPM y debajo
de todo una franja con la frase LO MEJOR DE NOSOTROS! todo en los colores
blanco, rojo, amarillo y negro; conforme al modelo, para distinguir aguas de mesa,
aguas gaseosas, bebidas, zumos de frutas y otras bebidas no alcohólicas, de la
clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 2 de mayo del 2002, The Coca-Cola Company (Estados Unidos de
América) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i)
Su empresa se dedica a la fabricación y comercialización de bebidas no
alcohólicas y productos similares a nivel internacional, habiendo desarrollado
su estrategia comercial, a fin de posicionar en el mercado diferentes marcas,
entre ellas COCA-COLA, invirtiendo dinero y tiempo para ello, con la finalidad
1-60
(ii)
(iii)
de ofrecer la calidad idónea del producto a los consumidores, así como
difundir entre ellos los productos distinguidos con marcas de su propiedad.
Como consecuencia de los grandes esfuerzos desplegados con la marca
COCA-COLA, se ha posicionado en muchos países del mundo como la
primera alternativa en lo que a “colas negras” se refiere. Asimismo, debido a
la extensa difusión de la misma en el mercado, COCA-COLA goza de la
protección especial que se les otorga a las marcas notorias.
La marca COCA-COLA se encuentra debidamente registrada en diversas
clases de la Nomenclatura Oficial, incluyendo la clase 32, entre las cuales se
encuentran las siguientes:
Signo
(iv)
(v)
(vi)
Certificado
Signo
Certificado
N° 802
N° 1285
N° 2166
N° 2754
La notoriedad de la marca COCA-COLA no necesita ser acreditada, como es
el caso de otras marcas que recién se vienen posicionando en el mercado y
que no son ampliamente conocidas por los consumidores, ya que la
notoriedad de la marca COCA-COLA fluye del mismo mercado, debido a su
amplio conocimiento, la extensa difusión de la marca a través de publicidad y
promociones, y a su antigüedad y uso constante.
La protección especial que se le otorga al signo COCA-COLA se hace
extensiva a las distintas formas en que el mismo se presenta en el mercado,
como es el caso de las etiquetas de los productos que llevan los colores
característicos de la marca (fondo rojo con letras blancas características y
línea horizontal amarilla en las presentaciones que a la fecha se
comercializan en el mercado).
Al ser titular de las marcas antes señaladas tiene la facultad de oponerse a
que cualquier tercero pretenda utilizar una denominación o diseño igual o
similar a las mismas, Así, en el presente caso, se pretende registrar una
etiqueta muy similar a las registradas y utilizadas en el mercado por COCA2-60
COLA, por lo que se están vulnerando los derechos de propiedad industrial de
su empresa, resultando incuestionable que con el registro de la marca PERU
COLA y etiqueta se produce un aprovechamiento injusto e ilegal de su
prestigio a favor de los intereses del solicitante.
(vii) El registro y uso de un signo muy similar al de una marca previamente
registrada – más aún en el caso de una marca notoria – trae consigo riesgo
de confusión en el mercado (debido a que la etiqueta que se pretende
registrar acarrea que los consumidores puedan pensar que por la similitud en
la forma de presentar los productos, están adquiriendo COCA-COLA o que se
trata de un producto cuyo origen empresarial es el mismo que el de COCACOLA); aprovechamiento injusto derivado de la notoriedad de la marca
(debido a que los consumidores optarían por comprar PERU COLA,
asumiendo que debería tener la misma calidad que sus productos, debido a la
buena reputación de su empresa en el mercado) y la dilución de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario del signo notoriamente conocido
(debido a que los colores y formas características de sus etiquetas – fondo
rojo, letras blancas características y en algunas presentaciones una línea
horizontal amarilla en la parte superior – serían comunes en la clase 32, lo
cual sería contradictorio con la protección otorgada a sus registros).
(viii) El signo solicitado presenta el mismo fondo rojo en su etiqueta, así como las
letras blancas características en la parte central de la etiqueta que presentan
sus marcas registradas bajo certificados N° 2754 y 1285. Asimismo, “la
etiqueta que está siendo utilizada por la denunciada” (sic) presenta las
mismas características mencionadas, respecto de la etiqueta con la que
actualmente COCA-COLA distingue sus presentaciones, además de
presentar en la parte superior una línea amarilla. En tal sentido, de una visión
integral de los signos, se advierte que el signo solicitado conlleva a confusión
a los consumidores, ya que el consumidor medio podría percibir que PERU
COLA es una segunda marca de COCA-COLA, más aun si ambos signos
distinguen los mismos productos (kolas negras) y que se comercializan en los
mismos lugares.
(ix)
El registro de marcas similares a las suyas por parte del solicitante para la
comercialización del producto PERU COLA, además de infringir los derechos
exclusivos que tiene sobre sus marcas, afecta también el poder distintivo de
sus marcas, constituyendo una amenaza de dilución de las mismas.
(x)
El solicitante está actuando de mala fe al pretender registrar el signo
solicitado que es muy similar a su marca.
Con fecha 18 de junio del 2002, Manuel Pablo Panizo Soler absolvió el traslado de la
oposición formulada por The Coca-Cola Company manifestando lo siguiente:
(i)
Aún si se reconociera la notoriedad de la marca COCA-COLA (denominativa)
sin presentación de pruebas, dicha notoriedad alcanzaría únicamente a la
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(ii)
(iii)
(iv)
(v)
denominación y no a las múltiples y diversas etiquetas que registre y/o utilice
la opositora, ya que el análisis comparativo de los signos debe centrarse en
las marcas tal como fueron registradas por la opositora.
Existen registros de marca de The Coca-Cola Company (certificados N°
62217 y 2756) que si bien incluyen en su conformación la denominación
COCA-COLA, contienen un fondo blanco, por lo que no han sido
mencionados al no contener un fondo rojo. Ello determina que el fundamento
de la oposición radique en el hecho que la etiqueta solicitada contiene un
fondo rojo. Sin embargo, el fondo rojo de una etiqueta no es distintivo ni
exclusivo de determinada empresa ya que existen registradas las marcas
BIMBO COLA (certificado N° 61802), CIENEGUILLA (certificado N° 69550),
KOLA REAL (certificado N° 50873), ZOOMP COLA (certificado N° 54845) y
PLUS COLA (certificado N° 76676).
El único elemento que tiene en común el signo solicitado con las etiquetas
registradas es el fondo rojo, siendo los elementos principales del signo
solicitado y los que establecen una clara diferencia con las etiquetas de la
opositora la denominación PERU COLA, la figura de colibrí de color amarillo
colocada como acento en la letra U de PERU, las figuras de colibrí dispersas
en el fondo de la etiqueta, la franja amarilla en la parte superior, la franja
negra inferior conteniendo la frase LO MEJOR DE NOSOTROS y el sello
lateral indicativo del origen empresarial del producto con la denominación UN
PRODUCTO DEL GRUPO JPM.
El consumidor difícilmente podría asociar la marca PERU COLA como una
segunda marca de COCA-COLA, debido a que la propia etiqueta de PERU
COLA indica que se trata de un producto del Grupo JPM y la publicidad ha
sido comparativa, con lo cual el público claramente identifica que se trata de
un producto competidor, además del hecho que el público consumidor pone
un grado de atención mayor al momento de adquirir gaseosas, ya que tiene
claramente identificada la marca de su preferencia y prestará mayor atención
al momento de buscarla y comprarla.
La distintividad de las marcas de la opositora está dada por la denominación
COCA-COLA y elementos como la cinta dinámica, las líneas plomas paralelas
sobre el fondo rojo, la figura de botella, etc. – ninguno de los cuales se
encuentra presente en el signo solicitado – por lo que los registros de la
opositora presentan algunos elementos originales, pero también algunos
elementos de uso común (el fondo rojo y letras de color blanco) que no tienen
carácter especialmente fantasioso.
Con fecha 8 de mayo del 2002, Industrias Añaños S.A. (Perú) formuló oposición
manifestando lo siguiente:
4-60
(i)
Su empresa es titular de la marca de producto PLUS COLA y logotipo,
registrada en la clase 32 (certificado N° 76676).
(ii)
El signo solicitado constituye una imitación de su marca registrada PLUS
COLA, debido a que presentan mayores semejanzas que diferencias,
compartiendo la misma disposición de los elementos denominativos y los
mismos colores característicos.
(iii)
El signo solicitado es irregistrable debido a que está constituido básicamente
por elementos denominativos cuya protección no es factible, ya que las
denominaciones PERU, COLA y LO MEJOR DE NOSOTROS se encuentran
incursas en las prohibiciones de registro contenidas en el artículo 135 incisos
g) y l) de la Decisión 486, siendo el único componente válidamente
comparable el conjunto de colores del signo solicitado, el cual es claramente
semejante a su marca de producto PLUS COLA y logotipo.
Adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.
Con fecha 18 de junio del 2002, Manuel Pablo Panizo Soler absolvió el traslado de la
oposición formulada por Industrias Añaños S.A. manifestando lo siguiente:
(i)
El signo solicitado está conformado por una etiqueta conformada por una
serie de elementos, tanto denominativos (PERU COLA LO MEJOR DE
NOSOTROS UN PRODUCTO DEL GRUPO JPM) como gráficos que deben
ser vistos en conjunto y que son suficientemente distintivos.
(ii)
La marca denominativa PERU COLA (debió decir PERU KOLA) estuvo
registrada a favor de Sabores Perú, bajo certificado N° 44461 – con
anterioridad al registro de la marca PLUS COLA y etiqueta – por lo que con
anterioridad han coexistido en el registro. Asimismo, al haber solicitado y
obtenido la cancelación por falta de uso de dicha marca obtuvo el derecho
preferente a registrarla. Es más, mediante expediente N° 125848-2001 solicitó
el registro de la denominación PERU KOLA y fue durante el trámite de dicho
signo que se otorgó el registro de la marca PLUS COLA y etiqueta, por lo que
no se encontraron semejanzas entre dichos signos.
(iii)
Resulta evidente la diferencia conceptual entre PERU y PLUS, así como las
diferencias fonéticas y gráficas. Asimismo, en cuanto a los colores de las
etiquetas en cuestión, la opositora no tiene exclusividad sobre la combinación
de colores que es usual para las etiquetas de las “colas negras”, siendo
evidente que el fundamento de la oposición radica en el hecho que el signo
solicitado contiene un fondo rojo. Sin embargo, existen registradas diversas
marcas con fondo rojo, tales como: BIMBO COLA, CIENEGUILLA, KOLA
REAL, ZOOMP COLA, PLUS COLA y COCA-COLA, lo que demuestra que el
fondo rojo en una etiqueta no es distintivo ni exclusivo de determinada
empresa.
5-60
(iv)
La oposición formulada constituye un intento de perjudicar y frenar a la
competencia.
Mediante Resolución N° 13817-2002/OSD-INDECOPI de fecha 4 de diciembre del
2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones formuladas
por The Coca-Cola Company e Industrias Añaños S.A. y otorgó el registro del signo
solicitado (sin reivindicar la denominación PERU COLA). Consideró lo siguiente:
(i)
Respecto a la oposición formulada por The Coca-Cola Company:
a) En cuanto a la notoriedad de la marca COCA-COLA:
− La marca COCA COLA (referida a bebidas gaseosas de la clase 32 de
la Nomenclatura Oficial) es una de las que tiene mayor presencia en el
mercado nacional, siendo líder en dicho rubro, no sólo a nivel nacional
sino internacional, gozando de un nivel importante de reconocimiento
en el mercado de los productos que distingue, extendiéndose el mismo
a lo largo del territorio nacional.
− La marca COCA COLA (denominativa) ha logrado posicionarse en la
mente de los consumidores como una de las marcas con mayor
presencia en el mercado de productos de la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial, siendo prácticamente conocida por la
generalidad de consumidores; debiendo precisarse que el hecho que
distintas marcas mixtas incluyan la denominación COCA COLA no
conlleva a que los elementos gráficos de estas ostenten también la
calidad de notoriamente conocidos.
− No obstante lo anterior, el signo solicitado PERU COLA y etiqueta no
resulta ser ni la reproducción, imitación, traducción, transliteración o
transcripción total o parcial de la marca en cuestión.
En tal sentido, no resulta de aplicación la prohibición de registro
establecida en el inciso h) del artículo 136 de la Dcisión 486.
b) En cuanto al riesgo de confusión entre los signos:
− Los signos en cuestión están destinados a distinguir, entre otros
productos, bebidas gaseosas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
− El signo solicitado PERU COLA UN PRODUCTO DEL GRUPO JPM LO
MEJOR DE NOSOTROS! y logotipo y las marcas registradas ALWAYS
COCA-COLA y logotipo y SIEMPRE COCA-COLA y logotipo resultan
diferentes, debido a que las únicas semejanzas que presentan los
signos radican en la palabra COLA (que es irreivindicable), así como en
los colores blanco y rojo (este último utilizado como fondo), lo cual es
frecuente en signos de la clase 32, por lo que sus demás elementos
denominativos son los que permiten diferenciarlos fonéticamente,
siendo de destacar en el aspecto visual las diversas figuras de ave y
las franjas amarilla y roja que presenta el signo solicitado; mientras que
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(ii)
las marcas registradas presentan la figura de una botella y las
denominaciones ALWAYS y SIEMPRE. Asimismo, mientras que las
marcas registradas tienen una forma de presentación circular, el signo
solicitado es rectangular.
MEJOR DE NOSOTROS! y logotipo y las marcas COCA-COLA COKE
y etiqueta y COKE COCA-COLA y etiqueta son distintos, ya que si bien
coinciden en la denominación COLA, así como en los colores blanco y
rojo (este último como fondo) que resultan elementos irreivindicables,
los signos difieren en su extensión, número de términos, sílabas,
fonemas y letras, todo lo cual incide en su pronunciación, a lo que se
agrega sus distintos elementos gráficos, las figuras de ave y las franjas
amarilla y roja que presenta el signo solicitado, así como la cinta
ondulante y las líneas asimétricas que forman parte de las marcas
registradas.
En tal sentido, no obstante que los signos distinguen los mismos
productos, su concurrencia en el mercado no inducirá a error al público
consumidor, por lo que su coexistencia no afectará el interés del mismo.
Respecto a la oposición de Industrias Añaños S.A.:
a) En cuanto a la naturaleza del signo solicitado:
− Si bien el signo solicitado está conformado por la denominación PERU
(que constituye la denominación del Estado Peruano) y COLA (que
hace referencia a una bebida refrescante) que resultan
denominaciones irreivindicables y por lo tanto carentes de distintividad,
también está conformado por la frase UN PRODUCTO DEL GRUPO
JPM LO MEJOR DE NOSOTROS! y la conjunción de colores rojo,
blanco, negro y amarillo, así como diversos elementos figurativos
(destacando la figura de aves estilizadas), los cuales dotan al mismo de
la distintividad requerida a fin de acceder a registro.
− En tal sentido, no constituye la denominación común o usual de
algunos de los productos que pretende distinguir, por lo que no se
encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso
g) de la Decisión 486.
− Asimismo, si bien el signo solicitado contiene una indicación geográfica
que coincide con la denominación del Estado Peruano, la presencia de
diversos elementos denominativos y figurativos, determina que no sea
susceptible de inducir a confusión al público consumidor respecto al
producto al cual se pretende aplicar, por lo que no se encuentra incurso
en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso l) de la Decisión
486.
b) En cuanto al riesgo de confusión entre los signos:
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− Los signos en cuestión están destinados a distinguir, entre otros
productos, bebidas gaseosas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
MEJOR DE NOSOTROS! y logotipo y la marca PLUS COLA y logotipo
son distintos, debido a que tienen en común elementos de escaso
poder distintivo (la palabra COLA, el fondo de color rojo, así como la
poca relevancia del color blanco en los signos), por lo que resulta
indudable que son los demás elementos que presentan los que
contribuyen a su eficaz diferenciación.
En tal sentido, no obstante que los signos distinguen los mismos
productos, su concurrencia en el mercado no inducirá a error al público
consumidor, por lo que su coexistencia no afectará el interés del mismo.
Con fecha 24 de enero del 2003, The Coca-Cola Company interpuso recurso de
apelación manifestando lo siguiente:
(i)
No sólo la marca COCA-COLA goza de notoriedad sino también los
elementos figurativos que acompañan a dicha marca, toda vez que es con
dichos elementos con los que la marca COCA-COLA ha logrado un
posicionamiento en el mercado, ya que siempre se ha utilizado en el mercado
con elementos gráficos (letras características), por lo que el posicionamiento
de la marca se ha logrado también por el carácter distintivo de los elementos
gráficos que acompañan a la denominación, gozando dichos elementos
gráficos de los mismos privilegios que la denominación en sí, puesto que la
notoriedad de la marca se reconoce tal como el signo es conocido en el
mercado nacional e internacional.
(ii)
El signo solicitado PERU COLA y etiqueta es una imitación parcial de su
marca notoriamente conocida COCA-COLA, ya que la denominación COLA
en el signo solicitado claramente copia e imita parcialmente los elementos
gráficos de su marca, así como la disposición y estilo de las letras
(principalmente la letra C de COCA) utilizándose en la denominación COLA, a
lo cual se añade la imitación de otros elementos, como el color de las
etiquetas, la distribución de los elementos en general y que ambas son
bebidas de color negro, siendo inevitable el riesgo de confusión al que estará
expuesto el público consumidor.
(iii)
El solicitante y las empresas vinculadas están aprovechándose injustamente
del prestigio que goza la marca COCA-COLA en el mercado, toda vez que los
consumidores al creer que PERU COLA es un producto de The Coca-Cola
Company esperarán un producto con la alta calidad y prestigio que tienen los
productos de su empresa. Asimismo, al permitirse el registro del signo
solicitado, existe el riesgo que el fuerte carácter distintivo de la marca COCA8-60
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
COLA (incluyendo sus elementos gráficos) se diluya en el mercado como
consecuencia de permitir que terceros imiten su afamada marca.
De una simple comparación entre el signo solicitado y dos de las marcas
registradas a su favor (certificados N° 2754 y 1285) se puede apreciar que
ambos están conformados por una etiqueta de fondo rojo y por letras blancas
características en la parte central de la etiqueta, además del hecho que la
letra C de PERU COLA es una imitación parcial de su marca notoriamente
conocida COCA-COLA.
Debe tenerse en cuenta las pruebas obrantes en el expediente N° 1510802002, a fin de corroborar las similitudes entre las etiquetas que actualmente
se usan en el mercado por su empresa y por el solicitante.
En el supuesto que el solicitante y las empresas vinculadas obtengan el
registro de PERU COLA y etiqueta y se continúe distribuyendo y
comercializando el producto PERU COLA en una presentación muy similar a
la de su empresa, existiría un significativo riesgo de dilución de su marca,
toda vez que los colores y formas características de sus etiquetas (fondo rojo,
letras blancas características y, en algunas presentaciones, una línea
horizontal amarilla en la parte superior) serían comunes en la clase 32, lo cual
sería contradictorio con la protección otorgada a los registros.
Mediante la estrategia del solicitante de registrar y utilizar una etiqueta muy
similar a las utilizadas y registradas por su empresa, se expone a los
consumidores a un riesgo evidente de confusión sobre la procedencia
empresarial de los productos, debido a la similitud de las etiquetas y de la
presentación general del producto.
Sin perjuicio del análisis de confundibilidad del signo solicitado y las marcas
registradas a su favor bajo certificados N° 2754, 1285 y 62217, el Tribunal
deberá realizar un análisis comparativo entre el signo solicitado y la etiqueta
que The Coca-Cola Company viene utilizando en el mercado, que encuentra
su protección en las normas de competencia desleal.
Es evidente que el solicitante y las empresas vinculadas a este (Compañía
Embotelladora Latina S.A. y Embotelladora Don Jorge S.A.C.) han venido
actuando en contravención de los principios básicos que deben regir en una
economía de libre mercado (la leal y libre competencia y la buena fe
comercial) ya que al pretender registrar la marca PERU COLA y etiqueta que
es similar a las marcas registradas y utilizadas por The Coca-Cola Company,
busca aprovecharse injustamente del prestigio de su empresa y de su marca
notoria COCA-COLA, lo cual incluye la apariencia general del producto
(etiquetas, logos, colores), más aun si el solicitante conocía perfectamente la
etiqueta de COCA-COLA, ya que el solicitante es parte de la familia que
manejaba la empresa Embotelladora Ica S.A., antiguo embotellador de
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(x)
(xi)
Corporación Inca Kola Perú S.A. (empresa vinculada a The Coca-Cola
Company).
Con fecha 2 de mayo del 2002, mediante expediente N° 151080-2002, ha
presentado una denuncia por infracción marcaria por el uso no autorizado de
la marca PERU COLA y etiqueta (signo idéntico al que es materia del
presente procedimiento) contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. (empresa
vinculada al Sr. Manuel Pablo Panizo) en la que la Oficina de Signos
Distintivos – tomando en cuenta el riesgo de confusión al que se exponía al
público consumidor y para evitar un daño irreparable a The Coca-Cola
Company – ordenó medidas cautelares de cese de uso y comiso de la
mercadería que venía siendo comercializada indebidamente usándose el
signo PERU COLA y etiqueta similar a su marca y “trade dress” COCA-COLA.
El solicitante y las empresas vinculadas han lanzado una campaña publicitaria
en la cual se evidencia el comportamiento malicioso del solicitante al querer
“colgarse” del prestigio ganado por su marca COCA-COLA para así lograr
posicionarse en el mercado, campaña que carece de originalidad y mas bien
intenta aprovecharse del posicionamiento de su marca, por lo que ha
denunciado mediante expediente N° 150509-2002 a Embotelladora Don Jorge
S.A.C., por la utilización no autorizada de su marca COCA-COLA en un
anuncio publicitario, en la cual la Oficina de Signos Distintivos ha ordenado el
cese de uso de la marca COCA-COLA en el referido anuncio publicitario.
Con fecha 13 de febrero del 2003, Manuel Pablo Panizo Soler absolvió el traslado
del recurso de apelación interpuesto manifestando lo siguiente:
(i)
Aun si se reconociera la notoriedad de la marca COCA-COLA (denominativa)
sin presentación de pruebas, dicha notoriedad alcanzaría únicamente a la
denominación y no a las múltiples y diversas etiquetas que registre y/o utilice
la opositora.
(ii)
Resulta insólito que se pretenda el reconocimiento sin prueba alguna de la
supuesta notoriedad de la diversidad de elementos gráficos que se han
registrado, muchos de los cuales ni siquiera se encuentran en uso
actualmente.
(iii)
La opositora no ha mencionado los registros de marca de los cuales es titular
que no contienen un fondo rojo, lo que evidencia que el fundamento de su
oposición y de su apelación radica en el hecho que la etiqueta solicitada
contiene un fondo rojo, el cual también se encuentra en marcas registradas a
favor de terceros, por lo que dicho color de fondo no es distintivo ni exclusivo
de una determinada empresa. Asimismo, la opositora no puede reclamar un
derecho de exclusiva sobre el uso de letras de color blanco para las
denominaciones de diversos productos, ya que mayoritariamente se usan
letras de color blanco.
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(iv)
(v)
La opositora ha introducido en su apelación un nuevo argumento que no se
encontraba en su oposición referido a supuestos actos desleales, sobre el
cual la Sala no debe pronunciarse ya que su inclusión es improcedente.
The Coca-Cola Company pretende impedir el crecimiento de un competidor
mediante una estrategia de interposición abusiva de denuncias.
Con fecha 11 de marzo del 2003, The Coca-Cola Company solicitó se programe
fecha y hora para una audiencia de informe oral.
Mediante proveído de fecha 14 de marzo del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual
determinó – del análisis de lo actuado y atendiendo a la materia en discusión –
conceder el uso de la palabra solicitado.
Con fecha 28 de abril del 2003, se llevó a cabo la audiencia de informe oral , en la
que las partes reiteraron sus argumentos.
Con fecha 26 de mayo del 2003, The Coca-Cola Company manifestó que es
inimaginable establecer la notoriedad de la marca COCA-COLA como signo
denominativo, dejando de lado los elementos gráficos que son notoriamente
conocidos por el público consumidor a nivel local e internacional. Señaló que si bien
la notoriedad de COCA-COLA no necesita ser acreditada al fluir del propio mercado,
a fin de acreditar la notoriedad de la marca COCA-COLA con sus letras
características no sólo en Perú sino a nivel internacional, adjuntó diversa
documentación consistente en un listado de registros de la marca COCA-COLA en
letras características en diversos países del mundo; copias de certificados de
registro de la marca COCA-COLA en letras características en diversos países del
mundo, material publicitario y un video de anuncio publicitario.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si el signo solicitado PERU COLA y etiqueta reúne los requisitos de registrabilidad
exigidos por ley.
b) De ser el caso:
− Si la marca COCA-COLA goza de la calidad de notoriamente conocida,
conforme lo ha alegado The Coca-Cola Company.
− Si el signo solicitado PERU COLA y etiqueta se encuentra incurso en la
prohibición establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
− Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado PERU COLA y etiqueta
y las marcas registradas en las que The Coca-Cola Company basó su
oposición.
11-60
− Si Manuel Pablo Panizo Soler ha actuado de mala fe al solicitar el registro de
la marca PERU COLA y etiqueta.
II. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado lo siguiente:
a) Sabores Perú S.A. (Perú) – que posteriormente, por fusión, cambió de nombre a
Corporación Inca Kola Perú S.A. (Perú) – fue titular de la marca de producto
PERU KOLA, para distinguir cerveza, ale, porter, aguas minerales y gasificadas y
otras bebidas no alcohólicas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada
bajo certificado N° 44461, vigente hasta el 22 de diciembre del año 2001.
Con fecha 16 de mayo del 2000, Manuel Pablo Panizo Soler (Perú) solicitó la
cancelación por falta de uso de dicho certificado, mediante expediente N°
106241-2000, la cual fue declarada fundada mediante Resolución N° 143102000/OSD-INDECOPI de fecha 23 de noviembre del 2000.
Cabe precisar que mediante Resolución N° 5351-2000/OSD-INDECOPI de fecha
28 de abril del 2000, la Oficina de Signos Distintivos denegó el registro de la
marca de producto PERU KOLA, solicitado por Milagros Flores Mestanza (Perú)
mediante expediente N° 9997088 – quien cedió sus derechos expectaticios sobre
dicha solicitud de registro a Manuel Pablo Panizo Soler – por considerarlo
confundible con la marca PERU KOLA registrada a favor de Corporación Inca
Kola Perú S.A. (aún vigente en ese momento).
Asimismo, con fecha 3 de abril del 2001, Manuel Pablo Panizo Soler (Perú)
solicitó, mediante expediente N° 125848-2001, el registro de la marca de
producto PERU KOLA, el cual fue denegado mediante Resolución N° 43092002/OSD-INDECOPI de fecha 29 de abril del 2002, al considerarse que carecía
de la distintividad necesaria para constituirse en marca.
b) The Coca-Cola Company (Estados Unidos de América) es titular de las
siguientes marcas de producto en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial:
− La etiqueta que contiene las denominaciones COCA-COLA y COKE escritas
en letras características de color blanco, la cinta ondulante (cinta dinámica) en
colores blanco y plomo, todo sobre un fondo rojo con líneas asimétricas
paralelas entre sí, que distingue debidas no alcohólicas, sus ingredientes y
12-60
jarabes para su preparación y demás productos, de la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 2754, vigente hasta el 17
de noviembre del año 2003.
− La etiqueta que contiene las denominaciones COKE y COCA-COLA escritas
en letras características en color blanco, la cinta ondulante (cinta dinámica) en
colores blanco y plomo, todo sobre un fondo rojo con líneas asimétricas
paralelas entre sí, que distingue bebidas no alcohólicas, sus ingredientes y
jarabes para su preparación y demás, de la clase 32 de la Nomenclatura
Oficial, registrada bajo certificado N° 1285, vigente hasta el 17 de agosto del
año 2003.
− La denominación ALWAYS COCA-COLA y logotipo en la combinación de
colores rojo, blanco, verde y negro, conforme al modelo, que distingue
bebidas no alcohólicas, sus ingredientes y jarabes para su preparación, de la
clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 802,
vigente hasta el 23 de julio del año 2013.
13-60
− La denominación SIEMPRE COCA-COLA y logotipo según modelo, que
distingue bebidas no alcohólicas, sus ingredientes y jarabes para su
preparación, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo
certificado N° 2166, vigente hasta el 29 de octubre del año 2003.
c) Asimismo, The Coca-Cola Company (Estados Unidos de América) es titular,
entre otras, de las siguientes marcas de producto en la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial:
− COCA-COLA, que distingue bebidas no alcohólicas, sus ingredientes y
jarabes para su preparación, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial,
registrada bajo certificado N° 18700, vigente hasta el 9 de julio del año 2013.
− Las palabras COCA-COLA y COKE, una cinta ondulante en el color blanco,
encerrados en un rectángulo negro, conforme al modelo, que distingue
bebidas no alcohólicas, sus ingredientes y jarabes para su preparación, de la
clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 65899,
vigente hasta el 26 de marzo del año 2012.
14-60
− La denominación COCA-COLA escrita en forma estilizada con la figura de una
cinta ondulante (cinta dinámica), conforme al modelo, que distingue bebidas,
tales como aguas bebibles, aguas saborizadas, minerales y gaseosas, y otras
no alcohólicas, tales como bebidas carbonadas (gaseosas), bebidas
energéticas y deportivas, bebidas de fruta y jugos, jarabes, concentrados y los
polvos para hacer bebidas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial,
registrada bajo certificado N° 73058, vigente hasta el 7 de octubre del año
2012.
− La denominación COCA-COLA escrita en forma estilizada, según modelo, que
distingue bebidas no alcohólicas, sus ingredientes y jarabes para su
preparación y demás, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada
bajo certificado N° 51352, vigente hasta el 9 de enero del año 2004.
− La etiqueta que contiene la denominación COCA-COLA en los colores rojo y
blanco, conforme al modelo, que distingue bebidas no alcohólicas incluyendo
las de pocas calorías, bebidas de sabores cítricos y preparaciones para hacer
tales bebidas y demás, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada
bajo certificado N° 62217, vigente hasta el 15 de mayo del año 2006.
15-60
− La denominación COCA-COLA LIGHT y la etiqueta, conforme al modelo, que
distingue bebidas no alcohólicas y otros preparados para la elaboración de las
mismas y demás, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo
certificado N° 82297, vigente hasta el 15 de diciembre del año 2004.
− La denominación DIET COCA-COLA y la etiqueta conforme al modelo, que
distingue bebidas no alcohólicas y otros preparados para la elaboración de las
mismas y demás, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo
certificado N° 48639, vigente hasta el 2 de mayo del año 2003.
− La etiqueta que contiene la denominación DIET COKE escrita en letras
características en color rojo, la cinta ondulante (cinta dinámica) en colores
rojo y plomo, todo sobre un fondo blanco con líneas asimétricas paralelas
entre sí, que distingue bebidas no alcohólicas, sus ingredientes y jarabes para
su preparación, y demás, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada
bajo certificado N° 2756, vigente hasta el 17 de noviembre del año 2003.
16-60
− El emblema, conforme al modelo, que distingue bebidas no alcohólicas y otros
preparados para los mismos, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial,
registrada bajo certificado N° 5596, vigente hasta el 22 de octubre del año
2011.
d) Con fecha 10 de enero del 2003, The Coca-Cola Company (Estados Unidos de
América) ha solicitado mediante expediente N° 170754-2003, el registro de la
marca de producto constituida por la etiqueta rectangular de fondo rojo en
distintos tonos, apareciendo burbujas de diversos tamaños dispersas alrededor
de la denominación COCA-COLA que se encuentra escrita en el centro, en letras
características, y debajo se encuentra una cinta ondulante de colores amarillo,
blanco y gris; conforme al modelo, para distinguir bebidas, tales como aguas
bebibles, aguas saborizadas, minerales y gaseosas, y otras no alcohólicas, tales
como bebidas carbonadas (gaseosas), bebidas energéticas y deportivas, bebidas
de fruta y jugos; jarabes, concentrados y los polvos para hacer bebidas, de la
clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
17-60
e) Manuel Pablo Panizo Soler (Perú) ha solicitado el registro de los siguientes
signos:
− El diseño de etiqueta sin reivindicar color de fondo conformada por la
denominación PERU COLA (en letras blancas con borde amarillo) en cuyo
fondo aparecen figuras de aves, una de las cuales es de color amarillo y
conforma la tilde de la palabra PERU; una línea amarilla y la frase LO MEJOR
DE NOSOTROS! escrita con letras blancas en fondo negro y UN PRODUCTO
DEL GRUPO JPM dentro de un circulo en colores rojo y blanco. Asimismo, la
figura de un rectángulo amarillo en la parte superior izquierda; conforme al
modelo. Solicitud de registro presentada con fecha 25 de junio del 2002,
mediante expediente N° 155400-2002, el cual se encuentra actualmente en
trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.
− La denominación PERU COLA escrita en letras características sobrepuesta
en un fondo donde se aprecia la representación estilizada de una figura nazca
(colibrí) y una figura circular conteniendo las letras estilizadas JPM, la frase
LO MEJOR DE NOSOTROS! escrita en letras características, y demás
leyendas alusivas al producto, todo en los colores rojo, amarillo, blanco y
negro; conforme al modelo. Solicitud de registro presentada con fecha 8 de
agosto del 2002, mediante expediente N° 158962-2002, el cual se encuentra
actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.
18-60
− El diseño de etiqueta en colores rojo, blanco, amarillo y negro, con fondo de
color rojo, conformada por la denominación PERU COLA PRODUCTO
PERUANO GRUPO JPM en letras blancas, en cuyo fondo aparecen figuras
de aves, una de las cuales es de color amarillo y conforma la tilde de la
palabra PERU; en la parte inferior del diseño figura la frase LO MEJOR DE
NOSOTROS escrita con letras blancas en fondo negro; en la parte central
derecha de la etiqueta figura la frase PRODUCTO PERUANO GRUPO JPM
dentro de un círculo rojo y blanco. Asimismo, la figura de un rectángulo
amarillo en la parte superior izquierda; conforme al modelo. Solicitud de
registro presentada con fecha 26 de noviembre del 2002, mediante
expediente N° 167637-2002, el cual se encuentra actualmente en trámite ante
la Oficina de Signos Distintivos.
f) Con fecha 15 de junio del 2001, Leandro Teodoro Chávez Vizurraga (Perú)
solicitó, mediante expediente N° 129843-2001, el registro de la marca de
producto PERU COLA EL GUSTO ES NUESTRO! y etiqueta, para distinguir
productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
19-60
Sin embargo, dicho procedimiento de registro concluyó al haberse desistido el
solicitante.
g) Existen en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial diversas marcas registradas a
favor de distintos titulares que incluyen en su conformación las denominaciones
PERU o COLA, tales como: AMBROSOLI PERU S.A.; CARGILL PERU (mixta);
CHATO DE ICA PERU (mixta); CHULUCANAS JUGOS PERU (mixta); COCO
LOCO PERU (mixta); CONFIPERU; IANSA PERU (mixta); INCA KOLA LA
BEBIDA DEL PERU (mixta); PERU DRY; PERU GOLD; CHIPY-COLA; CHERRY
PEPSI COLA; BIG COLA; BIDU COLA; AFRI-COLA.
h) Asimismo, existen registradas en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial las
siguientes marcas de producto:
Certificado N° 806221
1
Registrada a favor de Markinver S.A. desde el 31 de mayo del 2002.
Registrada a favor de Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L. desde el 11 de abril del año 2003.
3
Registrada a favor de Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L. desde el 6 de noviembre de 1997.
4
Registrada a favor de Alimentos Andinos Golo E.I.R.L. desde el 14 de mayo de 1999.
5
Registrada a favor de Irma Yanet Pino Acero desde el 20 de setiembre del 2002.
20-60
2
6
Registrada a favor de Markinver S.A. desde el 31 de mayo del 2002.
Registrada a favor de Grupo Omnilife S.A. de C.V. desde el 7 de setiembre del 2000.
8
Registrada a favor de Industrias Añaños S.A. desde el 28 de noviembre del 2001.
9
Registrada a favor de Erasmo Wong Lu Vega desde el 31 de diciembre de 1998.
10
Registrada a favor de Envasadora Cieneguilla Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada ECIEN S.R.L.
desde el 21 de febrero del 2001.
11
Registrada a favor de Cervecería Nacional S.A. desde el 27 de diciembre de 1994.
12
Registrada a favor de María Belén Montalvo Sánchez desde el 11 de diciembre del 2001.
21-60
7
2. Cuestión previa
Previamente a analizar el presente caso, cabe pronunciarse sobre algunos de los
argumentos esgrimidos por The Coca-Cola Company en su recurso de apelación:
13
Registrada a favor de Sabores Perú S.A. (posteriormente Corporación Inca Kola Perú S.A.) desde el 9 de mayo
de 1991. Cabe precisar que además, Sabores Perú S.A. fue titular desde el 27 de noviembre de 1987 al 27 de
noviembre de 1997 de la marca BIMBO COLA, conforme se aprecia a continuación:
Asimismo, al solicitarse ambos registros de marca, The Coca-Cola Company formuló oposición, las cuales
fueron desestimadas.
14
Registrada a favor de Embotelladora del Oriente S.R.L. desde el 25 de febrero del 2003.
15
Registrada a favor de Embotelladora Latinoamericana S.A. - ELSA desde el 6 de agosto del 2002.
16
Registrada a favor de Envasadora Cienequilla S.R.L. ECIEN S.R.L. desde el 30 de abril del 2002.
17
Registrada a favor de Lindbergh Meza Cárdenas desde el 24 de febrero del 2003.
18
Registrada a favor de Rosa Fujiki Vda. De Higuchi desde el 5 de febrero de 1998.
22-60
(i)
Respecto a que el Tribunal deberá realizar también un análisis comparativo
entre el signo solicitado y la etiqueta que The Coca-Cola Company viene
utilizando en el mercado, la cual encuentra su protección en las normas de
competencia desleal, sin perjuicio del análisis de confundibilidad del signo
solicitado PERU COLA y etiqueta con las marcas registradas bajo certificados
N° 2754, 1285 y 62217, cabe precisar que las marcas que fueron base de la
oposición por parte de The Coca-Cola Company fueron las registradas bajo
certificados N° 802, 1285, 2166 y 2754, por lo que fue con dichas marcas – y
con la marca que la Oficina de Signos Distintivos consideró que era la que
gozaba de la notoriedad alegada por The Coca-Cola Company – con las que la
Oficina de Signos Distintivos efectuó el análisis respecto al signo solicitado, no
incluyéndose en dicho análisis la marca registrada bajo certificado N° 62217 ni
la etiqueta que The Coca-Cola Company venía utilizando en el mercado. En tal
sentido, a fin de no afectar el derecho al debido procedimiento de las partes y el
derecho de defensa del solicitante, no corresponde que la Sala se pronuncie al
respecto en Segunda Instancia, sin perjuicio que la opositora pueda hacer valer
sus derechos en la vía pertinente.
(ii)
Respecto al argumento invocado por The Coca-Cola Company en su
oposición – y reiterado en su escrito de apelación – referido a que el
solicitante está actuando de mala fe al pretender el registro del signo
solicitado, al ser muy similar a su marca registrada, además del hecho que el
solicitante y las empresas Compañía Embotelladora Latina S.A. y
Embotelladora Don Jorge S.A.C. vienen actuando en contravención a la
buena fe comercial, debido a que el solicitante conocía perfectamente la
etiqueta de COCA-COLA al ser parte de la familia que manejaba la empresa
Embotelladora Ica S.A., antiguo embotellador de Corporación Inca Kola Perú
S.A. (empresa vinculada a The Coca-Cola Company), cabe precisar lo
siguiente:
− La Oficina de Signos Distintivos no se pronunció respecto a la supuesta
mala fe con la que estaría actuando Manuel Pablo Panizo Soler al solicitar
el registro de la marca PERU COLA y etiqueta.
− Si bien el artículo 5.4 de la Ley 27444 establece que el contenido del acto
administrativo “debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho
planteadas por los administrados”; el artículo 14.1 de la referida ley
establece que “cuando el vicio del acto administrativo por el
incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente,
prevalece la conservación del acto”.
23-60
− En tal sentido, dado que el artículo 10 precisa que “son vicios del acto
administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho” (…) “el defecto o
la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente
alguno de los supuestos de conservación del acto”; se ha considerado
que, atendiendo al estado del presente procedimiento y a que la parte
interesada no ha solicitado la nulidad de la resolución emitida en Primera
Instancia, la omisión incurrida es susceptible de ser integrada con el fallo a
expedirse en Segunda Instancia, en mérito del recurso de apelación
interpuesto por The Coca-Cola Company.
Por lo expuesto, en la presente resolución también se procederá a analizar si
Manuel Pablo Panizo Soler ha actuado de mala fe al solicitar el registro del
signo PERU COLA y etiqueta.
3. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado
Es práctica de esta Sala para efectuar el examen de registrabilidad de un signo, partir
de la impresión en conjunto que el mismo pueda suscitar en el público consumidor de
los correspondientes productos o servicios. Sólo excepcionalmente cuando algún
elemento del signo no sirva para indicar su origen empresarial, puede dejar de
tomarse en cuenta parte de él.
En efecto, de estar conformado el signo solicitado de elementos irregistrables que no
indican al consumidor el origen empresarial del producto, el examen se concentrará en
los otros elementos del signo. Ello obedece a la necesidad de que el derecho de
exclusiva que otorga el registro de un signo no recaiga en elementos que no son
protegibles. Afirmar lo contrario implicaría abrir la posibilidad de evadir las
prohibiciones al registro contenidas en la ley. Sin embargo, esta regla no debe ser
aplicada estrictamente, por cuanto puede ser que elementos en principio no
registrables, en combinación con elementos registrables lleguen a determinar la
impresión de conjunto de los signos.
Por lo tanto, cuando se trate de elementos irregistrables en general – como son los
elementos genéricos, descriptivos, comunes o usuales – que en relación con los
demás elementos del signo tengan cierta individualidad se justifica esta separación.
Asimismo, la Sala conviene en precisar que si bien una marca no puede estar
constituida exclusivamente por términos descriptivos, genéricos, comunes o usuales –
en tanto cada elemento que integra el signo mantenga cierta individualidad y
proporcione información característica de los productos o servicios a los que se
24-60
aplique – teóricamente podría suceder que la unión de estos elementos en su conjunto
dé lugar a un nuevo signo que sí sea distintivo.
En todo caso, la unión de denominaciones irregistrables (descriptivas, genéricas,
comunes o usuales) no determina necesariamente y en forma automática que éstas
conserven o pierdan tal carácter, ya que será la función que cumplan dichas
denominaciones dentro del conjunto al que se ha dado lugar – en relación a los
productos o servicios a los cuales estén referidos – lo que determinará el carácter del
signo. Así, en algunos casos estas uniones darán lugar a marcas con una fuerza
distintiva no muy fuerte que deberán coexistir con otros signos que contengan
elementos comunes.
Respecto a los signos conformados por la unión de dos términos genéricos
Fernández-Novoa señala que “Al esforzarse por determinar cuándo la combinación de
dos o más vocablos genéricos es una marca registrable, la jurisprudencia del Tribunal
Supremo Español parece intuir la categoría de marca sugestiva; es decir la marca
consistente en una o varias denominaciones que no describen, sino que meramente
sugieren las cualidades o funciones de un producto”19.
Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 33-IP9520 recogiendo una cita de Breuer Moreno21 establece una condición para inscribir
como marcas los conjuntos compuestos de signos o denominaciones genéricas: “si se
combinan palabras que son nombres genéricos del producto, sin caracterizarlos en
otra forma no obtendríamos una marca válida…”.
De lo expuesto se desprende que si bien es posible que en algunos casos la unión de
elementos irregistrables puede dar lugar a un signo distintivo, para que esto suceda se
requiere que dicha unión sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad de relación
entre el término que alude a la cualidad del producto y la marca.
Sentados estos presupuestos se procederá a efectuar el análisis de los elementos que
conforman el signo solicitado.
3.1 Prohibición de registro de los símbolos de Estado en la legislación vigente
El artículo 135 inciso m) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse
como marca (de productos y servicios) los signos que reproduzcan o imiten, sin
19
Fernández - Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, p. 157.
Con relación a la solicitud de registro de la marca PANPAN PAN PAN para distinguir productos (entre los que
se incluye el pan) de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 257
del 14 de abril de 1997, pp. 21 y 24.
21
Tratado de Marcas, Buenos Aires 1946, segunda edición, p. 81.
25-60
20
permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como
elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas,
signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda
imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas,
banderas, y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización
internacional.
La Sala advierte que la Decisión 486 – a diferencia de la Decisión 344 (artículo
82 inciso j)22 – y, más bien, de modo semejante al artículo 6ter del Convenio de
París23 no prohibe el registro de los nombres o denominaciones de los Estados,
ni exige que los símbolos de Estado cuyo uso esté autorizado deban ser un
elemento accesorio del distintivo principal, ya que conforme se observa, la
prohibición admite como único supuesto de excepción para la utilización de
estos signos que el solicitante cuente con la autorización del Estado u organismo
competente.
La Sala considera que dado que el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo
823 incluye entre los signos protegidos como símbolos de los Estados a los
nombres o denominaciones de los mismos, precisando que dichos signos
solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del
distintivo principal, cabe precisar que dicha disposición no resulta aplicable, toda
vez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en la
Decisión 486, ya que al contener esta última causales de prohibición de registro
que son absolutas – entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibición
de registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exigencia
alguna respecto a su dimensión dentro del signo – las mismas no pueden ser
ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales.
22
El artículo 82 inciso j) de la Decisión 344 concordado con el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823
establecía que no podían registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reprodujeran o
imitaran el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o
abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean
reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional
de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podían registrarse cuando constituyeran un elemento
accesorio del distintivo principal.
23
El artículo 6ter del Convenio de París establece que los Países de la Unión acuerdan rehusar o anular el
registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea
como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas,
banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de
garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.
La Sala conviene en precisar que si bien en dicha norma no existe un impedimento para que el signo consista
sólo en el emblema de un Estado, Fernández-Novoa (El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p.151)
considera que a pesar de que el artículo 6ter guarda silencio en este punto, debe entenderse que el escudo,
bandera o emblema cuyo uso ha sido autorizado, no puede ser el único elemento de la marca solicitada.
26-60
En tal sentido, la Sala considera que, de acuerdo a lo dispuesto por la legislación
vigente, la utilización de la denominación de un Estado debe ser vista dentro del
contexto correspondiente a las indicaciones geográficas y no dentro del marco
correspondiente a la utilización de símbolos del Estado.
3.2 Registro de un nombre geográfico como marca
3.2.1 Limitaciones relativas a estos signos
La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho
de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los
mismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la
Decisión 486:
(i)
Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda
servir en el comercio para describir… (entre otros)… la procedencia
geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse
(inciso e).
Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la
función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del
producto o servicio.
La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que
otros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la
procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el
registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas
a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de
acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al
otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o
servicios.
Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que
exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En
consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí
pueden acceder al registro.
(ii)
Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público… (entre
otros)… sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate
(inciso i).
27-60
Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación
geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en
cuestión24 y éstos no provienen de dicha zona.
(iii)
Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen
protegida para los mismos productos o para productos diferentes,
cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación
con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su
notoriedad (inciso j).
(iv)
Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y
bebidas espirituosas (inciso k).
(v)
Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera
susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a
los cuales se aplique (inciso l).
En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los
correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a
confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro.
Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre
comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse
como marca.
Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres
geográficos, tales como: FLORIDA25 para distinguir conservas de pescado,
ALICANTE26 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES27 o BREMEN28 para
distinguir cerveza o ALASKA29 para helados, las cuales no constituyen
denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o
confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican.
En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y
no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular
de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto
24
El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI
Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del 15.08.97, p. 16.
25
Certificados N°s 4162, 16688, 8337, 3236, 26720.
26
Certificado N° 39267.
27
28
29
Certificados N°s 12009, 25619.
28-60
este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz
de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios.
En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor
para indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo o
descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo
157 de la Decisión 48630 y del artículo 170 del Decreto Legislativo 82331).
3.3 Aplicación al caso concreto
El signo solicitado pretende distinguir aguas de mesa, aguas gaseosas, bebidas,
zumos de frutas y otras bebidas no alcohólicas, de la clase 32 de la Nomenclatura
Oficial, y se encuentra constituido por la etiqueta conformada por la denominación
PERU COLA escrita en letras características en la parte central de un rectángulo
sobre un fondo con la trama de figuras de un colibrí estilizado. En la parte inferior
izquierda un círculo con la frase UN PRODUCTO DEL GRUPO JPM y debajo de
todo una franja con la frase LO MEJOR DE NOSOTROS!, todo en los colores
blanco, rojo, amarillo y negro; conforme se aprecia a continuación:
30
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado
su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la
especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la
prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no
constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea
capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (…).
31
Artículo 170.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin
consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o
seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad,
cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus
servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de
información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios
(….).
29-60
Cabe precisar que si bien la denominación PERÚ que forma parte del signo solicitado
es susceptible, en principio, de ser registrada como parte de un signo distintivo –
conforme se puede apreciar en el literal g) del Informe de antecedentes – dicha
denominación no puede ser apropiada por un solo titular, pues ello impediría que la
misma sea utilizada por los demás competidores en el mercado, en virtud al derecho
de exclusiva que confiere el registro de una marca.
En tal sentido, un signo conformado por dicha denominación sólo podrá acceder a
registro siempre que cuente con elementos adicionales que le otorguen la distintividad
suficiente para actuar en el mercado, como un signo distintivo que pueda ser asociado
con un origen empresarial determinado.
Asimismo, cabe señalar que la denominación COLA al ser un término frecuentemente
utilizado en la conformación de diversas marcas registradas en la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial – conforme se desprende del Informe de antecedentes – y
dada su presencia en el mercado de las bebidas gaseosas ha generado que el
consumidor asocie dicha denominación con las bebidas gaseosas, resultando una
denominación genérica para determinados productos de la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial, por lo que carece por sí misma de la fuerza distintiva necesaria
para identificar un origen empresarial determinado. Al respecto, cabe precisar que si
bien mayormente esta asociación se produce con las bebidas gaseosas oscuras y
amarillas, el mercado actual ofrece bebidas gaseosas de diversos colores y sabores
que incluyen la denominación KOLA / COLA en los signos que las identifican, tales
como KOLA INGLESA, KOLA REAL, etc.
De otro lado, la frase LO MEJOR DE NOSOTROS! resulta descriptiva al hacer
alusión directa a que los productos que se pretenden distinguir son los mejores del
mercado o son los mejores del Perú y que poseen una calidad superior con relación a
los elaborados por los demás competidores, lo cual constituye una característica
(calidad) esperada por los consumidores. En tal sentido, dicha frase es laudatoria al
alabar las características de los productos que se pretende distinguir, por lo que
carece de distintividad, siendo susceptible además de ser utilizada por otros
competidores en el mercado.
En ese sentido, ninguna de las anteriores denominaciones y frases que conforman el
signo solicitado puede ser reivindicada de forma independiente a favor de una sola
persona.
No obstante lo anterior, cabe precisar que la prohibición de registro de signos
descriptivos y/o genéricos se encuentra referida a signos que únicamente se
encuentren constituidos por estos elementos.
30-60
Así, en el caso del signo solicitado, la unión de los términos PERU y COLA (PERU
COLA) escritos en letras características, en conjunción con los elementos JPM32, la
figura de diversos colibríes sobre un fondo de color rojo, entre los cuales resalta un
colibrí de color amarillo y la combinación de colores amarillo, rojo, blanco y negro de
la etiqueta solicitada a registro ha logrado formar un signo con capacidad distintiva.
En consecuencia, será la especial combinación de los elementos denominativos,
figurativos y cromáticos del signo solicitado, la que, en conjunto, es susceptible de
indicar el origen empresarial de los productos que el signo solicitado pretende
distinguir y, en consecuencia, permiten su registro como marca, al constituir un signo
distintivo.
Al respecto, cabe señalar que – de acceder a registro – la protección del signo
solicitado recaería sobre el conjunto del signo y no podrá impedirse que terceros
utilicen las denominaciones PERU y COLA, en forma independiente en relación con
sus productos.
Sin embargo, corresponde a continuación determinar si el signo solicitado se
encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 incisos
a) y h) de la Decisión 486.
4. Notoriedad de la marca COCA-COLA
4.1 Marco conceptual
La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica
para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas
32
Al respecto, cabe precisar que Manuel Pablo Panizo Soler es titular de la marca de producto constituida por el
logotipo conformado por la denominación DON ISAAC KOLA escrita en letras características en donde la
palabra ISAAC se encuentra delineada por una franja en forma ondulante en la parte superior e inferior;
asimismo en la parte inferior izquierda del logotipo se aprecia una figura circular conteniendo la denominación
PRODUCTO DEL GRUPO JPM escrita en letras características, todo en los colores amarillo, blanco, azul y
rojo; conforme al modelo, que distingue aguas de mesa, aguas gaseosas, bebidas, zumos de frutas y otras
bebidas no alcohólicas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 85254, vigente
desde el 30 de setiembre del 2002 hasta el 30 de setiembre del año 2012, tal como se aprecia a continuación:
31-60
nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y
territorialidad.
De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486,
confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título
específico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos".
El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción,
transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a
los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de
confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de
su valor comercial o publicitario.
Para facilitar la calificación de una marca como notoria, el artículo 228 de la Decisión
486 establece de manera simplemente enunciativa ciertos criterios a ser tomados en
cuenta al momento de determinar la notoriedad de una marca.
Dichos criterios son los siguientes:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de
cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de
cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la
actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo
cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País
Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia
del signo en determinado territorio; o,
32-60
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento
por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración
otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo33,
tales como:
a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que
comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;
b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros
para distinguir otros productos o servicios en el mercado;
c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los
productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;
d) la protección obtenida en distintos países; y,
e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.
En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la
notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios
probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la
notoriedad invocada. En efecto, “estando la parte interesada en el triunfo de la
causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la
convicción del juez en la prestación jurisdiccional.”34 En ello radica, precisamente, la
esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza
en el administrador respecto de la notoriedad alegada.
Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el
procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa,
resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos
empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios
de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas
invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios
probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria
de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios
modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales
como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en
33
Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres
comerciales y los lemas comerciales, pp. 10 y ss.
34
Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Maracaibo 1975, p. 10.
33-60
vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas
interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado
territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el
titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de
publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego
de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusión
internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido
publicitario, etc.35
No obstante, puede suceder excepcionalmente que el extenso grado de
conocimiento de la marca entre los consumidores como indicativo de un determinado
origen empresarial fluya del propio mercado, produciendo certeza en el juzgador
respecto de la notoriedad invocada con absoluta prescindencia de los medios
probatorios aportados por las partes.
Al respecto, el Tribunal Andino señala en la sentencia del Proceso N° 5-IP-94 que “...
cuando se trata de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador
en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponde apreciar la
notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio - como en el caso de
rechazarla, o de declarar la nulidad de aquélla - pueda aplicar su propio
conocimiento acerca de la notoriedad de la marca ...”36.
Asimismo, con referencia a la prueba de la marca notoria, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina – citando a Otero Lastres37 – en la sentencia del Proceso N°
20-IP-9738 – y posteriormente, en los Procesos N°s 8-IP-9839 y 6-IP-9940 – señala
que por la necesidad de probar los antecedentes y motivos para que una marca se
haya convertido en notoria, el principio notoria non egent probatione no es aplicable,
sin perjuicio de que sí podría serlo por ejemplo en el caso de la marca COCA-COLA,
cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que
necesite de prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales
como hecho notorio no necesitado de prueba.
Por lo anterior, la Sala considera que en estos casos excepcionales, en que la
notoriedad de la marca fluya del propio mercado como un hecho evidente – lo cual
no debe confundirse con el conocimiento privado de la Administración – la oficina
35
Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 33), pp. 9 y 10.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177 del 20 de abril de 1995, p. 8.
37
La prueba de la marca notoriamente conocida en el derecho marcario, Memorias Seminario Internacional "La
Integración, Derechos y los Tribunales Comunitarios”, José Manuel Otero Lastres p. 255.
38
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332 del 30 de marzo de 1998, p. 38.
39
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 338 del 11 de mayo de 1998, p. 27.
40
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 468 del 12 de agosto de 1999, p. 23.
34-60
36
competente se encuentra en condiciones de pronunciarse declarando la notoriedad
invocada, aun cuando las partes no hayan aportado al expediente prueba alguna. En
efecto, si bien deben existir pruebas que acrediten la notoriedad de la marca – ya
que dicho reconocimiento no puede ser atribuido arbitrariamente por la Autoridad
administrativa – ello no significa necesariamente que éstas deban ser aportadas
físicamente por la parte interesada, pues en virtud del principio de la comunidad de
la prueba41, ésta surte efectos con independencia de quien la haya facilitado.
Frente a ello, la Autoridad administrativa deberá decidir por mandato legal, incluso
de oficio, cuando sea de su competencia hacerlo, sobre el rechazo del registro no
sólo de marcas que puedan crear confusión con otras notoriamente conocidas, sino
también de aquéllas que puedan generar un debilitamiento de la fuerza distintiva o
aprovechamiento de la reputación de las marcas notorias. Esta participación activa
de la administración en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza
la protección del signo en beneficio no sólo de su titular, sino del público consumidor
en general.
La Oficina de Signos Distintivos consideró que la marca COCA-COLA
(denominativa) era la que gozaba de notoriedad, siendo prácticamente conocida
por la generalidad de los consumidores. Al respecto, la Sala considera lo siguiente:
La calidad de notoriamente conocida de la marca COCA-COLA fluye del mercado
debido a lo siguiente:
(i)
Su amplia y constante difusión y presencia en el mercado (alguno de los
registros de marca datan de la década de los años setenta y constantemente
se han solicitado a registro diversas variaciones de la marca)42.
(ii)
Su significativo volumen de ventas y su nivel de preferencia en el mercado.43
41
“El Principio de la comunidad de la prueba, también llamado de la adquisición. Consecuencia de la unidad de la
prueba es su comunidad, esto es, que ella no pertenece a quien la aporta y que es improcedente pretender que
sólo a éste beneficie, puesto que una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para
determinar la existencia o inexistencia del hecho al que se refiere (…). El fin del proceso es la realización del
derecho mediante la aplicación de la ley al caso concreto y como las pruebas constituyen los elementos
utilizados por el juez para llegar a ese resultado, nada importa quién las haya pedido o aportado; desde el
momento que ellas producen la convicción o certeza necesaria, la función del Juez se limita a aplicar la norma
reguladora de esa situación de hecho”. En: Devis Echandía, Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo I,
Buenos Aires 1981, p. 118.
42
El registro de la marca COCA-COLA denominativa, conforme se desprende de su respectivo certificado de
registro, fue renovado al menos desde el año 1978. Asimismo, existen registradas marcas como DIET
COCA.COLA (Certificado N° 48639), COCA.-COLA LIGHT (Certificado N° 82297), COCA-COLA CLASSIC
(Certificado N° 24890), CHERRY COCA-COLA (Certificado N° 32824), entre otras.
43
Según el Informe Gerencial de Marketing Liderazgo de Productos Alimenticios Junio, 2002 realizado por
APOYO Opinión y Mercado S.A. entre el 6 y 14 de junio del 2002 a una muestra aleatoria conformada por 700
35-60
(iii)
(iv)
(v)
Su constante publicidad (consistente no sólo en publicidad gráfica, escrita,
radial, televisiva y exterior, sino también en promociones, tales como: sorteos,
canjes de productos, realización y auspicio de eventos y ofertas con sus
productos).
Su elevada reputación en los sectores empresariales y el alto valor como bien
intangible de la empresa44.
El hecho que su principal producto (bebida gaseosa) constituya un producto
de consumo masivo y de adquisición frecuente entre los consumidores de
diversas edades y niveles socioeconómicos, y que se encuentra disponible en
una amplia gama de medios comerciales (bodegas, supermercados,
restaurantes, bares, establecimientos de comida rápida, cines, estaciones de
servicio, kioskos, ferias y en máquinas dispensadoras ubicadas en diversas
instituciones, empresas, hospitales y negocios).
En tal sentido, si bien fluye del propio mercado la magnitud de difusión, prestigio, uso
constante y extensión de conocimiento de la marca COCA-COLA como signo
distintivo de un determinado origen empresarial, no sólo entre el sector pertinente
sino entre el público consumidor en general, The Coca-Cola Company no sólo ha
manifestado que su marca COCA-COLA constituye una marca notoriamente
conocida sino que ha precisado que no puede establecerse la notoriedad de la
marca COCA-COLA como signo denominativo, dejando de lado los elementos
gráficos que son notoriamente conocidos por el público consumidor a nivel local e
internacional.
Así, a fin de acreditar la notoriedad de la marca COCA-COLA con sus letras
características no sólo en Perú sino a nivel internacional, adjuntó diversa
documentación consistente en un listado de registros y copias de certificados de
registro de la marca COCA-COLA en letras características en diversos países del
mundo (fojas 225 a 3116), así como diverso material publicitario consistente en
hombres y mujeres – incluyendo amas de casa – de Lima Metropolitana, de todos los niveles socioeconómicos
y de 12 a más años de edad, se estableció que la marca preferida de gaseosas era COCA-COLA con un 37%,
por encima de INCA-KOLA (36%), KOLA REAL (10%) y PEPSI (4%). Asimismo, se aprecia que del total de
entrevistados que consumen gaseosas normales, el 38% consumen COCA-COLA, por encima de INCA-KOLA
(33%), KOLA REAL (10%), PEPSI (3%), TRIPLE KOLA (2%), etc., mientras que del total de entrevistados que
consumen gaseosas diet, el 39% consumen COCA-COLA, al igual que INCA KOLA (39%), por encima de
PEPSI
(7%),
TRIPLE
KOLA
(5%),
etc.
Información
extraída
de
Internet
en:
http://www.apoyo.com/informacion_util/detalle_investigacion.asp?cod_art=656&ff=2
44
En los artículos titulados “The 100 Top Brands” elaborados por Interbrand e Interbrand Corp., J.P. Morgan
Chase & Co. en los años 2001 y 2002, respectivamente, publicados en la revista BusinessWeek en los años
2001 y 2002, se puede apreciar que la marca COCA-COLA ocupa el lugar N° 1 del ranking, teniendo un valor
de
69,64
miles
de
millones
de
dólares.
Información
extraída
de
Internet
en:
http://www.businessweek.com/magazine/content/01_32/b3744010.htm y de la revista Businessweek Edición
Europea (Agosto 2002).
36-60
afiches, volantes, gorros, camiones y botellas de miniatura y un video con anuncios
publicitarios.
Asimismo, si bien se ha acompañado publicidad en la que se aprecia la marca
COCA-COLA, conforme se ha solicitado a registro bajo expediente N° 170754-2003,
dicho signo constituye la forma en que se viene usando y publicitando recientemente
la marca COCA-COLA en el mercado y no al momento en que The Coca-Cola
Company formuló oposición.
Al respecto, la Sala hace constar que se ha verificado que la forma en que
mayoritariamente se usa la marca COCA-COLA en el mercado en el producto
principal que distingue (bebidas gaseosas) ya sea en sus botellas, etiquetas, chapas
y/o tapas, así como la forma en que más se publicita – conforme se desprende las
pruebas presentadas – es con el diseño característico de sus letras escritas en color
blanco, generalmente sobre fondo rojo, (aunque no siempre acompañada de la cinta
ondulante de color blanco detrás de la denominación), tal como se aprecia a
continuación45:
Asimismo, dichos signos con pequeñas variaciones en el color con el que son
usados corresponden a las marcas que tiene registradas The Coca-Cola Company
bajo certificados N° 5135246, 73058 y 275447, tal como se aprecia a continuación:
45
Imágenes extraídas de algunos de los medios de prueba presentados por The Coca-Cola Company, así como
del aviso de Embotelladora Latinoamericana S.A. – ELSA en las Páginas Amarillas de Telefónica en
http://amarillastelefonica.com/.
46
Cabe precisar que dicho registro es similar al que la opositora ha acreditado tener también en diferentes países
del mundo, conforme se desprende de las diversas copias de certificados de registro que han sido presentadas
por la opositora.
47
En el caso de este registro específico, el uso no siempre se efectúa con las líneas paralelas oblicuas ni con la
denominación COKE, la cual no es muy publicitada ni conocida en nuestro medio.
37-60
En consecuencia, al haberse determinado que tanto la marca COCA-COLA
(denominativa)48 como las antes citadas constituyen signos notoriamente conocidos,
corresponde a continuación determinar si el signo solicitado PERU COLA y etiqueta
constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción
parcial o total de dichas marcas.
5. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486
El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse
como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación,
traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible
de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la
dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
Al respecto, conviene tener en cuenta lo señalado en la Resolución N° 11271998/TPI-INDECOPI – precedente de observancia obligatoria – a fin de determinar
previamente el significado conceptual de estos términos.
− Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia
de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos.49 En
consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de
procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el
scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal
sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca
notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.50
− Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto.51 Ejecutar una
cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una
marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión
fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en
48
Registrada bajo certificado N° 18700.
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1776.
50
Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 252.
51
García Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires 1995, p. 562.
38-60
49
el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar
una nueva como TABLUL.
− Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que
está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un
texto.52 Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente
conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el
caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria
HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS.
Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias
denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:
− Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra53. Frente a ello, se entenderá
que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos
de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala conviene en precisar
que no se está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo,
colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene una marca
notoria, por ejemplo, si la marca notoria es RAMA, no serían transcripciones de esa
marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun cuando contengan las
mismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se está ante una transcripción
parcial cuando se utilicen algunas letras de una marca notoria, por ejemplo, las
denominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de la
marca notoria RAMA. En tal sentido, sí se consideraría que las denominaciones
RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que
contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole
añadido una partícula final a modo de sufijo). Así también, si la marca notoria fuera
RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca
RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el
mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y
susceptible de ser independizada a la marca notoria).
− Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro.
Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una
lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la
transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada
en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se
52
53
Diccionario de la Lengua Española (nota 49), p. 2004.
Diccionario de la Lengua Española (nota 49), p. 1330.
39-60
reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las
expresiones denominativas.
De acuerdo al significado de los términos antes mencionados, el signo solicitado
PERU COLA y etiqueta no constituye la reproducción (ya que no reproduce ni copia
en forma idéntica o exacta a las marcas reconocidas como notorias); la traducción
(en la medida que el signo solicitado PERU COLA y etiqueta no expresa en otro
idioma o lenguaje a las marcas reconocidas como notorias); la transcripción total o
parcial (por cuanto si bien el signo solicitado PERU COLA y etiqueta comparte la
denominación COLA con las marcas reconocidas como notorias, dado el significado
de dicho término, el mismo es de uso libre en el mercado para productos de la clase
32); ni la transliteración (por cuanto el signo solicitado PERU COLA y etiqueta no
copia a las marcas reconocidas como notorias en caracteres alfabéticos distintos).
En tal sentido, resta por determinar si el signo solicitado PERU COLA y etiqueta
constituye la imitación de las marcas reconocidas como notorias, en la medida que
pueda producir la misma impresión fonética y/o gráfica que estas.
De un análisis de los signos en cuestión, se advierte lo siguiente:
− Si bien los signos comparten la denominación COLA, no pueden establecerse
semejanzas entre los mismos por la sola presencia de dicha denominación, en
virtud a la falta de distintividad de la misma.
− Las denominaciones adicionales que presentan los signos (PERU, JPM / COCA)
no permiten establecer semejanzas fonéticas ni conceptuales entre los mismos.
− Si bien los signos comparten el fondo rojo y el color blanco en que se encuentran
escritas sus denominaciones, así como la grafía cursiva de sus letras, debe
tenerse en cuenta que el fondo rojo en etiquetas que distinguen productos de la
clase 32 de la Nomenclatura Oficial se ha generalizado y es de uso frecuente –
conforme se desprende del Informe de antecedentes – además del hecho que la
grafía cursiva que presenta el signo solicitado no es de un diseño muy especial o
característico, a diferencia de la grafía cursiva que presenta la denominación
COCA-COLA en las marcas reconocidas como notorias, las cuales se caracterizan
por el diseño muy especial de sus letras C.
Así, la primera de ellas es una letra C de gran tamaño que se extiende a modo de
subrayado sobre la partícula OCA de la denominación COCA, en tanto que la letra
C de la denominación COLA llega a extenderse por sobre la partícula OLA de
dicha denominación, presentando una estilización tan especial y característica que
incluso atraviesa la letra L de dicha denominación.
40-60
Todo ello determina que la impresión fonética y gráfica de los signos en cuestión sea
diferente, conforme se aprecia a continuación:
41-60
En consecuencia, no corresponde determinar si el registro del signo solicitado es
susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria;
un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza
distintiva o de su valor comercial o publicitario.
Sin perjuicio de lo expuesto, e independientemente del hecho que el signo solicitado
no constituya la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción
parcial o total de las marcas reconocidas como notorias, The Coca-Cola Company
goza, en virtud al registro de las marcas base de su oposición en el país, de un
derecho de uso exclusivo sobre las mismas, de conformidad con lo establecido por
el artículo 136 inciso a) de la Decisión 48654. En tal virtud, debe determinarse si
existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y dichas marcas.
6. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 – que en su artículo 83 inciso a) concordado con el
artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre
los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a
error55 – el artículo 136 inciso a) de la Decisión 48656 sí establece literalmente el
riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa
del derecho de exclusiva de la marca.
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la
interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 34457 realizada por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-200058 en la
cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos
o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los
de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
54
Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
55
Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de
terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”.
56
Ver nota 54.
57
Ver nota 55.
58
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.
42-60
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o
pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios
idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al
colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de
los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que
deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la
confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser
objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos
productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al público a error", (artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que
la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su
artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere
expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)59.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la
interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva
de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para
el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta
irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así,
puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga
una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se
determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos,
cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de
confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque
se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se
determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo
que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-200060, el Tribunal Andino estableció que: “La
labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes
matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de
productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado.
59
60
Ver nota 54.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.
43-60
Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos
mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la
similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los
mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión
486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud
de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta
siempre, la distintividad de los signos.
6.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, se advierte que existe identidad entre los productos que
pretende distinguir el signo solicitado PERU COLA y etiqueta y los que distinguen las
marcas COCA-COLA y logotipo (certificados N° 802, 2166, 1285 y 2754) registradas
a favor de The Coca-Cola Company. Así, dichos signos están referidos a bebidas de
la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
6.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la
impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público
consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás
contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 82361. Por lo general, el
consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo
que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el
recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello,
al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas
características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más
importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en
cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son
tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los
61
Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al
consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las
semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
44-60
consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-200062 y 76-IP200063.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o
servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la
adquisición y contratación de esos productos o servicios.
Tratándose de bebidas y/o aguas gaseosas de la clase 32 de la Nomenclatura
Oficial cabe precisar que si bien se trata de productos de consumo masivo y
frecuente, el consumidor prestará un mayor grado de atención al momento de
elegirlos, ya que será de acuerdo a sus preferencias que escogerá la bebida
gaseosa que prefiere (cola amarilla, oscura o roja, de naranja, limón o piña, dietética,
con o sin cafeína, etc.) y la cantidad o el tamaño del envase (personal, mediana,
medio litro, 1, 2 y 3 litros, four pack o six pack).
En este orden de ideas, en el caso de los signos mixtos - que de acuerdo al artículo
134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación y
un elemento figurativo -, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del
signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen
dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el
origen empresarial del producto o servicio; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa64, “…a la hora de comparar una marca mixta
con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como
la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante
que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de
manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas
denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos
intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante
de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante
de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”;
precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una
marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento
denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo”.
62
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (ver nota 62), p. 15.
64
Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.
45-60
63
Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir
productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los
productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente (…).
En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta
puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza
del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal
componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un
índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a
ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en
los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta
predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente
figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primer
grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente
denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de
que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas
pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que
repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el
conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar
ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento
figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que tanto el signo solicitado como las marcas registradas constituyen
signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que
determine su impresión en conjunto.
En el presente caso, se advierte que en el caso del signo solicitado, conforme se ha
establecido previamente, es la distribución de sus elementos denominativos,
figurativos y cromáticos en conjunto, la que determinará el origen empresarial de los
productos que pretende distinguir, debido a la falta de distintividad (por sí solos) de los
elementos PERU y COLA, tal como se aprecia a continuación:
46-60
Asimismo, cabe precisar que si bien el signo solicitado presenta en su conformación
una franja amarilla en la parte superior, ello no resulta relevante para el análisis en
cuestión, debido a que es práctica en el mercado que las bebidas gaseosas
presenten una franja amarilla en la parte superior de su etiqueta a fin de indicar o
resaltar en ella la capacidad o el volumen de su contenido, así como el tipo de
envase en que se presenta (descartable, retornable o no retornable).
De otro lado, en el caso de las marcas registradas, serán tanto los elementos
denominativos relevantes que los conforman (COCA-COLA en el caso de las marcas
registradas bajo certificados N° 2754, 802 y 2166 y COKE en el caso de la marca
registrada bajo certificado N° 1285) como sus elementos gráficos y cromáticos, los
que servirán para determinar el origen empresarial de los productos que distinguen,
tal como se aprecia a continuación:
47-60
Certificado N° 802
Realizado el examen comparativo se advierte lo siguiente:
a) Entre el signo solicitado y la marca registrada bajo certificado N° 2754:
Desde el punto de vista fonético, se aprecia que el elemento denominativo
relevante del signo solicitado (JPM) y el elemento denominativo relevante de la
marca registrada (COCA-COLA) no permiten establecer semejanzas fonéticas ni
conceptuales entre los signos. Asimismo, es de precisar que si bien ambos
signos incluyen la denominación COLA en su conformación, esta no puede ser la
que determine la semejanza entre los mismos, por lo que pierde relevancia a
efectos de realizar el examen comparativo.
Desde el punto de vista gráfico, se advierte lo siguiente:
− Si bien los signos comparten el fondo rojo en su conformación, debe tenerse
en cuenta que – conforme se desprende del Informe de antecedentes – el
fondo rojo en etiquetas y logotipos que distinguen productos de la clase 32 de
la Nomenclatura Oficial se ha generalizado y es de uso frecuente, no
pudiendo determinarse la confusión entre los signos solamente en base a
dicho aspecto.
− Si bien los signos comparten el color blanco en que se encuentran escritas
sus denominaciones, así como la grafía cursiva de sus letras, es de precisar
que la escritura en letras cursivas, así como el uso de letras blancas es
frecuente en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial – conforme se puede
apreciar en el Informe de antecedentes – siendo lo que hace diferenciarlas su
especial diseño en cada uno de los signos. Así, mientras el signo solicitado no
presenta un diseño muy especial en sus letras, el diseño de las letras de la
marca registrada es uno muy especial, sobresaliendo la especial grafía de sus
letras C.
48-60
− Mientras que las denominaciones PERU y COLA en el signo solicitado están
escritas una sobre otra, en el caso de la marca registrada las denominaciones
COCA y COLA se encuentran escritas en una misma línea.
− La figura continua de diversos colibríes estilizados (en los que resalta uno de
color amarillo) en el signo solicitado, así como la presencia de la cinta
ondulante en colores blanco y plomo y las líneas paralelas de color plomo en
la marca registrada aportan elementos diferenciadores a los signos.
b) Entre el signo solicitado y la marca registrada bajo certificado N° 1285:
Desde el punto de vista fonético, se aprecia que el elemento denominativo
relevante del signo solicitado (JPM) y el elemento denominativo relevante de la
marca registrada (COKE) no permiten establecer semejanzas fonéticas ni
conceptuales entre los signos.
dicho aspecto.
sus denominaciones, el uso de letras blancas es frecuente en la clase 32 de
la Nomenclatura Oficial – conforme se puede apreciar en el Informe de
antecedentes – siendo lo que hace diferenciarlas su especial diseño en cada
uno de los signos. Así, mientras el signo solicitado presenta la denominación
PERU COLA en letras cursivas, la denominación COKE de la marca
registrada se encuentra en caracteres de imprenta.
color amarillo) en el signo solicitado, así como la presencia de la cinta
ondulante en colores blanco y plomo y las líneas paralelas de color plomo en
la marca registrada aportan elementos diferenciadores a los signos.
c) Entre el signo solicitado y la marca registrada bajo certificado N° 802:
Desde el punto de vista fonético, se advierten las mismas precisiones que las del
literal a)
49-60
dicho aspecto.
letras C.
color amarillo) en el signo solicitado, así como la presencia de la figura de una
botella en colores negro y verde en la marca registrada aportan elementos
diferenciadores a los signos, además del hecho que mientras el signo
solicitado está conformado por una etiqueta rectangular, la marca registrada
se encuentra conformada por un logotipo circular.
d) Entre el signo solicitado y la marca registrada bajo certificado N° 2166:
Desde el punto de vista fonético, se advierten las mismas precisiones que las del
literal a)
letras C.
50-60
− El fondo de color rojo y la figura continua de diversos colibríes estilizados (en
los que resalta uno de color amarillo) en el signo solicitado, así como la
presencia de la figura de una botella en la marca registrada aportan
elementos diferenciadores a los signos, además del hecho que mientras el
signo solicitado está conformado por una etiqueta rectangular, la marca
registrada se encuentra conformada por un logotipo circular.
6.3 Riesgo de confusión
Por lo anterior, y no obstante que los signos en cuestión distinguen los mismos
productos, al presentar diferencias fonéticas y gráficas, así como una distinta
configuración y distribución general de sus elementos, es posible la coexistencia
pacífica de los signos en el mercado.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición
contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.
7. Mala fe del solicitante invocada por The Coca-Cola Company
7.1 Derecho de prelación y buena fe
7.1.1 Concepto y naturaleza jurídica
La buena fe es lo que se ha llamado un standard jurídico, es decir, un modelo de
conducta social o una conducta socialmente considerada como arquetipo, o también
una conducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo ético dado. El
ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando se ejercita de
una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la
conciencia social impone al tráfico jurídico.
Lo que se aspira a conseguir con el principio de buena fe es que el desenvolvimiento
de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones se produzca conforme a una serie de principios que la conciencia
jurídica considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el
legislador, ni establecidos por la costumbre, principios que están implícitos o deben
estarlo en el ordenamiento positivo.
51-60
7.1.2 Clasificación de la buena fe
Aunque el concepto de buena fe es único en el sentido de unidad, la doctrina ha
establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva,
clasificación que responde en buena cuenta a las dos formas en que se manifiesta el
derecho: como normativa o como facultad65.
Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta
establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con
la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia de no dañar un interés
ajeno tutelado por el derecho.
Además, se requiere que la situación jurídica sobre la que recae la buena fe
subjetiva no sea contraria a las normas rectoras del principio del orden público. Sin
embargo, cabe señalar que no todo interés público merece la primacía sobre
principios tan importantes para la vida de la comunidad como la buena fe. Sólo un
interés jurídico específico para la seguridad del tráfico jurídico y de la administración
de justicia puede justificar no ser modificado por el principio de la buena fe. Es por
ello que el principio de buena fe tiene carácter general y amerita una solución
específica en cada caso concreto.
Como consecuencia de esta escala de valores en la cual el principio de orden
público limita la actuación del principio de la buena fe, es que los ordenamientos
jurídicos modernos han optado simplemente por establecer una regulación orientada
hacia el tratamiento - en sentido negativo - de la buena fe, especificando de manera
objetiva las conductas que no son aceptadas en el tráfico mercantil porque se
considera que atentan contra el principio de orden público. De esta manera, la
subjetividad sobre la que descansa el principio de la buena fe subjetiva ha sido
dejada de lado por la tipicidad y regulación (objetivización) de determinadas
conductas específicas.
La primacía del principio de orden público sobre el de la buena fe subjetiva se
encuentra reflejado claramente en el último párrafo del artículo 11 del Decreto
Legislativo 823, disposición que ha excluido expresamente de su ámbito la
aplicación del artículo 2014 del Código Civil66. La exclusión de este artículo implica
que aunque el adquirente de un derecho de propiedad intelectual haya obrado de
65
66
De los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.
Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el
registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque
después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros
públicos.
La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro.
52-60
buena fe, en tanto creía erróneamente (basado en la inexactitud del registro) que el
enajenante del derecho poseía facultades de disposición, la invalidez del derecho de
propiedad industrial determinará la nulidad del acto jurídico.
7.1.3 El rol de la buena fe en el sistema competitivo
a) Consideraciones generales
La buena fe constituye un principio cuya observancia es general para cualquier
relación jurídica, pero en el campo del derecho industrial se manifiesta con un mayor
grado de exigencia, en la medida que la actuación de la Administración en este
campo se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico
mercantil.
Para comprender a cabalidad el concepto de la buena fe es necesario relacionarlo
con el fenómeno de la competencia económica y las diversas ramas del derecho que
giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial
y el Derecho de la Competencia.
La estrecha vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de
la Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta de
manifiesto por la doctrina67, hasta el punto de decirse que la competencia es el tejido
que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier68, la Teoría de la Propiedad
Industrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de la
existencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signos
distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica privilegiada o
exclusiva que ha de ser respetada por los competidores.
La doctrina española señala que “el derecho industrial se orienta a satisfacer un
doble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la
concesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre
competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrollo de
la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las que impiden la
competencia misma.69
Al respecto, debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben
hacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Presupuesto de
67
Franceschelli, Trattato de Diritto Industriale, Vol. I, Milán 1973, p. 28.
Le Droit de la Propriété Industrielle, T. I, París 1952, p. 1.
69
López Gómez, El Principio de “la Ex Ubérrima Fides” como criterio inspirador del Derecho de la Propiedad
Industrial y del Derecho Mercantil, ADI VIII, 1982, p. 190.
53-60
68
esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad y
honestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza recíproca, sin la cual
sería imposible mantener la seguridad jurídica exigida para la fluidez de las
transacciones mercantiles70.
Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento
leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la
buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su
actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal
ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la
buena fe.
Dentro de ese esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un
mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste,
circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que
compiten entre sí, sino también de los consumidores.
El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un
conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad
esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya
gozan de protección registral, sino además, propiciar una conducta leal y honesta de
quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que
pertenece.
En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario
que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su
registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada
supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del
tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser, dependiendo en el momento
en el que nos encontremos, o bien desconocer el derecho de prelación obtenido por
la presentación de su solicitud de registro o bien denegar el registro en atención a la
causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 o bien sancionar con
nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.
En el campo de la propiedad industrial, no cabe duda que el principio del orden
público ostenta una absoluta supremacía sobre el principio de la buena fe subjetiva,
en la medida que, conforme se ha mencionado, su materia de regulación tiene por
objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los
competidores como los del público de los consumidores. Es por ello que tanto la
Decisión 486 como el Decreto Legislativo 823 no sólo restringen el acceso de
70
López Gómez (nota 69), pp. 191 y 192.
54-60
determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones
absolutas y relativas al registro, sino que también regulan en forma objetiva qué tipo
de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el orden público a
través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.
b) La mala fe en la presentación de una solicitud de registro
En nuestra ley de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se
encuentra presente en la etapa pre y post registral.
En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro
contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 según la cual se denegará
el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un
distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido
en el País Miembro o en el extranjero71. En estos casos la Autoridad denegará el
registro de un signo solicitado.
Cabe precisar que el supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que
puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo, por lo que para los
demás supuestos deberá tenerse en consideración que al no haber una causal de
prohibición no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un
signo basado en tales supuestos - no debe olvidarse que durante la etapa preregistral la actuación de la Administración debe orientarse especialmente hacia el
mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.
Por ello, debe tenerse en consideración que al haber impuesto el artículo 672 del
Decreto Legislativo 823 la carga en la administración de no reconocer la prelación
del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber
relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya
vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los
actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la
Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación
procederá, en forma análoga al procedimiento de nulidad.
Cabe indicar que la Decisión 486 no describe ni siquiera a título ejemplificativo, como
sí lo hacía la Decisión 34473, que conductas por ser reprobables objetivamente (ya
71
Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un
supuesto de mala fe.
72
Art. 6.- “La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de
la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se
reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.”
73
El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:
55-60
que son contrarias a la seguridad jurídica y representar un obstáculo para el
desenvolvimiento de la competencia) constituyen actos de mala fe74.
Al respecto, cabe indicar que la enumeración de los supuestos que pueden generar
la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente,
debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general cuyo contenido
está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser
analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto.
Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno a la
aplicación de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos generales,
siguiendo a lo establecido en el derecho comparado75, que incurre en mala fe quien
en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidad
alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de
perjudicar a un competidor. En ese orden de ideas, la mala fe puede presentarse en
forma específica a través de la configuración de los siguientes supuestos:
1. Imitación de una marca.- La imitación de un signo de un tercero puede constituir
un supuesto de mala fe, siempre que represente un acto contrario a la
competencia. Ello puede darse por ejemplo en el caso que el solicitante tenga la
deliberada intención de aproximarse a las características de un signo reconocido
en el tráfico con el objeto de gozar de su reputación.
2. Perturbación de un derecho subjetivo digno de protección.- Esta situación se
produce cuando sin que medie un motivo justificado, un competidor pretende con
su solicitud de registro entorpecer el uso de un signo digno de protección
utilizado anteriormente en el mercado por un tercero76. Para la comprobación de
La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del
registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:
(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:
− Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el
extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con
aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
− Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por
quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.
74
Al comentar la posibilidad de decretar la nulidad de una solicitud de registro de marca, Otamendi comenta que
la Corte Suprema de Justicia Argentina ha aceptado tal posibilidad. Sostiene que no debe olvidarse que una
marca puede estar en trámite durante varios años y se pregunta por qué esperar a que se conceda lo que en
definitiva ha de ser nulo. Agrega que no hay necesidad de esperar todo ese tiempo permitiendo que la
autoridad administrativa continúe con un trámite inútil. Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. Segunda Edición
Ampliada y Actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1995, p. 355.
75
Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es
aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca
presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.
76
Sentencia de fecha 27 de octubre de 1983 emitida por el Tribunal Supremo Alemán. Caso Arostar, GRUR 1984,
pp. 210-211.
56-60
este supuesto es necesaria la realización de un análisis exhaustivo de las
especiales circunstancias del caso concreto.
3. Entorpecimiento de la relación de mercado.- Dentro de este supuesto se
considera el caso por el cual el solicitante se propone, valiéndose de su solicitud,
no sólo obstruir la actividad concurrencial del competidor, sino también destruir la
actividad económica por él desplegada.77
4. Impedimento de la competencia extranjera.- La adquisición de una marca
extranjera también puede resultar ser un acto contrario a la competencia en
aquellos casos en que se esté generalmente ante una marca con un elevado
valor publicitario en el extranjero o se trate de una marca de prestigio mundial.
Sin embargo, para que la solicitud de una marca extranjera de tal naturaleza
presentada por un nacional pueda representar un acto de mala fe y ser contrario
a la competencia, no basta que dicho solicitante conozca que existe una marca
idéntica que es usada en el extranjero por un tercero. Para la configuración de la
mala fe en este tipo de casos, se requiere que el solicitante haya sabido o por lo
menos considerado previsiblemente al tiempo de presentar su solicitud que los
productos distinguidos por la marca extranjera estaban en disposición de ser
importados o usados en el territorio nacional. Ello significa que debe
comprobarse la intención del solicitante de entorpecer la entrada de la marca
extranjera al mercado local.78
En el presente caso, The Coca-Cola Company ha manifestado que Manuel Pablo
Panizo Soler ha actuado de mala fe al pretender el registro de la marca PERU COLA
y etiqueta, que – según manifiesta – es similar a su marca registrada, además del
hecho que el solicitante y las empresas Compañía Embotelladora Latina S.A. y
Embotelladora Don Jorge S.A.C. vienen actuando en contravención a la buena fe
comercial, debido a que el solicitante conocía perfectamente la etiqueta de COCACOLA al ser parte de la familia que manejaba la empresa Embotelladora Ica S.A.,
antiguo embotellador de Corporación Inca Kola Perú S.A. (empresa vinculada a The
Coca-Cola Company).
Al respecto, cabe señalar que conforme se ha determinado en la presente
resolución, no obstante haberse reconocido la notoriedad de la marca COCA-COLA
77
Este supuesto es considerado por la jurisprudencia alemana como contrario a la competencia, en la medida que
se considera que quien adquiere un derecho formal sobre una marca en esas circunstancias abusa de su
derecho para entorpecer la actividad concurrencial de sus competidores. Cfr. Sentencia de fecha 9 de octubre
de 1997 emitida por el Tribunal Supremo Alemán. Caso Analgin, GRUR 1998, pp. 412-414.
78
Sentencia de fecha 2 de abril de 1969 emitida por el Tribunal Supremo Alemán. Caso Recrin, GRUR 1969, pp.
607-611.
57-60
y algunas de sus variantes, el signo solicitado no se encuentra incurso en prohibición
de registro alguna que afecte los derechos de exclusiva que posee la opositora, al
ser suficientemente distintivo y al no haberse encontrado semejanzas entre los
signos en cuestión.
En tal sentido – aún cuando no necesariamente el solicitar el registro de un signo
similar a uno ya registrado constituye una actuación de mala fe por parte de quien lo
solicita – en el presente caso, no existen indicios que permitan suponer que Manuel
Pablo Panizo Soler ha actuado de mala fe al solicitar el registro de la marca de
producto PERU COLA y etiqueta.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 13817-2002/OSD-INDECOPI de fecha 4 de
diciembre del 2002, y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de
producto constituida por la etiqueta conformada por la denominación PERU COLA
escrita en letras características en la parte central de un rectángulo sobre un fondo
con la trama de figuras de un colibrí estilizado; en la parte inferior izquierda un
círculo con la frase UN PRODUCTO DEL GRUPO JPM y debajo de todo una franja
con la frase LO MEJOR DE NOSOTROS! todo en los colores blanco, rojo, amarillo y
negro; conforme al modelo, solicitado por Manuel Pablo Panizo Soler (Perú), para
distinguir aguas de mesa, aguas gaseosas, bebidas, zumos de frutas y otras bebidas
no alcohólicas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña
Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/lt
58-60

Perú Cola - Indecopi

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