La aplicación del Trade Dress en Colombia

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LA APLICACIÓN DEL TRADE DRESS EN COLOMBIA
BRECVE ANALISIS DE SENTENCIAS PROFERIDAS POR LA SIC
Por: Andrés Márquez Acosta
Entendemos por Trade Dress, la apariencia general o presentación de un producto o de un
establecimiento, incluyendo su empaque, forma, diseño, colores, texturas, etc., que
generan una impresión visual integral del producto o servicio.
En Colombia, esta figura no se encuentra regulada de forma específica, pero diferentes
conceptos incluyendo la oficina de marcas y patentes nacional (Superintendencia de
Industria y Comercio) han coincidido en afirmar que es posible obtener su protección a
través de otras figuras como la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o, a
través de las normas de competencia desleal; que son precisamente estas últimas sobre
las que recaerá el presente análisis, al analizar dos sentencias, de las muy pocas
expedidas hasta la fecha, expedidas por el ente precitado en función jurisdiccional.
El mayor interés, recae en que el examinador se abstrae en ambos casos del tema
registral de propiedad industrial, superando este concepto y atendiendo precisamente al
más amplio de Trade Dress.
CASO NO. 1: TEAM FOODS COLOMBIA S.A. (TEAM) VS. LLOREDA S.A. (LLOREDA)
La demandante TEAM, fabrica y comercializa desde hace varios años, el aceite GIRASOLI,
cuya presentación cuenta con unos elementos particulares (Trade Dreess) que superan la
protección marcaria. Este Trade Dress, además de un origen empresarial reputado, ha
determinado a este producto como uno de los referentes top dentro de este segmento.
La demandada, LLOREDA, ha desarrollado una marca de aceite de gran reconocimiento
denominada OLEOCALI, pero dirigida a un estrato de menor poder adquisitivo que el
producto GIRASOLI de TEAM. La presentación de ambos productos en el estado anterior
al presente litigio, era ostensiblemente diferente, así como las propiedades que percibía el
consumidor situado frente a ambos.
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NÓTESE LAS DIFERENCIAS ABSOLUTAS DE AMBAS PRESENTACIONES PREVIAS AL LITIGIO.
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En un afán probado dentro del proceso, en el que LLOREDA pretendía aumentar las
ventas de su producto OLEOCALI, cautivando de forma directa en un porcentaje del 40%
a consumidores del producto GIRASOLI, varió ostensiblemente el Trade Dress de su
producto, altamente generador de confundibilidad y prácticamente prescindiendo de su
marca original OLEOCALI, relegándola a un plano mínimo.
ADEMAS DEL USO DE ELEMENTOS COMUNES, LOS COLORES UTILIZADOS TAMBIÉN ERAN
EXACTOS; INCLUSO, EL DETALLE DEL TEXTO EN MAYÚSCULA CON EXCEPCIÓN DE LA LETRA “I”, ES
UN ELEMENTOS IDÉNTICO EN AMBAS.
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En este punto, la demandada argumentó estar utilizando elementos comunes para este
tipo de productos, argumentado la imposibilidad de dar la exclusiva sobre el uso de los
mismos a cualquier actor del mercado. El examinador determino, invocando el concepto
de Trade Dress, que más allá de poseer los registros marcarios y más allá de utilizar
elementos comunes, como si lo hacían otras actores del mercado (ver gráfica), la forma
como estaban dispuestos estos elementos comunes en el envase de la demandante y la
forma como los había dispuesto la demandada, eran precisamente los elementos
generadores de confusión, condenando mediante sentencia 2762 de mayo 31 de 2012 a la
demandada, ordenándole retirar de forma inmediata el producto del mercado y
adicionalmente condenándola l pago de US 36,000 de los US 75,000 que había solicitado
la demandante, cifra estimada de acuerdo a las inversiones hechas por la demandante en
materia publicitaria, para enviar al público un mensaje claros de diferenciación de ambos
productos.
Actualmente, la presentación de ambos productos es la siguiente:
LLOREDA RETOMO SU MARCA OLEOCALI, UTILIZANDO ELEMENTOS COMUNES, PERO EN
DISPOSICIÓN DIFERENTE NO GENERADORA DE CONFUNDIBILIDAD.
USO DE ELEMNTOS COMUNES POR OTROS ACTORES DEL MERCADO, QUE NO GENERAN
CONFUSION, SIENDO RELEVANTE EN EL FALLO EL CONCEPTO DE TRADE DRESS.
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CASO NO. 2: PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA. (P&G) VS. TECNOQUIMICAS S.A.
La demandada (TECNOQUIMICAS), fabricó bajo licencia por más de 25 años el reconocido
descongestionante nasal Vick VapoRub, tiempo en el cual adquirió el conocimiento
suficiente para desarrollar un producto similar.
Posteriormente, el derecho a la fabricación del original fue adquirido por la demandante
(P&G). La demandada, desarrolló un equivalente, el cual denominó AlivRub, cuya
presentación o Trade Dress, alertó a la demandante llevándola a instaurar el litigio, al
considerar que los elementos utilizados como los colores, tipología, uso de mayúsculas y
minúsculas y otra serie de elementos presentes en ambos envases (Trade Dress),
pretendían generar una confundibilidad en el público, llevando a este a tomar decisiones
de compra equívocas, máxime tratándose de elementos de alto consumo y de bajo análisis
técnico por parte del comprador, argumentos estos sustentados en estudios técnicos de
expertos en mercadeo.
ENVASES DE AMBOS PRODUCTOS
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A este respecto, la demandada TECNOQUIMICAS, excepcionó bajo el argumento de tener
la marca identificadora del producto registrada y adicionalmente agregando la inexistencia
de normas y por ende inaplicabilidad del concepto Trade Dress en Colombia.
El examinador finalmente, desestimó las pretensiones de la demandada mediante
sentencia 3288 de junio 29 de 2012, pero sin tener en cuenta la excepción de
inaplicabilidad de Trade Dress, sino contrariamente considerando que precisamente este
tenía plena aplicabilidad, pero que no se daban los presupuestos de infracción del mismo,
dado que “si bien entre las presentaciones existen semejanzas , tales como la disposición
y ubicación de los colores verde y azul –aunque en distintas tonalidades- … lo cierto es
que las mismas no son suficientes para generar la confusión alegada y, además, se
observan sustanciales diferencias que permiten diluir el riesgo de que el consumidor
adquiera éste, pensando que se trate de aquel…”
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
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Si bien en Colombia no existe regulación expresa del Trade Dress, el concepto
tiene plena aplicabilidad, incluso en decisiones judiciales, lo que puede tener
aplicación en otros países de Latinoamérica en donde se presenten situaciones
similares.
Aunque ambos fallos fueron diferentes respecto a la favorabilidad de la sentencia
(a favor de la demandante en el primero y a favor de la demandada en el
segundo), ambos fueron proferidos por el mismo funcionario, atendiendo a
criterios de Trade Dress.
Lo interesante en ambos casos y es precisamente el tema que nos ocupa, es la
fundamentación de sentencias de competencia desleal, en el concepto de Trade
Dress como una normativa alternativa que permite proteger el Trade Dress como
se mencionó en la parte inicial de este escrito; considerando relevante el concepto
ampliado, superando el tema registral de propiedad industrial.

La aplicación del Trade Dress en Colombia

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