Protección legal de los Programas de Computador: la

Protección legal de los Programas de Computador: la

PATENTES SOBRE SOFTWARE:
DESAFÍO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN†
Juan Fernando Córdoba Marentes*
Con la aparición de la tecnología de la información y, particularmente, de la informática, el
mundo entero se ha visto en la necesidad de reevaluar muchos conceptos previamente
considerados como inamovibles o totalmente ciertos. Naturalmente, el derecho, en general, y el
derecho de la propiedad intelectual, en particular, no han sido ajenos a las nuevas exigencias
impuestas por los avances tecnológicos. Específicamente, la creación de los computadores y de
los programas que les permiten operar, dieron lugar a la discusión sobre la mejor manera de
proteger jurídicamente el componente intelectual involucrado en tales creaciones.
Al responder a este interrogante, no se presentaron mayores problemas respecto de la máquina
como tal (el computador‡, el hardware) porque se ajustaba perfectamente al concepto tradicional
de invención y se trataba de un bien tangible y material. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con
los programas de computador (software) que indicaban a los computadores como operar. Esos
programas no eran fácilmente clasificables: ¿se trataba de instrumentos o mecanismos
intangibles? o quizás, ¿no eran más que accesorios del computador que, por lo tanto, no merecían
una protección legal especial?
Ciertamente, la importancia implícita del software requería una rápida respuesta a estos
planteamientos. Así, autoridades nacionales e internacionales iniciaron un debate que tenía como
propósito aclarar esta cuestión, teniendo en cuenta que la práctica había demostrado la
importancia del software para el desarrollo de la tecnología informática. La discusión se centró
†
Escrito publicado en publicado en "Hacia una comprensión humana del derecho. Estudios en homenaje a Roberto
Suarez Franco", Temis, 2006, pp. 123-144.
*Abogado de la Universidad de La Sabana. Especializado en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad
Externado de Colombia y con Maestría en Derecho (LL.M) de la Universidad de Queensland (Brisbane, Australia).
Profesor titular de “Common Law” en la Universidad de La Sabana, de “Derecho Informático” y “Legislación en
Internet y Comercio Electrónico” en los postgrados de la Universidad del Rosario y en la Universidad de San
Buenaventura de Cali. Consultor en derecho de las telecomunicaciones y de la tecnología. E-mail:
[email protected]
1
Utilizaremos la palabra “computador” con preferencia sobre los términos “computadora” y “ordenador” que
expresan la misma realidad en España y otros países latinoamericanos.
desde el principio en dos modos principales de protección de la propiedad intelectual: los
derechos de autor y las patentes de invención.
En el presente escrito se expondrá lo relacionado con los mecanismos legales utilizados para
proteger los programas de computador y, específicamente, con la posibilidad de protección por
vía de patente. Para este efecto, se examinará primero el régimen de derechos de autor como la
principal figura empleada para proteger el software a nivel mundial, considerando sus principales
desarrollos en los Estados Unidos de América, Australia, Europa y Colombia. Más adelante, se
revisarán los hechos y causas que han llevado a algunos de estos actores a adoptar un sistema de
patentes para proteger los programas de computador. Finalmente, se mencionarán los principales
puntos de divergencia en el debate de la patentabilidad del software y se propondrá una
conclusión.
1. Protegiendo la expresión de una idea: la protección del software mediante derechos de
autor.
1.1. Derechos de autor, copyright y la expresión de la idea.
Como quiera que nos referiremos indistintamente a los derechos de autor y al copyright, es
menester aclarar primero estos dos conceptos relacionados. A pesar de ser considerados como
equivalentes, el primero en el sistema de derecho civil o sistema latino y el segundo en el sistema
de common law, algunos elementos particulares les otorgan un carácter especial.
Por una parte, en el sistema latino se protege ante todo al autor mismo, a quien se le atribuyen dos
clases básicas de prerrogativas, a saber, los derechos morales y los derechos patrimoniales. En
cuanto a los derechos morales, ellos se predican de la persona natural creadora de la obra y se
refieren a la facultad de ser reconocido como el autor de la obra (paternidad) y a mantener la
“integridad” de la misma. Se trata de derechos personalísimos, irrenunciables, trasmisibles
exclusivamente por causa de muerte y perpetuos. Precisamente, el reconocimiento a los derechos
morales se constituye en el núcleo del sistema latino de derechos de autor. En cuanto a los
derechos patrimoniales, ellos hacen referencia a la obtención de beneficio económico por la
reproducción y explotación de la obra, y se predican del titular de la obra, cuya persona no
siempre coincide con la del autor. Nos encontramos ante derechos renunciables, temporales y que
pueden ser objeto de transferencia entre vivos o transmisión por causa de muerte.
Por otro lado, el sistema de copyright, y como su mismo nombre lo sugiere, hace énfasis en el
derecho a copiar o a reproducir una determinada obra. La misma naturaleza patrimonial de este
derecho implica que, generalmente, el titular de la obra sea un empresario (o una empresa)
dedicado profesionalmente a la explotación económica de estos trabajos como, por ejemplo, el
editor, el productor de cine y/o televisión, o el fabricante de productos multimedia. Por su parte,
el autor de la obra detenta algunos derechos morales que, sin embargo, se encuentran limitados en
alcance por los mismos principios establecidos por las decisiones judiciales sobre el particular. El
sistema de copyright entonces gira alrededor de la naturaleza económica de sus derechos y ello
permite que, por ejemplo, se protejan obras que no son suficientemente creativas, pero que si son
el resultado de grandes esfuerzos empresariales y de la inversión de ingentes sumas de dinero:
grandes bases de datos, obras multimedia, nuevas ediciones digitalizadas§.
Cualquiera que sea el sistema aplicado, una característica común del sistema latino y del sistema
de copyright, entre otras varias que no es del caso tratar aquí, es la referida al objeto de
protección. En este punto, existe consenso respecto de un principio general: se protege la
expresión de la idea pero no la idea misma. Referencias en ese sentido se encuentran en leyes y
decisiones de países del common law** y también en las legislaciones de jurisdicciones con
tradición de derecho civil. En nuestro país, exponente del sistema latino de derechos de autor,
ese principio se encuentra contemplado de manera particular en el artículo 6 de la Ley 23 de 1982
§
Cfr. ALVAREZ , María Yolanda y RESTREPO, Luz María. El Derecho de Autor y el Software. Universidad
Pontificia Bolivariana – Biblioteca Jurídica Dike. Medellín. 1997. p. 51-53
**
La Copyright Act (1976) de los Estados Unidos establece en la sección 102 (b) que “En ningún caso la protección
del Copyright en un trabajo original se extiende a la idea, procedimiento, proceso, sistema, método de operación,
concepto, principio o descubrimiento, cualquiera que sea la forma en que esté descrito, explicado, ilustrado o
incluido en dicha obra.” Por otro lado, también en Norteamérica, decisiones judiciales en casos como Whelan
Associates Inc. v. Jaslow Dental Laboratory Inc. o el publicitado caso de Apple Computer v. Microsoft Corporation
and Hewlett Packard Inc. en 1992, respecto de obras informáticas, confirmaron el principio de que no es posible
proteger las ideas subyacentes en una determinada obra. Cfr. RENGIFO, Ernesto. Propiedad Intelectual – El
Moderno Derecho de Autor. Segunda edición. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1997. pp. 94, 96-97,
218
(Ley de Derechos de Autor)†† y en el artículo 7 de la norma andina sobre derechos de autor, la
Decisión 351 de 1993‡‡.
Queda pues claro que el propósito esencial de los sistemas que protegen los derechos de autor
consiste en proteger las múltiples expresiones originales que pueden darse sobre una idea
particular, y no en permitir el monopolio de las ideas, componentes del patrimonio cultural y
tecnológico de la humanidad§§.
1.2. Panorama general en los Estados Unidos, Australia y Europa.
Aunque en los Estados Unidos de Norteamérica se habían presentado algunos casos en los que
diferentes jueces sostenían que el copyright era el modo de protección que mejor se ajustaba al
software***, fue un informe especial, en 1978, el que por primera vez recomendó oficialmente la
adopción de normas legales para proteger los programas de computador por vía de copyright.
En efecto, la Comisión Nacional sobre Nuevos Usos Tecnológicos de Obras protegidas con
Copyright (“CONTU”, por sus siglas en inglés) fue conformada por el congreso norteamericano
para evaluar, entre otros temas, hasta que punto los programas de computador debían ser
protegidos por el régimen de copyright. Su informe final (“el Informe CONTU”) recomendó la
modificación de la legislación sobre copyright para “hacer explícito que los programas de
††
“Las ideas o contenido conceptual de las obras literarias, artísticas y científicas no son objeto de apropiación. Esta
ley protege exclusivamente la forma (…) como las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas
(…)”
‡‡
“Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas
o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el
contenido ideológico o técnico de las obras científicas.”
§§
Cfr. RENGIFO, Ernesto. op.cit. pp. 98
***
Para una mejor comprensión del debate sobre la protección al software, consideramos útil transcribir la
descripción de los pasos constitutivos de un programa de computador que trae Rengifo: “El primero de ellos consiste
en un método matemático escogido para la solución de un problema (algoritmo); es un procedimiento de cálculo
conformado por una secuencia de operaciones que pueden ser numéricas o lógicas; constituye la base del cálculo
lógico o matemático del programa. En el segundo paso, el algoritmo se convierte en un organigrama o en una carta
de flujo (flow chart), es decir, en el diseño del programa (…). En el tercer paso, el programador, con base en el
organigrama, escribe en código fuente (source code) en uno cualquiera de los lenguajes de computador (…) El
código fuente es transferido, almacenado o fijado sobre un disco magnético u otro medio permanente de entrada.
Finalmente, el código fuente es traducido por un compilador o assembler program ubicado en el hardware en un
programa o código objeto (object code). Este programa objeto es el que en efecto opera el computador.” RENGIFO,
Ernesto. op.cit. pp. 206-207
computador, cuando ellos signifiquen una creación original de un autor, son objeto de protección
por vía de copyright”†††.
Las antedichas recomendaciones sentaron las bases para las modificaciones hechas a la Copyright
Act (1976) en el año 1980. Los principales cambios relacionados con nuestro estudio se refirieron
a la inclusión de una definición de programa de computador en la sección 101 y de una
disposición referente a algunos derechos de los usuarios de los programas de computador en la
sección 117.
Entretanto, otros países y algunas organizaciones internacionales estuvieron también estudiando
la manera como debían ellos proteger los programas de computador. Y aunque algunos de estos
países habían comenzado a aplicar la doctrina del “software copyrightability” (la posibilidad el
proteger el software mediante copyright)‡‡‡, un comité de expertos reunido en 1983, bajo el
auspicio de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra, para analizar
la cuestión de la protección legal a los programas de computador, consideró que era prematuro
tomar una decisión final respecto de la manera como debían protegerse internacionalmente los
programas de computador, por cuanto no era claro aún cual de las opciones disponibles (derechos
de autor, patente o una protección sui generis propuesta en un borrador de tratado de la OMPI)
era la más conveniente§§§.
En Australia, sin embargo, un año después de esta discusión (1984), el gobierno federal modificó
su ley de copyright (Copyright Act (1968)), confiriéndole a los programas de computador el
estatus de “obra literaria” (sección 10 (1))****, en gran medida para resolver la controversia
generada por la decisión de primera instancia en el caso de Apple††††.
†††
National Commission on New Technological Uses of Copyright Works. Final Report, 1979.
Según las declaraciones de los países participantes en la reunión de 1983: Alemania, Japón, Países bajos,
Dinamarca, Francia, Reino Unido y Hungría: En OMPI, “Legal Protection of Computer Software” (1983) 17 en
Journal of World Trade Law 537
§§§
OMPI, “Legal Protection of Computer Software” (1983) 17 en Journal of World Trade Law 537
****
MCKEOUGH, J. & STEWART, A., Intellectual Property in Australia, Segunda Edición, Butterworths, Sydney,
1997, p. 230
††††
Apple Computer Inc v Computer Edge Pty Ltd (1983) 50 ALR 581
‡‡‡
Entretanto, la Comunidad Europea comenzó a considerar la necesidad de extender la protección
del régimen de derechos de autor a los programas de computador. El “Documento Blanco” [The
White Paper, COM (85) 310 Final] trató de alcanzar este objetivo en 1985 en el mercado interno,
pero fue el “Documento Verde sobre Copyright y los Retos de la Nueva Tecnología” de 1988 el
que materializó el deseo de la Comunidad Europea de armonizar la protección por copyright para
los programas de computador‡‡‡‡. Finalmente, dados estos antecedentes y después de un largo
debate, la Comunidad Europea adoptó la “Directiva Europea sobre Software”§§§§ en 1991
escogiendo el régimen de derechos de autor como el instrumento más adecuado para proteger los
programas de computador. Aunque el derecho de patentes y los mecanismos contractuales fueron
también analizados durante la discusión, se estimó que tales instrumentos proveían una
protección insuficiente*****.
Se ha sugerido que la adopción internacional del régimen de derechos de autor (o copyright) para
otorgar protección al software (como “obra literaria”) se debió principalmente a la presión
ejercida por los Estados Unidos†††††. En efecto, se menciona con regularidad un informe
preparado en 1984 por el Departamento de Comercio norteamericano en donde se recomendaba
la promoción internacional de los sistemas de copyright y de derechos de autor como
mecanismos legales de protección de los programas de computador. La recomendación fue
debidamente ejecutada por el gobierno norteamericano y antes de terminar la década de los
ochenta, a través de protestas diplomáticas y la amenaza de sanciones comerciales, había logrado
que buena parte de la comunidad internacional ajustara su normatividad para proteger el software
mediante copyright o derechos de autor‡‡‡‡‡.
En todo caso, en 1994 el “Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual y Conexos”
(ADPIC)§§§§§, promovido igualmente por los Estados Unidos******, reafirmó la tendencia
‡‡‡‡
DERCLAYE E, “Software Copyright Protection: Can Europe Learn from American Case Law? Part 1” (2000)
22 (1) en EIPR 7 p. 8
§§§§
Directive 91/250 on the legal protection of computer programs [1991]O.J. L122/42
*****
DERCLAYE, E. op.cit. pp. 9
†††††
Cfr. MCKEOUGH, J. & STEWART, A. op.cit. pp. 227; DERCLAYE, E. op.cit. pp. 9; CLRC, Computer
Software Protection, Attorney-General´s Department, Barton ACT (Australia), 1995. pp. 20-31
‡‡‡‡‡
Cfr. RENGIFO, Ernesto. op.cit. pp. 204
§§§§§
El Acuerdo ADPIC (o TRIPS por sus siglas en inglés) es el anexo 1C del Acuerdo de Marrakech que creó la
Organización Mundial de Comercio (OMC). Este acuerdo fue suscrito el 15 de abril de 1994 y entro en vigor el 1 de
Enero de 1995. El Acuerdo ADPIC es obligatorio para todos los Miembros de la OMC, Colombia uno de ellos.
internacional de proteger los programas de computador mediante el régimen de derechos de
autor. El artículo 10 (1) del ADPIC establece que los programas de computador, se encuentren en
código fuente o en código objeto, deben ser protegidos como obras literarias a la luz de la
Convención de Berna de 1971.
El ADPIC validó entonces el enfoque del régimen de derechos de autor para proteger el software
escogido por muchos países para la primera parte de los años noventa. De acuerdo con Steckler,
existen algunas razones de orden práctico, además de la presión norteamericana, que explican
por qué el régimen de derechos de autor fue considerado como la mejor manera de proteger
legalmente el software (comentario hecho respecto de los países europeos pero igualmente
aplicable a otras jurisdicciones): aceptación internacional, control de los monopolios sobre las
ideas, flexibilidad contractual y alcance de los instrumentos internacionales††††††.
1.3. Panorama colombiano.
Los términos amplios en los que se redactara la Ley 23 de 1982, permitieron que se entendieran
incluidos los programas de computador dentro del objeto de protección de nuestro régimen de
derechos de autor. El artículo 2 de dicha ley establece que los derechos de autor se predican
respecto de obras científicas, literarias y artísticas “cualquiera que sea el modo o forma de
expresión y cualquiera que sea su destinación (…) que pueda reproducirse, o definirse por (…)
cualquier otro medio conocido o por conocer”. De todas maneras, aunque existía acuerdo general
respecto de la aplicación de esta norma al software, se consideró necesario reglamentar lo
relacionado con su inscripción en el Registro Nacional de Derecho de Autor, lo que se logró
mediante el Decreto 1360 de 1989. Esta norma, además de contener algunas reglas relacionadas
******
AMAYA, Pedro, RUEDA, Martha Emilia y SOLORZANO, Jorge. “Contexto Mundial y Propiedad Intelectual”
en Manual sobre la Propiedad Intelectual de productos derivados de la actividad académica en universidades y
centros de investigación. Conciencias – Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 1997. pp. 28-30
††††††
Aceptación internacional: esta clase de protección no solo era reconocida por miembros de la Comunidad
Europea, sino también por sus más importantes socios de negocios (por ejemplo, los Estados Unidos). Control de los
monopolios: solamente la expresión de la idea era protegida, y no la idea subyacente como tal. La investigación
independiente no sería obstaculizada, mientras que a los autores se les reconocerían derechos por la explotación de
sus obras. Flexibilidad: a través de acuerdos de licencia, los derechos de los productores, proveedores y usuarios
pueden ser adaptados a sus verdaderas necesidades. Alcance: la protección mediante copyright se encuentra
contenida dentro del alcance de importantes instrumentos internacionales: la Convención de Berna y Convención
Universal de Derechos de Autor. STECKLER, B. “Legal Protection of Computer Programs Under German Law”
(1994) 16 (7) en EIPR 293. pp. 294
con el procedimiento de registro, contiene una definición de soporte lógico, término derivado del
logiciel francés con el que se denominó legalmente a los programas de computador o software.
En todo caso, si hubiese existido alguna duda de que en nuestro país los programas de
computador se encuentran protegidos por el régimen de derechos de autor, la Decisión 351 de
1993 de la Comunidad Andina, norma regional común sobre derechos de autor, dedicó un
capítulo especial a los programas de ordenador y a las bases de datos, y reafirmó la protección de
tales obras mediante el derecho de autor. La Decisión, sin embargo, protege de modo tal el
software que se ha afirmado que estableció una especie de monopolio sobre las ideas detrás de la
creación del software, al prohibir tajantemente la descompilación y la ingeniería regresiva sobre
los programas‡‡‡‡‡‡.
2. Protegiendo la idea misma: la protección por vía de patente.
2.1. El alcance de la protección otorgada por las patentes.
A diferencia de los derechos de autor, las prerrogativas concedidas por la obtención de una
patente son eminentemente patrimoniales§§§§§§. Tales derechos patrimoniales estarán limitados
por la forma como hayan sido presentadas las respectivas reivindicaciones y se encuentran
referidos principalmente al derecho que tiene el titular de la patente a impedir que terceros
exploten la invención sin su consentimiento.
Ahora bien, dependiendo de la forma como estén expresadas las reivindicaciones en la solicitud
de la patente, es posible que, una vez otorgada ésta, se esté prohibiendo la utilización de las ideas
subyacentes en la invención. Por lo anterior, es posible afirmar que mientras el derecho de autor
protege únicamente la expresión de una idea, la patente puede llegar a proteger (y monopolizar)
la idea misma.
2.2. Estados Unidos de Norteamérica.
‡‡‡‡‡‡
Cfr. ALVAREZ , María Yolanda y RESTREPO, Luz María. op.cit. pp. 261-262. Estas técnicas permiten tener
acceso a las ideas detrás del código objeto del programa de computador.
§§§§§§
En todo caso, el artículo 24 de la Decisión 486 de 2000 establece una especie de derecho moral de paternidad
del inventor.
Durante muchos años, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos denegó las
solicitudes de patente para programas de computador. Esta posición tenía su origen, en gran
medida, en una famosa decisión judicial de la Corte Suprema norteamericana: el caso Gottshalk.
En este caso, la Oficina de Patentes rechazó una solicitud de patente mediante la cual se pedía
que se reconociera como invención una fórmula, aplicable a programas de computador, que
permitía convertir números de un formato decimal a un formato binario. El solicitante apeló la
decisión, pero la Corte Suprema confirmó la opinión de la Oficina de Patentes. Según la Corte, la
alegada invención consistía únicamente en el uso de un algoritmo matemático******* puro dentro
de un programa de computador. En consecuencia, la Corte sostuvo que otorgar una patente sobre
tal algoritmo significaría impedir que otros pudieran utilizar también dicha fórmula †††††††, algo
que se encontraba excluido de las leyes norteamericanas de patentes y que se desprendía de un
principio general del derecho de patentes: las leyes de la naturaleza, los fenómenos físicos y las
ideas abstractas no son patentables.
El caso Gottshalk y otras dos decisiones fueron considerados por CONTU en el informe
mencionado con anterioridad. Acerca de la posibilidad de proteger los programas de computador
por vía de patente, CONTU expresó lo siguiente:
Aún no es claro si una patente puede ser otorgada a un programa de computador. En tres ocasiones
la Corte Suprema ha considerado casos que involucran patentes sobre software. En cada uno de
estos casos la Corte ha encontrado que tales programas no son susceptibles de esa clase de
protección. Sin embargo, la Corte nunca ha estudiado la cuestión más amplia referente a si los
programas de computador son materia de protección por vía de patente. Los fundamentos jurídicos
de estos tres casos, aunque cuidadosamente limitados en alcance, hacen aparecer que sería difícil
para cualquier solicitante asegurar una patente sobre un programa, dado que fórmulas matemáticas
novedosas y útiles no pueden ser patentadas. (…) Incluso si se determinara que las patentes para
software estarían disponibles en los Estados Unidos, sólo los pocos programas que sobrevivieran
el riguroso proceso de aplicación y apelación podrían ser patentados. Una vez obtenida esa
*******
†††††††
Ver supra n.7
GRAHAM, L. Legal Battles that Shaped the Computer Industry. Quorum, Westport CT, 1999. pp. 140
protección, por supuesto, le estaría impedido a cualquier otra persona utilizar el proceso patentado,
aunque el mismo hubiera sido desarrollado de forma independiente.‡‡‡‡‡‡‡
A pesar de los argumentos del Informe CONTU en contra de la patentabilidad del software en
1978, tres años después, en 1981, el caso Diehr abrió la puerta para proteger con patentes los
programas de computador. En esta decisión la Corte Suprema sostuvo que aunque una fórmula
matemática (o algoritmo) no era patentable, el uso de esta clase de fórmulas en un proceso que de
otra manera sería patentable, no debería excluir su patentabilidad por esa sola razón§§§§§§§.
La posición de la Corte Suprema en el caso Diehr fue replicada luego en algunos otros casos,
proveyendo de razones a los desarrolladores de software para que cada año radicaran más
solicitudes de patente sobre programas de computador. Sin embargo, no fue sino hasta 1994, con
el caso Alappat, que se aceptó definitivamente la posibilidad de patentar programas de
computador, bajo ciertas condiciones.
Kuriappan Alappat, junto con otros dos inventores, crearon un aparato para mejorar la calidad del
monitor en un osciloscopio digital. El método de Alappat, sin embargo, estaba controlado por una
fórmula matemática y las reivindicaciones de la solicitud de patente estaban redactadas de forma
tal que cumplieran con lo dispuesto en el caso Diehr, es decir, para expresar que la invención no
sólo consistía en la fórmula matemática, sino también en una máquina particular. Tanto la
Oficina de Patentes como el Tribunal de Apelaciones de Patentes rechazaron la aplicación porque
concluyeron que la alegada invención era un algoritmo matemático camuflado en un disfraz
gramatical que lo transformaba en algo estructural o material. De acuerdo con la Junta de
Patentes, teniendo en cuenta que cada una de las fases en el invento de Alappat eran simplemente
parte de un algoritmo, la supuesta invención no era patentable.
En pleno, el Circuito Federal de Apelaciones revocó la decisión de la Junta de Patentes
sosteniendo que la invención de Alappat podía ser correctamente entendida como una
combinación de circuitos electrónicos que podían ser configurados para ejecutar las tareas
‡‡‡‡‡‡‡
Apéndice A del Informe CONTU, citado por GALLER, B. Software and Intellectual Property Protection.
Quórum Books. Westport CT. 1995. pp. 27
§§§§§§§
Diamond, Commissioner of Patentsand Trademarksv. Diehr, 209 U.S.P.Q. 1 (1981)
expresadas en las reivindicaciones de la solicitud. Más importante, este Tribunal declaró la
patentabilidad de los programas de computador al afirmar que tal programación creaba una nueva
máquina, porque un computador de propósito general se convertía en un computador de propósito
especial una vez él fuera programado para ejecutar funciones particulares de acuerdo con las
instrucciones de un determinado software********.
Así las cosas, después del caso Alappat la cuestión se ha enfocado en si la invención se refiere a
la aplicación patentable de una fórmula matemática más que a la protección por vía de patente de
un algoritmo que no es posible patentar de por sí. Por lo tanto, si el algoritmo es ejecutable en un
computador u otra clase de máquina o aparato, el software podría ser objeto de patente, de
acuerdo con este particular enfoque.
Sin embargo, el otorgamiento de patentes a programas de computador ha generado controversia
en ciertos casos. Así, por ejemplo, durante 1993 y 1994, casi de manera concurrente con el caso
Alappat, un nuevo caso, el de Compton´s multimedia fue el núcleo de un debate sobre la real
conveniencia de la protección del software por medio de patentes.
Después de haber radicado una solicitud en 1989, Compton´s New Media Inc. obtuvo una patente
por una invención denominada “Sistema de búsqueda multimedia usando una pluralidad de
campos de entrada que indiquen la interrelación de la información”. Básicamente, la invención
consistía en la búsqueda computarizada y recuperación de texto, fotos, audio, animación y video
de bases multimedia. En la práctica, la patente de Compton´s cubría cualquier clase producto
multimedia. Una vez obtenida la patente, Compton´s hizo pública su intención de hacerla valer
mediante el cobro de regalías por el uso de la tecnología patentada.
La naturaleza de la invención de Compton´s, y sus planes de explotación, originaron un
descontento general en la industria de la tecnología de la información y muchas personas
presentaron evidencia de lo que ellos consideraban técnicas similares utilizadas con anterioridad,
lo que podía demostrar la invalidez de la patente de Compton’s. Pocas semanas después, la
Oficina de Patentes ordenó un nuevo examen a la patente de Compton’s y, después de realizar
********
In re Alappat 33 F. 3d 1526 U.S.P.Q. 2d 1545 (Fed. Cir. 1994)
varias audiencias públicas y evaluar nuevos documentos y evidencia, la oficina rechazó todas las
reivindicaciones de la patente.
A pesar de la pronta solución al incidente de Compton´s, muchas personas y organizaciones
dentro de la industria del software fueron conscientes de los peligros eventuales que presentaba la
concesión de patentes a los programas de computador:
El caso de Compton’s multimedia ilustra claramente que muchas de las patentes que han sido
concedidas por la Oficina de Patentes de y Marcas de los Estados Unidos pudieron haber sido
concedidas sin que hubiera lugar a ello. Desafortunadamente, no hay manera de saber cuantas
patentes incorrectas han sido otorgadas, ni cuantas serán expedidas en el futuro. Aunque muchas
de esas patentes han sido finalmente invalidadas, se presume su validez mientras que no exista una
prueba clara y convincente en sentido contrario. Es razonable asumir que la industria del software
se verá adversamente afectada por compañías que buscarán hacer efectivas, voluntaria o
involuntariamente, estas patentes en contra de sus competidores.††††††††
Tales temores no eran totalmente infundados. En los Estados Unidos, desarrollos recientes en el
tema de las patentes de software se han caracterizado por interpretaciones amplias hechas por la
Oficina de Patentes y los jueces en relación con decisiones previas sobre la materia.
Por ejemplo, la decisión en el caso State Street confirmó la opinión expresada en el caso Alappat,
es decir, que la mención de un algoritmo matemático no era un impedimento para la concesión de
una patente, siempre y cuando el algoritmo hubiese sido alegado como parte de una aplicación
funcional, o de un aparato o máquina.
Sin embargo, en el caso State Street‡‡‡‡‡‡‡‡ resultó más interesante la posición de la Corte
respecto de la patentabilidad de los métodos de negocio, un tema muy actual relacionado con la
patentabilidad del software en el entorno de Internet y el comercio electrónico. En efecto, aunque
los métodos de negocio o las formas de hacer negocios se han considerado tradicionalmente
como no patentables, la Corte rechazó en este caso tal excepción y afirmó que tales métodos
††††††††
GRAHAM, L. op.cit. pp. 146-147
State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. 149 F.3d 1368, 47 U.S.P.Q. 2d 1596 (Fed.
Cir. 1998)
‡‡‡‡‡‡‡‡
nunca han sido excluidos a priori de patentabilidad, y que, en cambio, están sujetos a las mismas
pruebas de novedad que cualquiera otra invención. De hecho, la Corte señaló la siguiente prueba
para determinar si algo es o no objeto de patente: la invención es patentable si ella tiene “una
aplicación práctica” o porque ella produce un “resultado útil, concreto y tangible”. Por lo
anterior, el uso de una fórmula matemática como una forma de realizar determinados negocios
sería patentable si los resultados obtenidos fueran “útiles, concretos y tangibles”.
Por otro lado, mientras que el caso State Street abría la posibilidad de obtener protección por vía
de patente para una amplia gama de programas de computador y de invenciones relacionadas con
comercio electrónico, la patente otorgada a Amazon revivió la controversia generada por el caso
Compton´s.
A partir de septiembre de 1997, Amazon.com (“Amazon”), el conocido y poderoso sitio de
ventas por Internet, comenzó a ofrecer a sus clientes una característica especial para hacer sus
compras denominada “one-click”. El sistema “one-click” permitía a los clientes permanentes
ordenar artículos sin necesidad de ingresar una y otra vez los datos de la tarjeta de crédito y la
información de envío de los productos (dirección, teléfono, etc). Entretanto, Barnesannoble.com
(“BN.com”), el principal competidor de Amazon, desarrolló una tecnología similar denominada
“Express Lane”, que ofreció igualmente a sus clientes.
Dos años después, en septiembre de 1999, Amazon obtuvo de la Oficina de Patentes y Marcas
una patente por su sistema “one-click”. En dicha patente se encontraba la tecnología que permitía
el almacenamiento de los datos de facturación y envío de los productos. Algunas semanas
después de obtener la patente, Amazon demandó a BN.com por violación de su patente porque,
de acuerdo con las pretensiones de Amazon, el sistema “Express Lane” reproducía la aplicación
protegida por la patente del “one-click”. Ante la aparente similitud de los dos sistemas y en
consideración a la existencia previa de la patente de Amazon, el juez de primera instancia le
impuso una medida cautelar a BN.com, ordenándole que se abstuviera de utilizar el sistema
“Express Lane” mientras el caso era finalmente decidido.
La concesión de la patente a Amazon y las acciones legales subsiguientes causaron un nuevo
alboroto en la industria del software peor que aquel en el caso Compton´s. Nuevamente, muchas
personas y organizaciones presentaron evidencia de arte anterior, buscando demostrar que la
supuesta invención había sido anticipada por varias aplicaciones telemáticas desarrolladas con
anterioridad como, por ejemplo, los sistemas de “cookies”. La Oficina de Patentes no ordenó una
nueva evaluación en esta oportunidad. Sin embargo, el clamor en la industria y la evidencia de
arte anterior tuvieron cierto efecto en las deliberaciones de los jueces y la medida en contra de
BN.com fue levantada en febrero de 2001.
En todo caso, nadie podía asegurar quien sería el final ganador en esta disputa: ¿Podría Amazon
hacer efectiva su controvertida patente? ¿Podría BN.com demostrar la invalidez de la patente?
Finalmente, los jueces no dieron respuesta a estos interrogantes porque las partes, Amazon y
BN.com, resolvieron sus diferencias mediante la suscripción de un acuerdo confidencial en
marzo de 2002.
La incertidumbre en el caso Amazon no impidió, sin embargo, que los efectos del caso State
Street se continuaran percibiendo en relación con la patentabilidad del software y de los métodos
de negocio. Aludiendo a lo afirmado por algunos autores, Gamboa sugiere que la interpretación
de la Corte en ese caso “dejó definitivamente al software como materia patentable en el
ordenamiento jurídico norteamericano, y en consecuencia, sujeto al análisis de los requisitos
objetivos de utilidad, de no ser evidente y de novedad para determinar su patentabilidad en cada
caso.”§§§§§§§§
2.3. Australia.
Como se mencionara anteriormente, un comité de expertos reunidos en 1983 bajo el auspicio de
la OMPI para analizar el tema de la protección legal para los programas de computador concluyó
que era prematuro tomar una decisión final en relación la protección internacional al software,
como quiera que no era totalmente claro cual de las opciones disponibles era la más adecuada.
Sin embargo, durante las discusiones de este comité, el delegado australiano presentó algunos
argumentos a favor de la patentabilidad del software, que se referían básicamente a la necesidad
de proteger las ideas subyacentes en los programas de computador, a la duración de la patente y a
§§§§§§§§
GAMBOA B., Javier. “Patentabilidad de los Métodos de Negocio en Internet” en Internet, Comercio
Electrónico & Telecomunicaciones. Legis – Universidad de Los Andes. Bogotá. 2002. pp. 359
la divulgación de la información tecnológica como estímulo para el desarrollo de la
tecnología*********.
De todas maneras, como también mencionáramos, Australia escogió en 1984 el sistema de
copyright para proteger los programas de computador, confiriéndoles el carácter de “obras
literarias”. Adicionalmente, durante muchos años la Oficina de Propiedad Intelectual de Australia
(“IP Australia”) y las cortes australianas rechazaron constante y sistemáticamente las solicitudes
de patentes para programas de computador†††††††††. Sin embargo, esta posición cambió
sustancialmente en la primera parte de los años noventa cuando el caso IBM‡‡‡‡‡‡‡‡‡ se convirtiera
en la primera gran decisión judicial en Australia que reconociera la patentabilidad del
software§§§§§§§§§, bajo los supuestos establecidos en el caso NRDC**********. Efectivamente, en el
caso NRDC, la Alta Corte de Australia en pleno había extendido el alcance del término “manera
de manufactura” aclarando la definición de un “producto vendible”.
Siguiendo este criterio la Corte Federal Australiana expresó en el caso IBM que “un método y
aparato para producir una imagen curva” en monitores de gráficos de computador era una
invención patentable en cuanto el mismo tenía “un efecto comercialmente útil en gráficas
computarizadas”. La decisión condujo en 1994 a la revisión de los lineamientos para otorgar
patentes sobre software del Manual del Examinador de Patentes. De acuerdo con estos
lineamientos, la prueba inicial para la patentabilidad de las invenciones informáticas se derivaba
de los principios del caso NRDC†††††††††† y consistía en la siguiente pregunta “¿La invención
alegada involucra la producción de algún efecto comercialmente útil?”
Ese mismo año de 1994, el caso CCOM‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ confirmó la aplicación del principio NRDC a las
invenciones relacionadas con programas de computador. La pretendida invención consistía en el
uso de un procesador de palabras para ensamblar texto en caracteres del lenguaje chino. El
*********
Cfr. OMPI, op.cit. pp. 540-541
FITZGERALD, A. Intellectual Property. LBC Information Services. Pyrmont NSW. 1999. pp. 169
‡‡‡‡‡‡‡‡‡
IBM v. Smith, Commissioner of Patents (1991) IPR 417
§§§§§§§§§
Cfr. STOIANOFF, N. “Patenting Computer Software: An Australian Perspective” (1999) 21 (10) en EIPR
500. pp. 504
**********
National Research Development Corporation v. Commissioner of Patent, (1959) 102 CLR 252
††††††††††
Ibídem.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
CCOM Pty Ltd v. Jiejing Pty Ltd (1994) 28 IPR 481
†††††††††
mecanismo comprendía un computador de uso general que incluía una base datos con caracteres
chinos, una pantalla para su visualización y un teclado adaptado especialmente. La operación del
teclado especial llevaba al sistema de búsqueda del software a recuperar y visualizar los
caracteres chinos relevantes de acuerdo con el criterio de búsqueda ingresado.
Siguiendo los criterios establecidos en los casos NRDC e IBM, la Corte sostuvo que esta
invención era patentable porque se trataba de “un modo o una manera de lograr un resultado final
que creaba artificialmente un producto útil en el campo de la actividad económica” o, en otras
palabras, “un modo de manufacturación”.
En este estado de las cosas, aunque Australia no ha modificado aún su Ley de Patentes para
incluir una disposición específica sobre la patentabilidad del software, IP Australia ha
reproducido el criterio mencionado en el caso CCOM en su Manual de Práctica y Procedimiento,
el cual incluye además algunos ejemplos de software y algoritmos patentables. De igual forma
ocurre con las recomendaciones que la misma oficina pone a disposición en su sitio en Internet
para aquellos que pretendan solicitar una patente para programas de computador§§§§§§§§§§. Dentro
de tales recomendaciones se hace énfasis en el hecho de que el software es patentable sólo en el
evento en que involucre un modo de alcanzar un resultado que sea creado artificialmente y que
tenga una utilidad económica. Además, señalan las recomendaciones, es necesario que la
invención alegada tenga aplicación industrial. Sin embargo, recalca que no será patentable el
software que consista simplemente en un procedimiento para resolver un problema matemático,
ni lo serán los algoritmos o conceptos abstractos o matemáticos.
2.4. Comunidad Europea.
La Convención Europea de Patentes (CEP)*********** establece que los programas de computador
“como tal” se encuentran excluidos de patentabilidad (Art. 52 (2)). Los Países Miembros de la
Comunidad han reproducido la esencia de esta disposición en sus leyes de patentes. Encontramos
aquí también que la posición legal se encuentra soportada en la concepción según la cual los
programas de computador no son más que fórmulas matemáticas o “instrucciones para ejecutar
§§§§§§§§§§
http://www. ipaustralia.gov.au
También llamada Convención de Munich, entró en vigor el 7 de octubre de 1977.
***********
ejercicios intelectuales y que involucran la aplicación de técnicas de programación a un problema
particular. Estás técnicas se encuentran usualmente dentro del conocimiento profesional
compartido por aquellos que trabajan en el campo y, por lo tanto, en términos de derecho de
patentes, no son novedosas y/o pueden ser obvias”†††††††††††.
No obstante las disposiciones legales mencionadas, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y
algunas oficinas locales de patentes han otorgado miles de patentes para invenciones relacionadas
con programas de computador. De acuerdo con la Comisión de la Comunidad Europea (CCE), la
OEP ha concedido ella sola más de veinte mil de estas patentes.‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Como ha sido dicho por las autoridades involucradas, el fundamento detrás de la concesión de
patentes relacionadas con software, en aparente contradicción con la CEP y las leyes nacionales,
es que el artículo 27 (1) del Acuerdo ADPIC establece que las patentes deberán estar disponibles
para invenciones en cualquier campo de la tecnología: “las patentes podrán obtenerse por todas
las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología,
siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación
industrial.”
Este argumento se puede observar en varios casos decididos por la Junta de Apelaciones de OEP.
Por ejemplo, en el caso Controlling pension benefits system§§§§§§§§§§§ la Junta sostuvo que todos
los programas cuando se ejecutan en un programa de computador tienen un “carácter técnico”
(porque el computador es una máquina), y por lo tanto son considerados “invenciones” en
concordancia con el ADPIC.
En el mismo sentido, la Junta concluyó en el caso Computer program product I & II************
que si un programa de computador guardado en un disco tiene el potencial de generar un “efecto
técnico” una vez cargado y ejecutado en un computador o en una máquina, dicho programa no
debería ser excluido por si mismo de la protección por vía de patente. Eso ha sido interpretado
†††††††††††
MCKEOUGH, J. & STEWART, A. pp. 246
Cfr. Comisión de las Comunidades Europeas. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas por computador.COM (2002) 92 Final. pp. 2
§§§§§§§§§§§
Controlling pension benefits system/PBS T-0931/1995 (decisión con fecha 8 de septiembre de 2000)
************
Computer program product I & II, T1173/97, 1999 OJ EPO [609] y T0935/97, 1999 RPC 861
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
como que se debería permitir la obtención de la patente sobre un programa, sea cual fuere el lugar
donde se encontrara almacenado (guardado como archivo en un disco o transmitido a través de la
Internet)††††††††††††.
Sin embargo, el enfoque adoptado por la OEP y algunas oficinas locales de patentes no es
totalmente compartido por autoridades y jueces de otras jurisdicciones europeas. Así, a la luz de
la jurisprudencia del Reino Unido, una invención relacionada con software que consista, por
ejemplo, en un método para hacer negocios, no es objeto de patente, aun cuando tal invención
detente un “carácter técnico” (en el sentido otorgado por la OEP). Ejemplos de esta posición
particular
se
encuentran
en
los
casos
Merill
Lynch‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
y
Raytheon
Co’s
Application§§§§§§§§§§§§, para los métodos de negocio y actos mentales, respectivamente*************.
Finalmente, la CCE, observando la diferencia de criterios nacionales sobre patentabilidad del
software y sus eventuales efectos negativos en el funcionamiento apropiado del mercado europeo
interno, decidió adelantar algunas acciones al respecto. De esta manera, la CCE consideró que
una Directiva que armonizara las legislaciones nacionales de los Miembros removería la
ambigüedad y la falta certeza legal que caracterizaba este tema†††††††††††††. Por lo anterior,
después de algunos estudios y consultas sobre esta materia, la CCE presentó en febrero de 2002
una “Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de la
invenciones implementadas en ordenador” (“la Propuesta de Directiva”), cuyo articulado se
encamina a reafirmar que las invenciones implementadas por computador hacen parte de un
campo de la tecnología (artículo 3), de forma tal que les sea aplicable el Acuerdo ADPIC, a
establecer las condiciones de patentabilidad de tales invenciones (artículo 4) y a determinar la
forma como deben ser presentadas las reivindicaciones (artículo 5)‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡.
Como se puede observar, la Propuesta de Directiva no contradice la disposición de la CEP
(permitiendo la patentabilidad de programas de computador “como tal”), pero si trata de conciliar
las legislaciones de los Miembros para establecer lineamientos claros que permitan la
††††††††††††
Cfr. Comisión de las Comunidades Europeas. op.cit. pp. 7
[1989] RPC 569
§§§§§§§§§§§§
[1993] RPC 427
*************
Cfr. Comisión de las Comunidades Europeas. op.cit. pp. 10
†††††††††††††
Cfr. Comisión de las Comunidades Europeas. op.cit. pp. 2-3
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Cfr. Comisión de las Comunidades Europeas. op.cit. pp. 17 y ss.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
patentabilidad del software en el mercado europeo y dotar a la OEP con reglas definitivas para su
aplicación.
Para el momento de la publicación de este escrito la Directiva propuesta no había sido
definitivamente adoptada pero el texto ya había superado varios exámenes de los Miembros, con
algunas modificaciones menores relacionadas con la forma de las reivindicaciones y con la
interoperabilidad de los programas. Una comunicación de la CCE, en marzo de 2005, hacía
prever una pronta adopción de la norma§§§§§§§§§§§§§.
2.5. Colombia.
Tradicionalmente los autores colombianos han rechazado la posibilidad de que un programa de
computador pueda ser patentado. Uno de los primeros en pronunciarse sobre el tema, Manuel
Pachón, se refería a la necesidad de que el producto a patentar fuera tangible, lo que en el caso
del software, por supuesto, no era posible. Ni siquiera en el evento en que tal programa estuviera
fijado en un soporte físico podía considerarse como un producto patentable, por cuanto el soporte
sería un objeto conocido y, por lo tanto, no patentable**************.
La opinión de Pachón parecería haberse confirmado con la expedición de las Decisiones 344 y
486 de la Comunidad Andina, inspiradas ambas en la Convención Europea de Patentes. En
efecto, tanto el artículo 6 de la Decisión 344 primero, como el artículo 15 (e) de la Decisión 486
que la sustituyera a partir del año 2000, excluyeron de patentabilidad “los programas de
ordenadores o el soporte lógico, como tales”. El mismo Pachón reiteraría su posición
fundamentado en la primera de estas disposiciones, al considerar que ello había sido regulado así
“por tratarse de obras protegidas por el derecho de autor”††††††††††††††.
§§§§§§§§§§§§§
COM(2005) 83 Final en http://europa.eu.int/eur-lex/ visitado el 29 de abril de 2005.
PACHON, Manuel. La protección legal del soporte lógico (software), 1985, citado por ALVAREZ ,
María Yolanda y RESTREPO, Luz María. op.cit. pp. 224-225
††††††††††††††
PACHON, Manuel y SANCHEZ, Zoraida. El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Ed. Gustavo
Ibáñez. Bogotá. 1995. pp. 64
**************
Otros autores permiten entrever la posibilidad de patentar un programa de computador cuando el
mismo hace parte de un producto que cumple con las condiciones de patentabilidad‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡.
Para Gamboa, por ejemplo, lo dispuesto por la Decisión 486 simplemente recalca la idea de que
el software “como tal” es impatentable, pero ello no excluye la posibilidad de que pueda obtener
la patente para productos que funcionen por la ejecución de un programa de computador, siempre
y cundo se cumpla con las condiciones de patentabilidad de cualquier otra invención.
Desafortunadamente, no contamos con jurisprudencia o doctrina nacional adicional sobre el tema,
por lo que nos vemos obligados a ajustarnos a las normas supranacionales y a los pocos criterios
académicos mencionados.
3. Aspectos críticos relacionados con las patentes sobre el software.
El debate sobre la patentabilidad del software está actualmente abierto. Sin embargo, algunos
aspectos críticos son muchas veces tergiversados y malinterpretados. Examinemos brevemente
tres de los temas más relevantes:
3.1. El software como objeto de patente.
Como se mencionara, el Acuerdo ADPIC establece que “las patentes podrán obtenerse por todas
las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología,
siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación
industrial.” Esa disposición se encuentra replicada en la mayoría de las legislaciones nacionales
sobre patentes, aunque con algunas variaciones entre ellas (por ejemplo, algunas legislaciones no
requieren el criterio de “aplicación industrial” sino el de “utilidad”). Además, tribunales y
autoridades, al momento de evaluar la validez de una patente, siguen un principio general según
el cual las leyes de naturaleza, los fenómenos físicos y las ideas abstractas no son materia de
protección por vía de patente.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ALVAREZ , María Yolanda y RESTREPO, Luz María. op.cit. pp.226
Un algoritmo consiste en una serie de planteamientos matemáticos que dan respuesta una clase
particular de problema o interrogante. En este sentido, y como se ha visto, los tribunales y las
leyes rechazan la posibilidad de que los algoritmos (o las fórmulas matemáticas) puedan ser
patentables, como quiera que los mismos se encontrarían dentro del grupo general de los objetos
no susceptibles de ser patentados§§§§§§§§§§§§§§.
Sin embargo, las mismas cortes y leyes han comenzado a expresar que la simple existencia de un
algoritmo no constituye un criterio viable para distinguir un objeto patentable de uno no
patentable. Por lo anterior, ahora es posible diferenciar entre algoritmos abstractos (algoritmos
“como tal”) e invenciones que utilicen algoritmos para ejecutar determinadas funciones.
La posición expresada por la Propuesta de Directiva Europea parece enfocar adecuadamente la
cuestión cuando establece una conexión “necesaria” entre el algoritmo y la “invención
implementada por computador” que usa tal algoritmo: “un algoritmo abstracto como tal no puede
ser objeto de monopolio. Según las reglas habituales de patentabilidad, una reivindicación de
patente para una invención que se basa en un algoritmo determinado no podría extenderse a otras
aplicaciones de dicho algoritmo.”***************
En este estado de la cuestión, como conclusión preliminar, podríamos afirmar que el software es
patentable siempre que sea novedoso, útil, involucre un nivel inventivo y la invención sea
reivindicada como un producto (máquina, artículo o composición de materia) o como un proceso.
En contraste, un programa de computador no sería patentable cuando se reivindique como una ley
de la naturaleza inaplicada o una fórmula matemática.
3.2. El problema de evaluar el estado de la técnica.
En todo caso, las oficinas de patentes enfrentan algunos problemas prácticos cunado ellas
intentan otorgar patentes a programas de computador, y quizás el más serio de tales problemas se
refiere al examen del estado de la técnica para establecer si determinado software es novedoso e
involucra nivel inventivo.
§§§§§§§§§§§§§§
Cfr. Comisión de las Comunidades Europeas. op.cit. pp. 7-8
Cfr. Comisión de las Comunidades Europeas. op.cit. pp. 8
***************
Por cuanto la historia de las patentes sobre el software es de tan corta duración, las oficinas de
patentes no poseen un archivo significativo sobre el tema. Por lo tanto, la carga puede estar
enteramente sobre la persona u organización que desea demostrar un estado de la técnica anterior,
sin recibir mucha ayuda del archivo de la entidad correspondiente. La falta de información previa
puede conducir a situaciones similares a aquella que se observó en el caso Compton’s.
En este mismo sentido, en cuanto otro criterio utilizado para examinar una patente consiste en
que la invención no sea obvia para alguien conocedor del arte, es necesario que las oficinas de
patentes cuenten con examinadores que posean muy buenos conocimientos sobre software.
Desafortunadamente, este no es el caso††††††††††††††† y, por ejemplo, la Oficina de Patentes de los
Estados Unidos ha otorgado patentes en controvertidos casos de obviedad de las “invenciones”
(ver arriba el caso Amazon).
3.3. La protección concurrente por derechos de autor y por patente.
Como se mencionara, mientras el régimen de derechos de autor protege las expresiones de las
ideas, las patentes protegen las ideas mismas. En relación con el software, el derecho de autor
protege la manifestación particular en cualquier forma de un programa de computador, mientras
que las ideas y principios que se encuentran implícitos en dicho programa de computador no
están protegidos. Un programa de computador es protegido por el derecho de autor cuando la
forma de expresión es original, en el sentido de ser creación intelectual propia del autor. En la
práctica, lo anterior significa que los derechos de autor existirían en la expresión de cualquier
forma del código fuente o del código objeto‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ pero no se predicaría respecto de las
ideas y principios subyacentes en los códigos fuente y objeto del programa. En consecuencia, el
derecho de autor prohibiría una reproducción sustancial del código fuente y código objeto pero
no impediría que se expresaran las mismas ideas y principios en diferentes código fuente y
código objeto.
†††††††††††††††
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
GALLER , B. op.cit. pp. 36
Ver supra n.7
Entretanto, una patente protege una invención limitada a las reivindicaciones que determinan la
extensión de la protección conferida. Así, el titular de una patente de una invención
implementada por computador tiene el derecho de impedir que terceras personas usen el software
que implementa su invención (de acuerdo con las reivindicaciones). En consecuencia, sobre el
mismo programa podría existir concurrentemente una protección legal por vía de patente y por
vía de derechos de autor. La protección puede ser acumulativa en el sentido de que un acto que
involucre la explotación de un programa en particular podría estar infringiendo tanto el derecho
de autor sobre el código y una patente cuyas reivindicaciones se extiendan a las ideas y principios
subyacentes.
Conclusión
En conclusión, podemos afirmar que, aunque existe cierto consenso mundial para proteger el
software a través del régimen de derechos de autor, un programa de computador puede ser
patentable siempre y cuando sea novedoso, útil, involucre nivel inventivo y la invención sea
reivindicada como un producto (máquina, artículo o composición) o como un proceso, y no como
una simple fórmula matemática. En este sentido, existiría una protección complementaria
respecto del mismo programa, por derecho de autor y por patente.
Sin embargo, es imperativo que las oficinas de patentes mejoren su desempeño contando con
examinadores con buenos conocimientos de software y bases de datos completas que les permita
evaluar el arte anterior para establecer si determinado software es novedoso y tiene nivel
inventivo, o si se trata sencillamente de un intento por monopolizar ideas que pertenecen al
patrimonio tecnológico de la humanidad.