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La venta de electrónica online, en el punto de mira. Diciembre 2009 Noticias del Despacho Los manuales de instrucciones de aparatos están protegidos por el derecho de autor y sus traducciones también. El caso llevado era el siguiente: nuestro cliente, distribuidor exclusivo para España de aparatos de modelismo radiocontrolados de la marca japonesa FUTABA (www.modelimport.com), apreció que una asociación de aficionados al modelismo había colgado de su página de internet manuales de distintos aparatos de la marca para su descarga gratuita por los usuarios. Nuestro cliente había traducido algunos de los manuales de esos aparatos al español y los incluía con la venta de los aparatos, junto con los manuales originales del fabricante. Es un hecho que en el mundo del modelismo, los aficionados compran aparatos y modelos en el extranjero. La página de la asociación, al permitir la descarga de los manuales en español, completaba la documentación del aparato de quienes lo habían comprado en el extranjero. El asunto tiene dos partes: la primera, es que el legítimo distribuidor necesitaba los derechos de transformación, concretamente de traducción de los manuales de su fabricante, al menos para España. La segunda, consecuencia de lo anterior, es que el hecho de colgar en internet los manuales traducidos para su descarga por un tercero, constituía, en sí mismo, un acto de infracción de los derechos de explotación cedidos a nuestro cliente, fueran o no tales documentos descargables, una reproducción de la traducción realizada por nuestro cliente. Ambas partes llegaron a una transacción para evitar la acción judicial. De todo ello nuestro cliente, ha obtenido dos ventajas: Ha evitado un pleito, y ha aprovechado para revisar todos sus contratos de distribución. Noticias del Despacho El comercio “online” de electrónica de consumo en la mirilla Cada vez es más frecuente, al abrir un negocio, hacerlo off line (negocio tradicional) y on line (negocio digital). Y a veces, incluso sólo este último. Cuando la plataforma digital, la página web, contiene herramientas de comercio electrónico deben cumplirse determinadas obligaciones legales si no se quiere uno exponer a sanciones. Nuestro cliente es un buen ejemplo de cumplimiento de las normas que afectan a su actividad on line: protección de datos, ventas a distancia, condiciones generales, son algunas de las cuestiones afectadas. La Comisaria Europea de Protección de los Consumidores ha desarrollado una investigación sobre la publicidad engañosa y prácticas desleales de 369 sitios web de 26 Estados miembros en donde se venden los artículos electrónicos más populares: cámaras digitales, teléfonos móviles, reproductores de música personales, reproductores de DVD, material de informática y consolas de videojuegos. Noticias del Despacho El comercio “online” de electrónica de consumo en la mirilla El resultado ha puesto de manifiesto que el 55% de los sitios mostraban irregularidades, en particular sobre los siguientes extremos fundamentales: 1.Información de contacto sobre el comerciante. 2.Información clara sobre la oferta (precio total y descripción clara del producto). 3.Información clara sobre los derechos de los consumidores. Tras el estudio, la Comisión Europea dará traslado de tales resultados a los órganos nacionales para que inicien actuaciones contra las web deficientes. Más información en: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/electronic_goods/index_en.htm Noticias del Despacho Los acuerdos de coexistencia de marcas, una solución fácil, barata e inmediata para convivir La expresión "coexistencia de marcas" describe una situación en la que dos empresas diferentes usan una marca igual o similar para comercializar un producto o servicio sin que por ello interfiera necesariamente la una en los negocios de la otra. Este fenómeno es relativamente común. En algunos casos, cuando dos empresas son conscientes de estar usando marcas idénticas o similares, tienen que tomar la decisión de establecer un acuerdo formal de coexistencia para evitar que el uso futuro de ambas marcas se superponga de tal forma que sea perjudicial o infrinja los respectivos derechos. Debe hacerse hincapié en que prevenir es mejor –y más barato– que curar. Una de las precauciones esenciales a la hora de seleccionar y registrar una marca nueva es llevar a cabo una búsqueda lo más exhaustiva posible, recurriendo a profesionales en la materia. En principio, al realizar una búsqueda de marcas minuciosa, se reduce al mínimo el riesgo de toparse, una vez en el mercado, con otra empresa con una marca similar. Sin embargo, no hay búsqueda que sea infalible. Por lo tanto, es posible encontrar marcas idénticas o cuya similitud se preste a confusión, si la búsqueda no fue lo suficientemente amplia, o si no se tuvieron en cuenta otras categorías de productos y servicios que pueden acabar afectando la viabilidad de la marca que se propone. Del mismo modo, debe prestarse atención también a las marcas no registradas, ya que en muchos países las marcas notoriamente conocidas están protegidas aunque no estén registradas. Persil de Unilever Noticias del Despacho Los acuerdos de coexistencia de marcas, una solución fácil, barata e inmediata para convivir A menudo, dos comerciantes descubren que están usando la misma marca o una muy parecida para productos idénticos o similares en lugares distintos. Pueden realmente no saber el uno de la existencia del otro durante años hasta que uno de ellos expande su negocio y empieza a usar la marca o presenta una solicitud de registro de su marca en el país en el que el otro desarrolla su actividad. ¿Qué ocurre en ese caso? Llegado ese momento, la oficina de marcas puede rechazar la solicitud, dado que entraría en colisión con los derechos previos adquiridos por el otro comerciante. También puede ocurrir que este último se oponga a la solicitud durante el procedimiento de oposición, o que entable una acción de nulidad una vez que se haya registrado la marca. En un acuerdo formal de coexistencia de marcas, ambas partes reconocen el derecho de la otra sobre su marca respectiva y acepta los términos en los cuales van a coexistir en el mercado. Esta coexistencia puede basarse en una división de los territorios donde cada uno de los titulares puede ejercer sus actividades, o en una delimitación de sus ámbitos de uso respectivos, por ejemplo, en lo que respecta a los productos o servicios para los que va a usarse. Si la mejor solución es un acuerdo de coexistencia, el primer paso es que ambas empresas definan sus esferas de actividad y acuerden ceñirse a esos parámetros. No obstante, el verdadero desafío consiste en anticipar el desarrollo futuro de las actividades de cada empresa. ¿Dónde se ve cada empresa diez o veinte años después? ¿Hay un riesgo de que la expansión de cada una de ellas invada el territorio de la otra? Persil de Henkel Jurisprudencia L’Oreal “porque lo vale”: el TJCE pone límites a la publicidad comparativa empleando marcas notorias, porque las parasita. La sentencia del TJCE de 18 de junio de 2009 trata la difícil cuestión de la publicidad comparativa, lícita en determinadas condiciones, empleando la marca de un tercero notoriamente conocida. Concretamente, L’Oreal SA, fabricante y distribuidora de perfumes de lujo, tiene registradas varias marcas: Trésor y Miracle principalmente, en sus tres versiones (denominativa, de frasco y de envase). Malaika, Starion y Bellure, producen los perfumes La Valeur y Pink Wonder cuyos frascos y envases presentan una semejanza general con los anteriores, sin que llegue a producirse error en los profesionales y el público. Lo verdaderamente importante es que Malaika y Starion al comercializar sus productos mandan listas comparativas a sus vendedores que indican la marca denominativa del perfume imitado junto al perfume comercializado. Pese a que no se produce riesgo de confusión en cuanto al origen de los productos (pues no hay error en los profesionales y público), la Directiva de marcas otorga una protección extra a las marcas notoriamente conocidas, frente a otras idénticas o semejantes, que se destinen incluso para distinguir productos distintos, siempre que se produzca un perjuicio y/o aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre. El TJCE ya ha establecido de forma reiterada que esta protección reforzada puede aplicarse igualmente aunque los productos sean semejantes (Davidoff, Adidas-Salomon Y Adidas Benelux). La sentencia, alude abiertamente a que esta protección reforzada engloba tres casos: (1) perjuicio causado al carácter distintivo (dilución o difuminación); (2) perjuicio causado al renombre (degradación o deterioro); y (3) ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre (parasitismo o free-riding). Jurisprudencia L’Oreal “porque lo vale”: el TJCE pone límites a la publicidad comparativa empleando marcas notorias, porque las parasita. Esta sentencia se ocupa de este último: el parasitismo. Lo primero que afirma el tribunal es que son tres casos autónomos, lo que lleva a concluir que el tercero se produce incluso sin que exista perjuicio del renombre o del carácter distintivo. Por tanto el tercero, no requiere sufrir un daño. Lo fundamental, es la ventaja obtenida por el tercero al usar un signo idéntico o similar. Ahora bien para que la misma se produzca deben valorar multitud de factores, entre otros, (1) intensidad del renombre, (2) fuerza del carácter distintivo, (3) grado de similitud entre las marcas y (4) naturaleza y grado de proximidad de los productos. Pues bien, a la vista de las circunstancias del caso se concluye que el parecido de las marcas (aunque no confundible) se buscó deliberadamente para crear un vínculo entre los productos que facilitara su comercialización. Pues bien, el TJCE concluye que esta práctica trata de aprovecharse deslealmente del poder de atracción, de la reputación y del prestigio de una marca ajena, sin realizar ningún tipo de esfuerzo a estos efectos ni hacer compensación económica alguna. La marca condensa toda la información sobre el producto, sus características y cualidades, para bien o para mal. Las experiencias de los consumidores se fusionan a la marca. En este sentido, la marca es un mecanismo informativo de primer orden, pues en su simplicidad cataliza todos los esfuerzos de su titular. Esta sentencia apuntala nuevamente los poderes informativos de la marca como mecanismo de selección e identificación, negando la posibilidad de su empleo, incluso en publicidad comparativa, cuando mediante la misma se trata de competir sin basarse en el propio esfuerzo Jurisprudencia Google Adwords o el uso no infractor de las marcas ajenas El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Miguel Polares Maduro, ha dictaminado, el pasado 22 de septiembre, que el buscador de Internet Google no ha vulnerado derechos de marca al permitir que los anunciantes compren palabras clave que coinciden con marcas registradas. El sistema AdWords funciona de la siguiente manera: los anunciantes pagan a Google y eligen “palabras claves” de forma tal que sus anuncios aparecen en las búsquedas una vez que son escritas en el buscador. Así, cuando los usuarios realicen una búsqueda en Google introduciendo una de esas “palabras clave”, el anuncio puede aparecer del lado derecho de los resultados de la búsqueda (aparece en la misma búsqueda). De esta manera, la publicidad se mostrará únicamente a un público que ya está ineresado en su producto o servicio. En realidad, para cualquier palabra escrita en un motor de búsqueda, se proporcionan normalmente dos tipos de resultados: una serie de sitios web relacionados con la “palabra clave” (“resultados naturales”) y junto a ellos (en realidad es sobre ellos, encima), publicidad de determinados sitios web (“anuncios”). Mientras que los resultados naturales se proporcionan en función de criterios objetivos, determinados por el motor de búsqueda, los de los anuncios aparecen porque los anunciantes pagan para que sus sitios web sean mostrados en respuesta a determinadas “palabras clave”. Jurisprudencia Google Adwords o el uso no infractor de las marcas ajenas En este caso, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Miguel Poiares Maduro, emitió su dictamen señalando que el buscador de Internet Google no ha vulnerado derechos de marca al permitir que los anunciantes seleccionen y compren, en AdWords, “palabras clave” que coinciden con las marcas que no son de su titularidad. Según él, el uso de las marcas no ha ido más allá de la selección de “palabras clave”, que es un procedimiento interno de AdWords y sólo concierne a Google y a los anunciantes. Cuando se seleccionan “palabras clave”, no se vende por tanto ningún producto o servicio al público en general. El servicio que se presta y al que está vinculado el uso de las “palabras clave” que corresponden a las marcas es, por tanto, el propio servicio de Google, AdWords dirigido al anunciante. Además, añade que la elección de los anunciantes en AdWords de “palabras clave” que corresponden a marcas puede producirse para muchos fines legítimos (usos meramente descriptivos, publicidad comparativa, reseñas de productos, etc.), por lo que no puede constituir en sí misma una violación de derechos de marca en tanto eso significaría excluir todos esos usos legítimos. Jurisprudencia Google Adwords o el uso no infractor de las marcas ajenas En cuanto al hecho que Google establece un vínculo entre las “palabras clave” y los sitios web anunciados en los que se venden productos falsos, tampoco se considera que exista una violación al derecho de marcas. Según Poiares Maduro el solo hecho de que aparezca en pantalla una lista de sitios web pertinentes en respuesta a “palabras clave” no basta para acreditar la existencia de un riesgo de confusión por parte de los consumidores en cuanto al origen de los productos o servicios. “Para que dicho riesgo exista, los consumidores tendrían que suponer, por el mero hecho de que determinados sitios web están vinculados a dichas palabras clave, que dichos sitios web «proceden de la misma empresa que los titulares de las marcas o, según sea el caso, de empresas vinculadas económicamente». Tal riesgo de confusión no puede presumirse, sino que debe demostrarse de forma concluyente”, señala el Dictamen. La opinión del abogado general no vincula al Tribunal de Justicia. Su función consiste en aportar a los jueces su opinión motivada (mediante el Dictamen) sobre los asuntos planteados ante el Tribunal, de manera pública y con total imparcialidad e independencia. Los abogados generales no forman parte de las deliberaciones del Tribunal, son los jueces quienes finalmente deben deliberar y adoptar la decisión final que se emitirá en una sentencia posterior. Seguiremos informando. Jurisprudencia Sitios de enlaces P2P: nos vemos en los tribunales Varios casos abiertos en España contra páginas de enlaces P2P (Peer-to-peer. descentralizada que no tiene clientes ni servidores fijos, sino que tiene una serie de nodos que se comportan simultáneamente como clientes y servidores de los demás nodos de la red), deberán ir a juicio, en los que se determinará la legalidad o ilegalidad de estas prácticas. Es decir, si triunfan los argumentos de la industria cultural, que sostiene que proporcionar enlaces es equivalente a publicar contenido protegido (y además se lucran a través de publicidad), o los de los defensores de estos sitios, que critican la persecución de enlazar a otros sitios. Hasta hace bien poco, entre las diversas Audiencias provinciales era patente. En algunos casos, se había decretado el archivo de la causa correspondiente, mientras que en otros se había desestimado el recurso de la defensa y se había ordenado el inicio del juicio. Ahora, la balanza se inclina hacia esta última opción. La ha publicado un auto, de 11 de noviembre de 2009, en el que envía a juicio a los responsables de 'ps2rip.com' después de tumbar su recurso. El texto del auto de la Audiencia de Barcelona dispone que "la cuestión no resulta pacífica", y si bien alude al sobreseimiento en el , cita casos contrarios, como (Audiencia Provincial de Murcia) como ejemplo de lo contrario. Así, el magistrado ve indicios de delito contra la propiedad intelectual, a pesar de que la página no alberga los archivos sino que se limita a proporcionar enlaces, y establece que su actividad podría encajar en la definición de "comunicación pública" recogida en el artículo 270 del Código Penal. Jurisprudencia Sitios de enlaces P2P: nos vemos en los tribunales El caso Sharemula El caso 'Sharemula', que fue, dio esperanzas a aquellos propietarios de páginas web de enlaces a sitios de intercambio de archivos P2P. Sin embargo, varias decisiones de diversas audiencias provinciales indican que la legalidad o no de enlazar a sitios de descarga se deberá dirimir en juicios. Tal es el caso 'elitedivx.com', antes mencionado, así como otros casos, como el de PCTorrent (Zaragoza) y otros casos similares que irán a juicio oral en Bilbao y Málaga. Jurisprudencia El caso Lanzarote.com: Las denominaciones geográficas por sí solas no se pueden reivindicar como marcas El pasado 27 de mayo de 2009 el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria dictó una sentencia en la que se abordó un tema que, con frecuencia, suele olvidarse en el momento de solicitar el registro de una marca. En este caso, la problemática viene suscitada por la solicitud de la marca española “Lanzarote” para las clases 38, 39, 41 y 42 del Nomenclátor de marcas, por el Cabildo de Lanzarote. Como expone el órgano judicial, una de las prohibiciones absolutas que contiene el art. 5 de la vigente Ley de Marcas viene dada por la imposibilidad de registrar como marcas los signos que se compongan exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto, de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio”. Tal prohibición tiene su fundamento en la peculiaridad de los signos geográficos, que, a diferencia de los de fantasía, no están llamados, por su propia naturaleza, a ser instrumentos que puedan usar todos los ciudadanos y empresarios asentados en la zona geográfica que el nombre designa, ya que es el signo adecuado para indicar la procedencia geográfica de los productos. Jurisprudencia Los conejitos de chocolate Lindt y las marcas registradas de mala fe Las modernas tendencias del márketing buscan sorprender al consumidor con nuevos tipos de marcas que llamen más vivamente su atención: marcas sonoras, en movimiento, tridimensionales, hasta olfativas. En el sector de la alimentación, especialmente, es frecuente el uso de envases, embalajes, o presentaciones de productos (trade dress) que se utilizan a título de marca, en tanto en cuanto tienen carácter diferenciador y los consumidores los asocian a una determinada empresa y por ello se registran como tales. Una de estas marcas, la del conejito dorado (Goldhase) de la empresa chocolatera suiza Lindt, ha sido el objeto de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, el pasado 11 de junio, resolvía una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal austríaco, relativa a la interpretación del artículo 51.1b) del Reglamento sobre la marca comunitaria, al fijar qué criterios han de tomar en consideración los jueces y tribunales de los Estados miembros de la UE para decidir si una empresa que solicita el registro de una marca comunitaria tridimensional está actuando o no de mala fe. El centro de la cuestión radicaba en determinar si Lindt, que fabrica sus conejitos desde 1950, había actuado de mala fe al registrar en el año 2000 su Goldhase como marca tridimensional, en la Oficina de Marcas comunitarias (OAMI), con la finalidad de prohibir a sus competidores la fabricación y venta de este tipo de chocolates, que son golosina habitual desde 1930 en las fiestas de Pascua en Centroeuropa. Jurisprudencia Los conejitos de chocolate Lindt y las marcas registradas de mala fe Así lo entendía la empresa Hauswirth, fabricante desde 1962, que fue demandada por Lindt por violación de su marca, y se defendió alegando la mala fe de la empresa suiza, que conociendo el uso de signos similares por parte de competidores que ostentaban un derecho adquirido en un Estado miembro, solicitó el registro de la marca comunitaria para impedirles seguir utilizándolo. En su sentencia, el Tribunal recalca que la mala fe del solicitante ha de apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en cada caso. Asimismo, la naturaleza de la marca solicitada puede resultar relevante para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante: si el signo consiste en la forma y la presentación global del producto, la existencia de la mala fe podrá acreditarse más fácilmente si la libertad de elección de los competidores está limitada por consideraciones de orden técnico o comercial, de manera que el titular de la marca podría impedir a sus competidores no sólo la utilización de un signo idéntico o similar, sino también la comercialización de productos comparables. Igualmente, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante se puede tener en cuenta el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud de su registro como marca comunitaria, pues tal notoriedad podría justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible para su marca, sin que ello constituya una conducta ilegítima. Jurisprudencia Los conejitos de chocolate Lindt y las marcas registradas de mala fe A la vista de estas consideraciones, es ahora el Tribunal austriaco el que debe valorar si Lindt ha actuado de buena o mala fe al registrar su marca del conejito dorado y si, en consecuencia, la marca es válida o nula. Legislación El Proceso Monitorio Europeo En tiempos como los actuales, en los que la morosidad y los impagos son bastante frecuentes, es oportuno recordar la vigencia y posibilidad de acudir, desde el pasado 12 de diciembre de 2008, en España y en el resto de países miembros de la Unión Europea -con excepción de Dinamarca- al proceso monitorio europeo, establecido por el Reglamento (CE) núm. 1896/2006. Se trata de un nuevo proceso que, siguiendo la técnica monitoria, permite a los acreedores reclamar deudas dinerarias y, si el deudor no se opone, obtener un título que será ejecutivo en cualquier Estado miembro, sin necesidad de seguir un procedimiento de exequátur en el Estado miembro de ejecución, ni de obtener su previa certificación como título ejecutivo europeo en el Estado miembro de origen. Y ello, porque este nuevo proceso europeo se diseña como un procedimiento uniforme, en el que los trámites esenciales se regulan del mismo modo para todo el territorio europeo. Legislación El Proceso Monitorio Europeo El procedimiento guarda gran semejanza con el monitorio regulado en la Ley española de Enjuiciamiento Civil, si bien tiene también significativas diferencias. Así: 1. No está sujeto a límite de cuantía, a diferencia de nuestro monitorio que solamente puede utilizarse para reclamar deudas no superiores a 30.000 euros. 2. Todo el procedimiento se tramita por medio de formularios preestablecidos, existiendo uno para la petición del demandante, otro para la oposición del demandado, y otros para las diferentes resoluciones que ha de adoptar el tribunal. 3. Junto al principal de la deuda, se puede reclamar los intereses y las costas. No obstante, plantea ciertas dificultades la inclusión de las costas en la petición de requerimiento que, como hemos dicho arriba, está pensada para importes determinados, vencidos y exigibles. 4. No es preciso aportar documento alguno con la petición, bastando con hacer una relación de los medios de prueba de que se dispone. 5. La oposición del deudor no desemboca necesariamente en un procedimiento declarativo, sino que el acreedor puede excluir voluntariamente esta consecuencia en su petición de requerimiento. El deudor puede oponerse al requerimiento de pago sin necesidad de motivar su oposición. GARRIDO PASTOR ABOGADOS es una empresa que desarrolla, de un lado, la actividad propia de una Agencia de Propiedad Industriila e Intelectual, y de otro lado, la actividad de un despacho jurídico especializado en estas materias. Como Agencia de Propiedad Industrial se prestan los sevicios de génesis, obtención y seguimiento de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual: Patentes, Marcas, Modelos, Derechos de Autor. Asimismo, se solicitan registros de nombres de dominio. También realizamos análisis de carteras de propiedad industrial en una triple faceta: en primer lugar, tecnología; en segundo lugar, signos de la empresa y de sus prestaciones; y, finalmente, diseños. En cuanto al despacho jurídico, se prestan servicios de asesoramiento, conciliación y defensa en estas materias. GARRIDO PASTOR ABOGADOS cuenta con capacidad para trabajar a nivel internacional en Español, Inglés, Aleman y Francés. En la elaboración de este boletín han participado: Datos de contacto: D. José Gabriel Garrido Pastor Abogado del ICAM y Agente de la Propiedad Industrial D. Jesús Sánchez Silva Abogado del ICAM y Prof. de Derecho Mercantil de la UAM y de la UOC C/ López de Hoyos, 78 Dpdo. – Bajo A. Madrid 28002 Teléfono: + 34 91 590 07 73 Fax: + 34 91 590 07 74 [email protected] www.garridopastor.com