Expediente Rol N°10338, liceo-diegoportales.cl Titular: Corporación

Expediente Rol N°10338, liceo-diegoportales.cl Titular: Corporación

Expediente Rol N°10338, liceo-diegoportales.cl
Titular: Corporación Municipal de Rancagua
Revocante: Universidad Diego Portales
Tipo de Revocación: Temprana
SENTENCIA DEFINITIVA
Santiago, veintidós de junio de dos mil dieciséis.
VISTO:
1.- Que mediante Oficio de 9 de mayo de 2016, el Centro de Resolución de
Controversias de NIC Chile me comunicó la designación como árbitro arbitrador
para resolver el conflicto suscitado por la solicitud de revocación del nombre de
dominio liceo-diegoportales.cl. Dicho nombramiento fue aceptado el día 10 de
mayo de 2016, y ninguna de las partes solicitó la inhabilidad del juez árbitro en
el término establecido para ello. Los honorarios arbitrales fueron enterados
oportunamente por la parte revocante.
2.- Que son partes en dicho conflicto Universidad Diego Portales, representada
por doña María Luisa Valdés Steeves, como revocante, y Corporación Municipal
de Rancagua, como titular.
3.- Que, con fecha 1 de junio de 2016, Universidad Diego Portales demandó de
revocación, acompañó documentos probatorios y solicitó la asignación del
nombre de dominio liceo-diegoportales.cl, conforme a los argumentos que
siguen:
3.1. La demandante afirma ser una universidad privada chilena, fundada en
1982 y adscrita al sistema de admisión de las universidades del Consejo de
Rectores (CRUCH).
El inicio de sus actividades docentes se produjo en marzo de 1983, y el 10 de
marzo de 1990, con la publicación de la Ley orgánica Constitucional de
Enseñanza, se sometió voluntariamente al proceso de acreditación, con el
objeto de tramitar posteriormente la autonomía universitaria. Producto de la
conclusión exitosa de este proceso, el Consejo Superior de Educación decretó
en marzo de 1993 la plena autonomía de la Universidad Diego Portales, basada
en el cumplimiento satisfactorio de su proyecto institucional.
Actualmente la Universidad Diego Portales se encuentra acreditada por cinco
años, desde octubre de 2013 hasta octubre de 2018, en las áreas de gestión
institucional, docencia de pregrado, vinculación con el medio e investigación.
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Luego, la demandante señala que es titular de marcas comerciales que
contienen íntegramente el signo DIEGO PORTALES, como parte de su estrategia
para proteger la denominación con la que se distingue en nuestro país, las
cuales son una muestra de su mejor derecho e interés preferente que le asiste
respecto de dicho signo.
Agrega que DIEGO PORTALES tiene por objeto distinguir e identificar una
reconocida universidad en Chile y diversos productos y servicios asociados a la
educación, de modo que el público usuario y consumidor lo asocia fácilmente
con esta. Así, la revocante y sus actividades se reconocen y distinguen en el
mercado por medio de la expresión DIEGO PORTALES, signo idéntico al
elemento distintivo y funcional del nombre de dominio en disputa liceodiegoportales.cl.
Estima que los usuarios y el público general relacionará el nombre de dominio
con los servicios que protege el actor y no con la demandada, pues al
enfrentarse al mismo, lógicamente pensará que se refiere a un sitio en el que se
publicitan los servicios de la reconocida Universidad DIEGO PORTALES, ya que
ella se identifica con aquella expresión.
3.3. Resulta evidente, prosigue la revocante, que el nombre de dominio implica
un serio riesgo de error y confusión en los usuarios de Internet acerca del
origen de los contenidos y la información que en él se entregue, además de
conllevar un germen de infracción a su marca DIEGO PORTALES.
Resalta que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de
ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En este caso, un
usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio liceo-diegoportales.cl a
un sitio con información relativa a los productos y servicios oficiales que la
Universidad Diego portales ofrece y distingue.
Esto último, debido a que en el nombre de dominio en disputa se encuentra
reproducido el signo DIEGO PORTALES mediante el cual la demandante se
distingue en el rubro de la educación, acompañando a la palabra LICEO, que se
vincula directamente con los servicios protegidos por su marca.
3.4. Para reforzar lo anterior, el demandante destaca que ya es titular de varios
otros nombres de dominio muy similares al disputado, como son
diegoportales.cl,
udiegoportales.cl,
universidaddiegoportales.cl
e
institutoprofesionaldiegoportales.cl. Ellos muestran su mejor derecho al dominio
en controversia, que es idéntico a sus marcas registradas, las cuales le otorgan
derechos exclusivos y excluyentes para desarrollar su actividad con el nombre
DIEGO PORTALES.
Según lo ya expuesto, es un hecho público y notorio que los vocablos DIEGO
PORTALES caracterizan ampliamente a la revocante en el ámbito nacional, y
que ellos corresponden a su marca registrada.
Explica que el nombre de dominio en disputa consta de dos partes: por un lado
la palabra LICEO, que corresponde a una expresión para designar a
instituciones de educación, y por otro de las palabras DIEGO PORTALES, que
identifican a la universidad demandante. Por ello, es indudable que el público
en general creerá que el dominio hace referencia a que este Liceo pertenece a la
Universidad Diego Portales y que cuenta con su respaldo, lo que evidentemente
no se condice con la realidad.
3.2.
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Por último, el revocante estima que el dominio en discordia, que es
antecedido por un término relacionado a la educación, adquiere valor y
reconocimiento al estar acompañado del signo DIEGO PORTALES, que se
encuentra estrechamente vinculado al actor en virtud de sus marcas y
dominios ya registrados. Y destaca que sus marcas DIEGO PORTALES son
famosas y notorias a nivel nacional, por lo que los usuarios concluirán
razonablemente que aquel difunde información acerca de algún liceo que
cuenta con respaldo de la Universidad Diego Portales.
Se reitera en la demanda que el revocante tiene un interés legítimo, real y
efectivo sobre el nombre de dominio liceo-diegoportales.cl, y que la acción de
revocación obedece a la necesidad de identificar y proteger su nombre,
productos y servicios en Internet, por todo lo cual posee un mejor derecho e
interés preferente para la asignación del dominio señalado.
4.- Que la demandante acreditó, mediante impresiones de las páginas web
correspondientes, su titularidad respecto de cuatro registros de la marca
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES, denominativa y mixta, que distingue
productos de la Clase 16 y servicios de la Clase 41, de un registro de la
denominación DIEGO PORTALES, para distinguir servicios de la Clase 41, y la
inscripción vigente de los nombres de dominio universidaddiegoportales.cl e
institutoprofesionaldiegoportales.cl. Se acreditó igualmente, por medio de los
documentos acompañados, la actividad empresarial y giro comercial de la
revocante.
Se acompañaron impresiones de la página web de NIC Chile con información
relativa a los nombres de dominio diegoportales.cl y udiegoportales.cl,
actualmente no inscritos.
5.- Que con fecha 2 de junio de 2016 se otorgó traslado para contestar la
demanda y se tuvo por acompañados los documentos en la forma solicitada.
El titular no contestó la demanda.
6.- Que con fecha 14 de junio de 2016 se citó a las partes a oír sentencia.
3.5.
Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, conforme a lo previsto por el artículo 18 de la Reglamentación
para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .Cl, toda persona
natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un
nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se
sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio
.Cl. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de
publicación de 30 días, y según lo previsto por el artículo 19 de la misma
Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente.
SEGUNDO: Que la presente controversia tiene lugar por una solicitud de
revocación temprana u ordinaria, esto es, presentada dentro de los treinta días
siguientes a la inscripción del nombre de dominio en disputa, por lo cual el
revocante debe acreditar la existencia de un interés preferente que le otorgue
una primacía o ventaja respecto del titular y justifique la asignación de dicho
dominio a su favor.
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TERCERO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la citada
Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio
.Cl, es responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no
contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de
información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.
CUARTO: Que de conformidad a las normas antes citadas, y a aquella
contenida en el artículo 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por
Nombres de Dominio .Cl, el demandante podrá obtener la revocación de la
inscripción del dominio en discordia y la asignación del mismo, cuando
demuestre su titularidad sobre derechos válidamente adquiridos o que la
inscripción resulta contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de
expresión y de información, o a los principios de la competencia leal y de la
ética mercantil.
QUINTO: Que el demandante funda su pretensión en la similitud existente
entre el dominio liceo-diegoportales.cl y sus marcas UNIVERSIDAD DIEGO
PORTALES y DIEGO PORTALES, y también en la semejanza respecto de sus
nombres
de
dominio
vigentes
institutoprofesionaldiegoportales.cl
y
universidaddiegoportales.cl, todos anteriores a aquel y que utiliza efectivamente
en el mercado para la identificación de sus productos y servicios, por lo cual la
inscripción y uso del primero implica un riesgo de error y confusión, conlleva
un germen de infracción de sus marcas y provoca que el público usuario y
consumidor lo asocie con estas.
SEXTO: Que, por lo preceptuado por el artículo 16.1 de la Política de
Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .Cl, la inactividad
procesal en la que ha permanecido el demandado en estos autos no podrá ser
considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los
hechos alegados por el revocante, y tampoco podrá considerarse como motivo
suficiente para aceptar las reclamaciones de éste ni como una justificación para
que el árbitro no deba decidir el litigio de acuerdo con los hechos y pruebas que
consten en el proceso.
SÉPTIMO: Que la comparación entre los rasgos esenciales de las marcas
comerciales y de los nombres de dominio, como se plantea en la controversia
que nos ocupa, resulta necesaria para valorar las restricciones sobre los
últimos que derivan de la protección de derechos de propiedad industrial y de
las reglas de competencia desleal. Asimismo, se precisa examinar la conducta y
posición de quien registró el nombre de dominio, para establecer si se vulnera el
derecho de marca por el uso y difusión del signo protegido.
OCTAVO: Que para determinar la existencia de confusión en los términos
alegados en la demanda, ha de atenderse a la similitud entre los signos, a la
implantación y prestigio de la marca registrada y al uso y destino efectivo que el
titular otorgue al nombre de dominio inscrito, pues el derecho de marcas tiene
por objetivo proteger al propietario del bien inmaterial contra los actos de
terceros que, provocando un riesgo de confusión en el ánimo de los
consumidores, intenten obtener provecho de la reputación atribuida a la marca.
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NOVENO: Que, además, al evaluar el riesgo de confusión debe tenerse presente
la capacidad de diferenciación del consumidor medio, a partir del supuesto y
constatación de que los usuarios de Internet son normalmente conocedores de
que la más mínima variación en un nombre de dominio conduce a un destino
diferente, y porque ellos desempeñan un rol activo en la percepción del
dominio, que suelen pulsar para acceder al mismo.
DÉCIMO: Que si bien hay identidad de los elementos prevalentes tanto en los
signos distintivos del actor como en el dominio en conflicto, no puede
sostenerse en la especie que ello genere un riesgo de confusión ni que implique
un menoscabo del carácter distintivo de los signos anteriores, porque estos
coexisten pacíficamente con otros dominios pertenecientes a terceros y que son
de igual manera similares. Así ocurre con los nombres de dominio vigentes y
activos colegiodiegoportales.cl, colegiosdiegoportales.cl, escueladiegoportales.cl y
ediegoportales.cl, que ofrecen precisamente servicios educacionales, y los
también vigentes pero inactivos initeldiegoportales.cl, institutodiegoportales.cl,
ipdiegoportales.cl y el mismo liceodiegoportales.cl. Y no consta en el proceso que
Universidad Diego Portales haya accionado para obtener la revocación de
ninguno de ellos.
UNDÉCIMO: Que, asimismo, la semejanza del signo en disputa con las marcas
y dominios citados por el actor no basta para estimar la concurrencia de un
riesgo de asociación porque, al igual que en los casos de dominios similares de
terceros, ni aun el empleo de aquel para el desarrollo de servicios de educación
será suficiente para generar en los usuarios una confusión que les induzca a
pensar en vínculos organizativos o económicos entre los titulares.
DUODÉCIMO: Que no se ha acreditado en el proceso que la conducta del
demandado vulnere los principios de la competencia leal y de la ética mercantil,
y tampoco se ha demostrado la existencia de otro interés jurídico preferente del
actor sobre el nombre de dominio en conflicto que sustente su pretensión.
RESUELVO:
Que se rechaza la demanda de revocación deducida por Universidad Diego
Portales y, en consecuencia, se mantiene la asignación del nombre de dominio
liceo-diegoportales.cl a su actual titular Corporación Municipal de Rancagua.
Que no se condena en costas a la demandante, por estimarse que tuvo motivo
plausible para litigar.
Ciérrese en su oportunidad el expediente electrónico y publíquese la sentencia
en el sitio web.
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Autorizan en calidad de testigos doña Dominique Pinochet Altamirano y doña
Janet Altamirano Sánchez, ambas domiciliadas en Avda. Apoquindo 3600, Piso
5, Las Condes.
HECTOR
JULIO
LOYOLA
NOVOA
Firmado digitalmente por
HECTOR JULIO LOYOLA
NOVOA
Nombre de
reconocimiento (DN):
c=CL, title=ABOGADO,
cn=HECTOR JULIO
LOYOLA NOVOA,
email=hloloyola@mercat
oria.cl,
serialNumber=8014012-6
Fecha: 2016.06.22
19:43:17 +02'00'
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