Audiencia Provincial AP de Castellón (Sección 3ª) Sentencia num

Audiencia Provincial AP de Castellón (Sección 3ª) Sentencia num

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Audiencia Provincial
AP de Castellón (Sección 3ª) Sentencia num. 318/2005
de 16 junio
JUR\2005\198744
COMPETENCIA DESLEAL: IMPROCEDENCIA: ausencia de riesgo de confusión;
ausencia de riesgo de asociación entre los consumidores: dibujo no inscrito como
modelo de utilidad o modelo o dibujo industrial a favor de alguna de las litigantes:
inexistencia de aprovechamiento indebido de la reputación ajena; ausencia de
empleo de signos distintivos ajenos o denominaciones de origen falsas
acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto.
Jurisdicción:Civil
Recurso de Apelación 209/2005
Ponente:IIlma. Sra. Mª Victoria Petit Lavall
La Audiencia Provincial de Castellón declara haber lugar al recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia de fecha12-11-2004dictada
por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Castellón, revocándola en el sentido
de desestimar la demanda.
En la ciudad de Castellón, a dieciséis de junio de dos mil cinco.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida con las
Ilmas. Sras. referenciadas al margen, ha visto el presente recurso de apelación en
ambos efectos, interpuesto contra la sentencia dictada el día doce de noviembre de
dos mil cuatro por la Sra. Juez del Juzgado de 1ª Instancia núm. 3 de Castellón en
el juicio ordinario sobre competencia desleal seguido en dicho Juzgado con el
número de autos 771/03.
Son partes en el recurso, como apelante la demandada Transformaciones del
Caucho Aplitec, SL, representada por la Procuradora Dª. Elisa Toranzo Colón y
defendida por el letrado D. José Antonio Gallardo Agost, siendo apelada la
demandante AEM, SA, representada por la Procuradora Dª. Concepción Motilva
Casado y defendida por el letrado D. Antonio Molina Chabret.
Es Ponente la Ilma. Sra. Dña. Mª Victoria Petit Lavall.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO
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El fallo de la Sentencia apelada literalmente dice: «Que estimando la demanda
interpuesta por la Procuradora de los Tribunales doña Concepción Motilva Casado
en nombre y representación de la mercantil AEM, SA frente a Transformaciones del
Caucho Aplitec, SL debo declarar y declaro:.– 1.– Que los actos llevados a cabo por
la demandada Aplitec, SL y relatados en la demanda constituyen actos de
competencia desleal por confusión, asociación y aprovechamiento indebido del
esfuerzo y reputación ajenos.– 2.– El cese de los actos de competencia desleal
reseñados en la demanda consistentes en fabricación, comercialización y venta de
las tapas de registro arquetas objeto de este pleito.– 3.– Condenando a la
demandada: – Al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la actora en
la forma indicada en el fundamento jurídico quinto de la presente sentencia.– A la
retirada del mercado de todos los catálogos editados por la demandada que
contengan los productos objeto de esta demanda, así como la destrucción de los
mismos.– La retirada de todas las tapas de registro fabricadas por la demandada y
copiadas del modelo de la actora y que son objeto de esta litis, en tanto no se
encuentren en poder de terceros ajenos al proceso.– Condenando asimismo a la
demandada a la publicación, a su costa, de la sentencia en un diario de difusión
nacional y en otro de difusión local en la Ciudad de Valencia.– Todo ello con
imposición de costas a la parte demandada.– Notifíquese la presente resolución a
las partes… modo de impugnación : mediante recurso de apelación ...».
SEGUNDO
Notificada dicha Sentencia a las partes, por la representación procesal de
Transformaciones del Caucho Aplitec, SL se preparó en tiempo y forma recurso de
apelación contra la misma, y una vez admitido a trámite, se interpuso recurso en el
plazo conferido al efecto y mediante escrito razonado, solicitando se dicte Sentencia
mediante la que estimando el recurso de apelación, se revoque la sentencia de
instancia y se desestime íntegramente la demanda con imposición de costas a la
actora.
Se dio traslado a la parte contraria, que presentó escrito impugnando el recurso,
solicitando la confirmación íntegra de los pronunciamientos de la sentencia de
primera instancia.
TERCERO
Se remitieron los autos a la Audiencia Provincial, que tras tener entrada en el
Registro General el día 19 de abril de 2005 correspondió su conocimiento a esta
Sección Tercera, en virtud del reparto de asuntos. Por Providencia de 22 de abril de
2005 se acordó la formación del presente Rollo designándose Ponente al Ilmo. Sr.
Magistrado D. José Manuel Marco Cos. Por Providencia de 5 de mayo de 2005 se
señala para la deliberación y votación el día 15 de junio de 2005. Y por Providencia
de 6 de junio de 2005 se designa nuevo ponente a la Magistrada Suplente Dª Mª
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Victoria Petit Lavall, por permiso reglamentario del Magistrado Ponente que venía
siéndolo.
CUARTO
En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
No Se Aceptan los Fundamentos de Derecho de la Sentencia apelada.
PRIMERO
El presente pleito se origina con la interposición por la representación de AEM,
SA de demanda contra Transformaciones del Caucho Aplitec, SL en ejercicio de
acción de competencia desleal en base a los arts. 6, 11 y 12 Ley 3/1991, de 10 de
enero ( RCL 1991, 71) , de Competencia Desleal. Los hechos acreditados son los
siguientes: a) La mercantil demandante AEM, SA, dedicada a la fabricación de
material eléctrico, produce entre otros productos la «tapa de registro de poliéster
Ara 40» según modelo y especificaciones técnicas obrantes en su catálogo (doc. 1);
b) AEM, SA ha venido suministrando dicha tapa por ella fabricada a las mercantiles
Fundición Dúctil, SA y Fundición Dúctil Fábregas, SA, como consta de los
numerosos albaranes y facturas aportadas con la demanda; c) Fundición Dúctil, SA
y Fundición Dúctil Fábregas, SA se dedican a la comercialización, entre otros
productos, de tapas de registro para alumbrado público, figurando en sus catálogos
el modelo T-15 «tapa de polipropileno», suministrando el mismo para su instalación
en la vía pública a diversos Ayuntamientos, entre ellos el de Valencia; d) la mercantil
demandada Aplitec, SL inicia la fabricación de las tapas de registro por encargo de
la mercantil Fundición Dúctil Fábregas, SA, siguiendo las especificaciones técnicas
y características por ésta exigidas de conformidad con su catálogo, adquiriendo
para ello el correspondiente molde (factura de fecha 10-06-02). La sentencia de
primera instancia estima la existencia de competencia desleal al considerar que la
mercantil demandada Aplitec, SL ha imitado el dibujo de las tapas fabricadas por
AEM, SA ocasionando con ello confusión al destinatario (Ayuntamiento de Valencia)
con aprovechamiento de la reputación y prestigio de la mercantil demandante. La
representación de Aplitec, SL recurre dicha sentencia y solicita su revocación y la
desestimación de la demanda interpuesta.
SEGUNDO
Alega la apelante que la sentencia de instancia ha incurrido en error tanto en la
valoración de la prueba como en la aplicación de la Ley de Competencia Desleal (
RCL 1991, 71) , ya que una recta valoración y aplicación de éstas debe conducir
necesariamente a declarar la inexistencia de acto de competencia desleal alguno
llevado a cabo por Aplitec, SL.
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La mercantil apelada invoca como infringidos los arts. 6, 11 y 12 LCD que
prohíben tres categorías de actos de competencia desleal muy próximos entre los
cuales existen importantes relaciones sistemáticas, pues todas ellas provienen de
actos de imitación de otro competidor en sentido amplio (Vicent Chulia/Monteagudo
Monedero). Son los actos de confusión (art. 6); los actos de imitación (art. 11) y la
explotación de la reputación ajena o competencia parasitaria (art. 12). Y del análisis
de los hechos probados siguiendo los requisitos que exigen los preceptos invocados
para que pueda determinarse la existencia de un acto de competencia desleal,
debemos concluir dando la razón a la apelante.
En primer lugar, el art. 6 LCD prohíbe los actos de confusión estableciendo que:
«Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión
con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.– El riesgo de
asociación por parte de los consumidores es suficiente para fundamentar la
deslealtad de una práctica». Debemos, en consecuencia, proceder a determinar si
la fabricación de las tapas de registro para alumbrado público realizadas por Aplitec,
SL con el mismo dibujo que las fabricadas por AEM, SA constituye un acto de
confusión. La estructura del tipo definido en el art. 6 LCD o, dicho de otro modo, la
deslealtad prohibida por el precepto, se sitúa en la expoliación de las ventajas
competitivas ligadas a otro sujeto (deslealtad frente a un competidor), teniendo en
cuenta la reacción de los consumidores ante el suministro de una información que
no se corresponde con la realidad (deslealtad frente a los consumidores).
En efecto, para que estemos ante un acto de confusión no basta con el
aprovechamiento del buen nombre de otro para captar clientes, sino que es
necesario que se introduzca en el proceso de comunicación con la clientela
(consumidor) elementos adecuados para provocar decisiones de mercado basadas
en la errónea representación de la realidad sobre la identidad o procedencia
empresarial, prestaciones o establecimientos considerados. Es decir, se necesita
que concurran ambas realidades: confusión y asociación. Por ello, para apreciar la
existencia de confusión es necesario valorar o prestar atención al consumidor
destinatario de la oferta. En el caso que nos ocupa, y en contra de la sentencia de
instancia, debemos concluir que consumidor aquí no lo es el Ayuntamiento de
Valencia (u otros Ayuntamientos) destinatarios finales de los productos. Por el
contrario, consumidores son las mercantiles Fundición Dúctil, SA y Fundición Dúctil
Fábregas, SA, adquirentes del producto. En este sentido se ha pronunciado la AP
Madrid, sentencia 13-12-1994 ( AC 1995, 37) al afirmar:
Basta con que sea susceptible de producir error, pero no respecto del consumidor
medio (que realmente no existe, siendo una referencia ideal) sino respecto al
concreto universo concernido por la conducta concurrencial que se enjuicia y es
respecto a ese universo que deberá efectuarse la valoración. En el presente caso la
competencia concurrencial se da entre dos sociedades dedicadas a la
comercialización de muebles de cocina. Pero que no tienen una relación directa con
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el público o consumidor en general sino que, por el contrario, se relacionan con los
distribuidores, intermediarios o tiendas especializadas en tiendas de cocina. Y,
como se desprende de la prueba testifical, en este particular universo concernido
por la conducta concurrencial no se ha generado (ni en ese ámbito era susceptible
de generar) confusión alguna o riesgo de asociación».
En efecto, han sido precisamente las mercantiles catalanas, profesionales o
especialistas en el sector de la distribución y venta de mobiliario urbano, las que han
adquirido el producto a Aplitec, SL, pero además precisamente encargándole el
mismo conforme a las especificaciones técnicas y el dibujo obrante en sus
catálogos, por lo que en modo alguno existe o se deriva confusión alguna, sino todo
lo contrario. Efectivamente, dichas mercantiles son las que han ido suministrando al
Ayuntamiento de Valencia las tapas de alumbrado público, siguiendo las
especificaciones del pliego de condiciones del mismo (folios 484 y ss), y, como
indica el mismo «siguiendo al tipo normalizado por el Ayuntamiento de Valencia y
llevarán grabado el pertinente anagrama». Además, el Ayuntamiento no ha exigido
en ningún momento un fabricante concreto, y ni siquiera ha sido conocedor de quién
fabricaba dichas tapas y, sobre todo, y lo que es más importante, en ningún
momento ha quedado acreditado que el dibujo de las tapas haya sido creado por la
mercantil apelada AEM, SA, puesto que el mismo consta en los catálogos de
Fundición Dúctil, SA y Fundición Dúctil Fábregas, SA, sin hacer referencia alguna a
su origen, lo que además no ha sido discutido en la presente litis.
El art. 11 LCD ( RCL 1991, 71) prohíbe los actos de imitación. Partiendo del
principio de libertad de imitación de iniciativas y prestaciones empresariales ajenas,
salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva protegido por la Ley, sólo
se sanciona o prohíbe la imitación que reúna determinadas circunstancias.
Concretamente el apartado 2 establece que «la imitación de prestaciones de un
tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por
parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento
indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno» . Nuevamente introduce el art. 11.2
LCD el riesgo de asociación para los consumidores (de modo similar al art. 6), así
como también la explotación de la reputación ajena (contenida en el art. 12 LCD).
De este modo, para que una imitación –como la aquí pretendida del dibujo lineal de
las tapas de alumbrado público– pueda ser configurada como acto de competencia
desleal es necesario:
a) que esté amparada por un derecho de exclusiva protegido por la Ley
(propiedad industrial o propiedad intelectual), cosa que no sucede pues no se ha
demostrado que el dibujo perteneciese a AEM, SA, sino que ha venido siendo
utilizado por Fundición Dúctil, SA y Fundición Dúctil Fábregas, SA como propio en
sus catálogos; sin que se haya acreditado que se encontrase siquiera inscrito como
modelo de utilidad o modelo o dibujo industrial a favor de alguna de las litigantes.
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b) que resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores,
que como antes hemos visto, no sucede en el presente caso, por un lado porque
precisamente las mercantiles consumidoras son las que encargan el producto a la
apelante siguiendo las instrucciones (especificaciones técnicas y características
obrantes en sus folletos), por otro, porque en modo alguno el dibujo de las tapas
induce al consumidor (profesional del sector) a pensar que provienen de la mercantil
AEM, SA Como reiteradamente ha afirmado la doctrina mercantilista
(Massaguer/Monteagudo/Otero Lastres/ de la Cuesta/Sánchez Calero/ Portellano,
entre otros) para que la imitación de una prestación genere asociación y
desencadene la consiguiente deslealtad, deben darse dos requisitos: 1) singularidad
competitiva, que en principio se excluye en relación con las formas estandarizadas
(como la presente), así como en relación con las formas banales (integradas por
elementos geométricos, como sucede aquí) y 2) asentamiento o implantación
suficiente en el tráfico, lo que desde luego tampoco sucede, ni se ha demostrado.
Además, hay que tener en cuenta que la propia Ley de Competencia Desleal ( RCL
1991, 71) expresamente excluye la deslealtad en aquellos casos en que el riesgo de
asociación resulte «inevitable» (art. 11.2 in fine LCD), lo que en buena medida
puede predicarse del presente caso.
c) que comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena o el
esfuerzo ajeno. Y tampoco se dan estos dos requisitos en el caso analizado. La
prestación supuestamente original, esto es, el dibujo de las tapas de alumbrado de
AEM, SA, no goza de reconocimiento, fama o prestigio en el tráfico, que conlleve la
afirmación de que ha existido aprovechamiento de la reputación ajena y tampoco se
ha acreditado que la mercantil AEM, SA posea prestigio o reconocimiento en el
mercado. Por último, tampoco ha quedado demostrado que la apelante se haya
aprovechado indebidamente del esfuerzo ajeno de AEM, SA En efecto, el art. 11.2
LCD no debe ser interpretado como un principio general de protección de la mera
inversión; además Aplitec, SL ha realizado la inversión pertinente adquiriendo el
molde necesario para la fabricación del producto estandarizado con un dibujo que
ha sido precisamente el encargado por las mercantiles de conformidad con su
catálogo. Así, no se da el «carácter de desleal, por aprovechamiento indebido del
esfuerzo ajeno, (que) es el de la existencia, no de una imitación, sino de una
verdadera reproducción, una mera copia sin esfuerzo intermedio» ( SAP Barcelona,
25-3-1998 [ AC 1998, 567] .
El tercer precepto de la LCD que se considera infringido es el art. 12. El mismo
establece que «Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio
propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional
adquirida por otro en el mercado» . Regula este precepto la llamada competencia
parasitaria, que no exige confusión. Este precepto, en los casos como el presente
en que lo que se denuncia es la imitación, tiene escasa aplicación práctica. No
existe empleo de signos distintivos ajenos o denominaciones de origen falsas
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acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o
expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase y similares, como prevé el art.
12. párrafo 2º LCD, al ejemplificar los supuestos más importantes. Por ello, debe
conectarse con los preceptos anteriormente analizados, debiendo concluirse que la
apelante Aplitec, SL no se ha aprovechado indebidamente de las ventajas de la
reputación adquirida por AEM, SA En efecto, en ningún momento se ha demostrado
que la mercantil apelada al fabricar las tapas de alumbrado haya establecido una
vinculación entre dicha prestación y la de AEM, SA, y su reputación industrial y/o
comercial.
Finalmente, tampoco podemos incluir el supuesto enjuiciado en la cláusula
general del art. 5, que reputa desleal todo comportamiento que resulte
objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, puesto que la actuación de
mercantil apelante ha sido adecuada en el ejercicio de su actividad de producción
de bienes para el mercado (buena fe en sentido objetivo).
En definitiva, debemos concluir en la presente litis la inexistencia de competencia
desleal. De los hechos acreditados claramente deriva que las mercantiles Fundición
Dúctil, SA y Fundición Dúctil Fábregas, SA son distribuidoras, entre otros elementos
de mobiliario urbano, de las tapas de alumbrado. Que las mismas contienen en sus
catálogos dichas tapas con el mismo dibujo de AES, SA Que AES, SA fabricaba
dichas tapas para las mencionadas mercantiles, que posteriormente éstas encargan
la fabricación de dichas las tapas a Aplitec, SL, con el dibujo y las especificaciones
técnicas que figuran en su catálogo, éstas últimas exigidas por la administración
pública. No existe pues, como anteriormente hemos visto, en esta supuesta
imitación ni confusión, ni riesgo de asociación en el consumidor (Fundición Dúctil),
ni aprovechamiento de la reputación o esfuerzo ajeno, sino todo lo más una ruptura
de relaciones comerciales (contrato de suministro) entre AES, SA y Fundición Dúctil,
SA y Fundición Dúctil Fábregas, SA Por todo ello, debe revocarse la sentencia de
instancia desestimándose la demanda.
TERCERO
Lo anteriormente expuesto conlleva la estimación del recurso y la revocación de
la sentencia apelada, por lo que se imponen a la demandante las costas de la
primera instancia y no se imponen las costas de esta apelación (arts. 394 y 398
LECiv [ RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892] ).
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,
FALLAMOS
Que estimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal
de la demandada Transformaciones del Caucho Aplitec, SL, contra la Sentencia
dictada el día doce de noviembre de dos mil cuatro por la Sra. Juez del Juzgado de
1ª Instancia núm. 3 de Castellón en el juicio ordinario sobre competencia desleal
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seguido en dicho Juzgado con el número de autos 771/03, debemos revocar y
revocamos la misma en todos sus extremos, desestimando la demanda interpuesta
y absolviendo a la demandada de todos los pedimentos en ella contenidos. Se
imponen a la demandante las costas de la primera instancia y no se imponen las
costas de esta apelación
Notifíquese la presente Sentencia y remítase testimonio de la misma, junto con
los autos principales al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN. –Leida y publicada ha sido la anterior resolución por la Ilma. Sra.
Magistrada Ponente en el mismo día de su fecha estando constituido en audiencia
pública.-Certifico.
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