Vinculación entre el nombre, la denominación, la marca y el nombre
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Vinculación entre el nombre, la denominación, la marca y el nombre
X Área Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual X Contenido Vinculación entre el nombre, la denominación, la marca y el nombre comercial informe especial GLOSARIO X-1 Vinculación entre el nombre, la denominación, la marca y el nombre comercial Ficha Técnica Autor:Dr. Cristhian Northcote Sandoval Título:Vinculación entre el nombre, la denominación, la marca y el nombre comercial Fuente: Actualidad Empresarial, Nº 219 - Segunda Quincena de Noviembre 2010 1.Introducción En las actividades empresariales es de vital importancia la identificación que se logra entre la empresa, sus productos y los consumidores. Esta identificación puede llevar a crear la fidelidad tan deseada por todo empresario a fin de obtener y mantener a un cliente. Por ello, desde hace algunos años ya en nuestro país, los empresarios han tomado conciencia de la importancia que tiene concebir una marca, un nombre comercial y una denominación atractivos para sus negocios. Y debido a la importancia de estos factores se hace necesario contar con mecanismos de protección que le permitan al empresario evitar que otras personas hagan un uso indebido de su denominación, su marca y nombre comercial. El objetivo del presente informe es establecer la vinculación entre estas tres figuras, relativas al nombre o denominación, la marca y el nombre comercial, de forma tal que se tenga una idea clara de sus alcances y de cómo deben ser protegidos. 2. Marco normativo En nuestro país, el nombre de las personas naturales, ya sea que ejerzan actividad empresarial o no, se encuentra regulado por las disposiciones del Código Civil. En el caso de las personas jurídicas, la regulación de sus denominaciones o razones sociales está contenida en las normas especiales previstas en el Código Civil, la Ley General N° 219 de Sociedades, la Ley de la EIRL y la Ley General de Cooperativas, respectivamente. En el caso de las marcas y los nombres comerciales, su regulación está determinada por la Decisión N° 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, emitida por la Comisión de la Comunidad Andina, y por el Decreto Legislativo N° 1075 - Disposiciones Complementarias a la Decisión N° 486. 3. Aspectos preliminares Para establecer la relación que existe entre la denominación, la marca y el nombre comercial, primero debemos tener en claro en qué casos se aplican estas tres figuras y cómo se regulan en nuestro país, para luego analizar de qué manera influye o se relaciona cada una con las otras. Para ello, debemos tener en cuenta que todos estos conceptos están enmarcados en el ámbito empresarial. Por tal motivo, es importante conocer cuales son las formas de organización empresarial que se desarrollan en el país. Una empresa puede organizarse utilizando dos esquemas básicos: el de la persona natural y el de la persona jurídica. En el primer caso nos encontramos con la persona natural con negocio, también llamada empresa unipersonal. En el segundo caso nos encontramos con todas las alternativas de personas jurídicas reguladas en nuestra legislación, entre las que se encuentran las sociedades, la EIRL, las cooperativas y las personas jurídicas sin fin de lucro. Veamos primero cómo es que opera una persona natural con actividad empresarial. 3.1.La Persona Natural con Negocio o Empresa Unipersonal Cuando hablamos de una persona natural con negocio o empresa unipersonal nos estamos refiriendo a aquella persona natural que, sin constituir ninguna clase de persona Segunda Quincena - Noviembre 2010 jurídica, realiza una actividad comercial. Para tal efecto, esta persona natural destina una parte de su patrimonio para el desarrollo del negocio que ha elegido. Cuando esta persona realiza sus actividades comerciales de manera formal, procede a su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC que administra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. Informe Especial X-4 Probablemente, es esta inscripción la que genera una confusión muy común, que consiste en la creencia que las personas naturales con negocio que cuentan con un RUC poseen la misma naturaleza de una persona jurídica y que, por ello, existe una distinción entre su calidad como persona natural y su calidad como empresa, lo cual, jurídicamente, no es acertado. Efectivamente, no existe una diferencia entre la persona natural en sí misma y la empresa que desarrolla en forma directa. En esencia, se trata del mismo sujeto, por lo que el patrimonio es uno solo, el nombre es uno solo y sus obligaciones y derechos se atribuyen a la propia persona natural, sin hacer distinción entre ésta y la empresa. Así por ejemplo, el patrimonio de la persona natural y el patrimonio que ésta destina al desarrollo de su negocio es uno solo, por lo que las obligaciones derivadas de su actividad comercial se encuentran respaldadas por todo el patrimonio de la persona natural. La inscripción en el RUC constituye únicamente un registro para efectos del cumplimiento de las obligaciones tributarias que se generan por las operaciones de la persona natural, pero de ninguna manera configura la constitución de una persona jurídica. El RUC constituye únicamente un registro para la identificación de los contribuyentes y demás sujetos con obligaciones o derechos de carácter tributario, pero de ninguna manera otorga personalidad jurídica. Actualidad Empresarial X-1 X Informe Especial Por todos estos motivos, es claro que la empresa unipersonal no presenta mayores diferencias con una persona natural común y corriente, más que en el hecho que la primera desarrolla una actividad comercial y se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones tributarias aplicables a su actividad. EIRL y la persona natural que es su titular. Además, debe tenerse en cuenta que la EIRL otorga una responsabilidad limitada a su titular, por la cual las obligaciones asumidas por la EIRL sólo afectan a su patrimonio mas no al patrimonio del titular, salvo algunas excepciones2. El hecho de que para efectos jurídicos no exista una distinción entre la persona natural como tal y su empresa, implica que sólo será de aplicación un nombre para identificar a la persona natural, pero, según veremos más adelante, podrá tener uno o varios nombres comerciales y una o varias marcas. Para que la EIRL obtenga su personalidad jurídica y le otorgue a su titular la protección de la responsabilidad limitada, es necesario seguir el procedimiento de constitución y registro previsto por el Decreto Ley N° 21621. Únicamente cuando este procedimiento es concluido estaremos ante una EIRL con personalidad jurídica y patrimonio distinto al de su titular. El nombre de una persona es el atributo que la identifica y la diferencia de las demás personas. Está compuesto por el prenombre y el apellido. Se trata de un atributo que, salvo mandato judicial, no puede ser modificado a voluntad por la persona. Al desarrollar una actividad empresarial, una persona natural no cambia de nombre ni tiene, como ocurre con las personas jurídicas, una denominación o razón social. Es un error común que las personas confundan el nombre comercial que utilizan en su actividad empresarial con una denominación o razón social. Como veremos más adelante, se trata de conceptos distintos. Una persona natural sólo puede tener un nombre, por lo que, legalmente, su identificación se realiza a través de dicho nombre y no de sus marcas o nombres comerciales. Este hecho tiene consecuencias muy importantes pues para todos los efectos, la persona debe identificarse con su nombre, como por ejemplo, para la emisión de sus comprobantes de pago, la celebración de contratos, la obtención de permisos o licencias administrativas, etc. Pasemos ahora al segundo esquema de organización empresarial, el de las personas jurídicas. 3.2. La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - EIRL Entre las personas jurídicas reguladas en nuestro país, por decirlo de alguna manera, el siguiente nivel de organización después de la persona natural, es la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Veamos las características de esta persona jurídica. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1°1 del Decreto Ley N° 21621, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada es una persona jurídica de derecho privado, constituida por voluntad unipersonal, con patrimonio propio distinto al de su titular. Como vemos, la EIRL configura una persona jurídica distinta a su titular, por lo que si se produce una división jurídica entre la 1 Decreto Ley N° 21621 - Artículo 1°.- La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada es una persona jurídica de derecho privado, constituída por voluntad unipersonal, con patrimonio propio distinto al de su Titular, que se constituye para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de Pequeña Empresa, al amparo del Decreto Ley Nº 21435. X-2 Instituto Pacífico El proceso de constitución de la empresa individual de responsabilidad limitada consiste en el otorgamiento de la escritura pública de constitución por parte del titular, quien aporta la totalidad del capital, y la posterior inscripción en los registros públicos. Es esta inscripción la que genera la personalidad jurídica. Como podemos apreciar, todas estas formalidades no se requieren cuando se trata de una persona natural con negocio. Al ser una persona jurídica, la empresa individual de responsabilidad limitada requiere de órganos internos que adopten y ejecuten las decisiones y acciones necesarias para su desenvolvimiento. Dentro de la estructura de la EIRL tenemos al titular y a la gerencia de la empresa. Estas características de la EIRL la convierten en el modelo ideal para aquellas personas que desean realizar su actividad empresarial en forma individual pero bajo el esquema de una persona jurídica que les otorgue el beneficio de la responsabilidad limitada. Ahora bien, para los efectos de este informe, debemos destacar el hecho de que, a diferencia del esquema de la persona natural con negocio, en la EIRL sí existe una distinción jurídica entre la persona natural que constituye la EIRL y la EIRL propiamente dicha, pues se trata de una persona jurídica que tiene sus propios derechos y obligaciones, su propio patrimonio y su propia denominación. De esta manera, la persona natural que es titular de la EIRL posee un nombre, que puede o no coincidir en su composición con la denominación de la EIRL, pero de ninguna manera, el nombre de la persona natural identifica a la EIRL ni viceversa. Por ejemplo, supongamos que el señor Juan Pérez Sánchez constituye una EIRL. Puede ocurrir que la denominación de la EIRL sea Juan Pérez Sánchez EIRL o podría ser también Estrella Polar EIRL. Sin embargo, para todas las actividades empresariales 2 Decreto Ley N° 21621 - Artículo 41°.- El Titular responde en forma personal e ilimitada: a) Cuando la empresa no esté debidamente representada; b) Si hubiere efectuado retiros que no responden a beneficios debidamente comprobados; c) Si producida la pérdida del cincuenta por ciento (50%) o más del capital no actuase conforme al inciso c) del artículo 80°, o no redujese éste en la forma prevista en el artículo 60°. que realice la EIRL debe identificarse con su denominación y bajo ningún supuesto la persona natural puede identificarse con la denominación de la EIRL. Tal como veremos más adelante, una EIRL puede adoptar, además de su denominación, uno o varios nombres comerciales y marcas, pero, nuevamente, su identificación legal deberá realizarse siempre a través de su denominación. Pasemos a revisar el siguiente nivel de organización empresarial que vendrían a ser las sociedades. 3.3.Sociedades La sociedad es una persona jurídica constituida por una pluralidad de personas con la finalidad de realizar actividades empresariales y beneficiarse con los resultados de dichas actividades. En nuestro país, las sociedades están reguladas por la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades. Al igual que la gran mayoría de legislaciones en el mundo, nuestra Ley regula distintos tipos societarios, que son el resultado de la forma como se han ido desarrollando los esquemas societarios a lo largo de la historia. Algunos esquemas están diseñados para sociedades con una gran cantidad de socios, otros para sociedades pequeñas, sociedades con mecanismos para impedir el ingreso de nuevos socios, etc. Ahora bien, la Ley General de Sociedades prevé dos sistemas distintos para la identificación de sociedades. Existen tipos societarios que se identifican con una denominación social y otros que se identifican con una razón social. Una denominación social es el nombre aplicable a las sociedades en las que predomina el factor capitalista, es decir, aquellas sociedades en las que lo importante o característico es el aporte realizado por los socios al capital social, sin que tenga relevancia la identidad ni las cualidades personales de los socios. Por tal motivo, la denominación social puede estar conformada por los nombres de alguno o todos los socios, por una denominación arbitraria o de fantasía. Poseen denominación social las sociedades anónimas, en todas sus modalidades y las sociedades comerciales de responsabilidad limitada. Por ejemplo, los señores Juan Pérez Sánchez y Carlos Torres Díaz constituyen una sociedad anónima. La denominación de esta sociedad anónima podría ser Juan Pérez Sánchez y Carlos Torres Díaz S.A.; o Expreso del Sur S.A. Asimismo, la denominación social permite que la sociedad utilice una denominación abreviada, lo cual no ocurre con las sociedades que utilizan una razón social, ya veremos porqué. La denominación abreviada debe consistir en una formación o combinación de las letras y palabras que forman la denominación social. N° 219 Segunda Quincena - Noviembre 2010 Área Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual En el ejemplo planteado, podría utilizarse como denominación abreviada Exsur S.A. Al igual que en el caso de las EIRL, las sociedades que utilizan una denominación social pueden tener una o varias marcas y uno o varios nombres comerciales, pero para efectos legales, la identificación de la sociedad se realiza mediante su denominación social. Por otra parte, las sociedades en las que predomina el elemento personal; es decir, en las que tiene mayor peso las cualidades personales de los socios y no sus aportes al capital de la sociedad, se identifican con una razón social. La razón social es el nombre que identifica a la sociedad y debe estar compuesto, necesariamente, por el nombre de alguno o algunos de los socios. No puede consistir entonces en un nombre arbitrario o de fantasía. La razón social tampoco puede ser abreviada, a diferencia de la denominación social. El factor que justifica que en las sociedades personalistas se utilice una razón social es la atribución de responsabilidad. Generalmente, estas sociedades tienen un sistema de responsabilidad solidaria o ilimitada de los socios frente a las obligaciones de la sociedad, por lo que el patrimonio personal de cada socio se ve afectado por las obligaciones sociales. En el caso de las sociedades capitalistas, el rasgo común es que son sociedades de responsabilidad limitada, por lo que los socios no responden con su patrimonio personal por las deudas de la sociedad y, en tal sentido, poco importa quienes sean los socios o cuales sean sus cualidades. De la misma manera que en los otros casos de personas jurídicas, las sociedades que utilizan una razón social, pueden tener una o varias marcas o uno o varios nombres comerciales. 3.4. Personas jurídicas sin fines de lucro Las personas jurídicas sin fin de lucro son aquellas reguladas por el Código Civil y están comprendidas en esta categoría las asociaciones, las fundaciones y los comités. Contrariamente a lo que se piensa comúnmente, las personas jurídicas sin fin de lucro sí pueden realizar actividades empresariales y percibir ganancias por tales actividades. Sin embargo, lo que las diferencia de las personas jurídicas con fin de lucro como las sociedades o la EIRL, es que las ganancias que perciben por sus actividades, no pueden ser distribuidas entre sus asociados o miembros. Las personas jurídicas sin fin de lucro utilizan una denominación que las identifica y que puede llevar el nombre de sus miembros o consistir en un nombre arbitrario o de fantasía. En la medida que desarrollen actividades empresariales, estas personas jurídicas pueden utilizar varias marcas o nombres comerciales, pero que no servirán para identificarlas legalmente, ya que dicha N° 219 identificación se debe seguir haciendo a través de su denominación. 4. Concepto y tratamiento de los nombres, denominaciones, marcas y nombres comerciales Hemos visto ya las distintas formas de organización empresariales que pueden utilizarse en el país y como se identifica cada una de ellas. Veremos a continuación como se regulan los nombres y denominaciones de las diferentes formas de organización empresarial, las marcas y los nombres comerciales. 4.1.Nombres, denominaciones y razones sociales Hemos visto ya, que las personas naturales se identifican a través de sus nombres y las personas jurídicas a través de sus denominaciones o razones sociales, según sea el caso. Para cada una de estas figuras existe una regulación propia, que estaría conformada por las disposiciones del Código Civil para el caso de los nombres y para las denominaciones de las personas jurídicas sin fin de lucro. En el caso de las sociedades, deberemos atender a las disposiciones de la Ley General de Sociedades y en el caso de la EIRL se aplicará la Ley de la EIRL. Habíamos señalado también que en el caso de las personas naturales, salvo casos excepcionales determinados por mandato judicial, el nombre no se altera o varía durante la existencia de las personas naturales, aunque aquellas que contraen matrimonio tienen la posibilidad de optar por agregar o añadir el apellido de sus cónyuges. Pero, en el caso de las personas jurídicas, las denominaciones y razones sociales pueden variar según lo decidan los órganos internos competentes de estas personas jurídicas. El cambio de la denominación o razón social no altera ninguno de los otros atributos de la persona jurídica, es decir, que se mantiene el patrimonio, derechos y obligaciones, únicamente se produce un cambio en la forma en que está compuesta la denominación o la razón social. Ahora, tal como lo señalamos anteriormente, las denominaciones y razones sociales tienen composiciones distintas, y se aplican en función del tipo de persona jurídica del que se trate. 4.2.La marca Cuando una persona realiza una actividad comercial tiene como objetivo que su producto o servicio sea el preferido por los consumidores. Para ello, será necesario que dicho producto o servicio pueda ser distinguido de los productos o servicios de los competidores existentes en el mercado. La marca es aquel elemento o signo distintivo que permite diferenciar los productos o servicios de una determinada Segunda Quincena - Noviembre 2010 X persona de los de sus competidores y que le atribuye a dichos productos o servicios una serie de características propias del prestigio o reputación que pueda tener en el mercado el productor o proveedor. Esta es la definición que recoge el artículo 134° de la Decisión N° 486, al señalar que constituye marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra. Dependiendo de su composición, las marcas pueden ser clasificadas de la siguiente manera: a) Marcas denominativas. Son marcas denominativas aquellas que están constituidas por una palabra o grupo de palabras o signos escritos. b) Marcas figurativas. Son aquellas marcas que están compuestas por dibujos, figuras o formas pero sin contener un texto escrito. c) Marcas mixtas. Son aquellas que en su composición presentan elementos denominativos y figurativos. Ahora bien, en la medida que una marca permite diferenciar los productos o servicios de una persona será necesario que esta persona pueda impedir que terceros utilicen su marca o un signo semejante que pueda confundir a los consumidores y hacerlos adquirir un producto o servicio que no es elaborado o proveído por dicha persona. Para tal efecto, nuestro ordenamiento jurídico, de manera semejante a la mayoría de regulaciones en el mundo, ha previsto que los titulares de una marca deben registrar su derecho sobre ella para obtener protección frente a terceros. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 154° de la Decisión N° 486, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro ante la oficina competente. En nuestro país, el organismo competente para conceder un registro de marca es el Indecopi. Esto quiere decir que sólo cuando una persona tenga registrada su marca ante el Indecopi se le considerará titular exclusivo sobre dicha marca y, por lo tanto, se le concederán los derechos y se le exigirán las obligaciones que establecen la Decisión N° 486 y el Decreto Legislativo N° 1075. En el Perú, el registro de marca es concedido por un plazo de diez años. Este plazo puede ser renovado por períodos sucesivos de diez años, de manera indefinida. Es necesario señalar que el registro de una marca es otorgado para identificar un determinado producto o servicio, de tal manera que la protección otorgada al titular de un registro de marca está delimitada a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro. El titular de un registro de marca goza de los siguientes derechos: Actualidad Empresarial X-3 X Informe Especial a. Derecho al uso exclusivo de la marca y a impedir que terceros la utilicen sin su autorización. b. Derecho a impedir que los comerciantes supriman del producto o envase, la referencia a la marca. c. Derecho a otorgar licencias a terceros para el uso de la marca. d. Derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, un uso indebido de dicha marca. 4.3.El nombre comercial El nombre comercial es aquel signo distintivo que identifica al empresario, su establecimiento comercial o su actividad comercial. Esto quiere decir, que el nombre comercial permite diferenciar al empresario mismo de sus competidores, de tal manera que sus consumidores puedan determinar si están adquiriendo los productos o servicios del proveedor que ellos desean. Además, el nombre comercial también distingue al establecimiento comercial de un empresario. De tal manera que, los consumidores pueden distinguir el local comercial de su preferencia de los locales de los demás proveedores. Finalmente, el nombre comercial distingue a la actividad comercial misma del empresario. Este último campo de cobertura del nombre comercial tiene que ver con la evolución de las actividades comerciales, por la que cada día aparecen nuevas formas de ejercer una actividad comercial, al punto que ya no podemos restringir el concepto de actividad empresarial a la existencia de un local o establecimiento comercial, sino que, existen muchas actividades en las que no se requiere contar con un establecimiento, como en los casos de aquellos empresarios que se dedican únicamente a licenciar sus procedimientos de fabricación o sus marcas a favor de los fabricantes y distribuidores. Esta es la definición que recoge el artículo 190° de la Decisión N° 486, cuando dispone que “Se entenderá por nombre X-4 Instituto Pacífico comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”. De esta manera, el contenido del nombre comercial es sumamente amplio. Por ello, su regulación debe procurar que todo este campo de cobertura tenga la protección necesaria. Debido a la amplitud del contenido del nombre comercial, su protección abarca a todos los aspectos que se encuentran contenidos en su definición. A diferencia de la marca, la protección del nombre comercial no requiere de su inscripción en un registro. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se obtiene por su primer uso en el mercado. Esto quiere decir, que la primera persona que haya utilizado un determinado nombre comercial será la titular del derecho a su uso exclusivo y recibirá la protección que le otorga la regulación correspondiente. Aunque esto no impide que el titular de un nombre comercial decida registrarlo a su favor, con lo cual obtendrá una prueba fehaciente sobre su fecha de uso, que estaría constituida, cuando menos, por la fecha del registro. El derecho exclusivo sobre el nombre comercial termina cuando cesa el uso del nombre, cesan las actividades comerciales de su titular o con el cierre del establecimiento comercial. 5. Vinculación entre el nombre, la denominación o razón social, las marcas y los nombres comerciales Como ya hemos visto, el nombre, las denominaciones o razones sociales, las marcas y los nombres comerciales son elementos de vital importancia para toda empresa. Ahora bien, la vinculación entre todos estos elementos es motivo de muchas controversias ya que se pueden presentar coincidencias en la composición de todos estos elementos. Por ejemplo, una empresa organizada bajo la forma de una sociedad anónima cerrada podría tener como denominación social “Transportes Pegaso S.A.C.”, la marca “Transportes Pegaso” y el nombre comercial “Transportes Pegaso”. Pero, podría ocurrir también que esta sociedad no tenga registrada su marca y no utilice el nombre comercial “Transportes Pegaso”, sino que utilice la denominación social y que otra empresa haya registrado la marca “Transportes Pegaso”. Es en tales supuestos en los que se configuran las infracciones a los derechos de los titulares y se hace necesaria la intervención de las entidades competentes. Lamentablemente en nuestro país, la competencia sobre el control del uso de los nombres, denominaciones y razones sociales no recae en una sola entidad, sino que está distribuida entre la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y el Indecopi. Así, los Registros Públicos están encargados de controlar el uso y registro de las denominaciones y razones sociales de las personas jurídicas. En tal sentido, tienen la facultad de denegar la inscripción de aquellas personas jurídicas que pretendan hacer uso de denominaciones o razones sociales ya utilizadas por otras personas jurídicas. En el supuesto en que se hubiera otorgado indebidamente una denominación o razón social, se podrá solicitar judicialmente que se ordene el cambio de dicha denominación o razón social. Por su parte el Indecopi, al hacer el control del registro de las marcas y nombres comerciales, puede denegar el acceso al registro de cualquier marca o nombre comercial que ya haya sido registrado por otra empresa. Pero además, la normatividad sobre propiedad industrial prevé también que el registro deba denegarse si las marcas o nombres comerciales solicitados son idénticos o semejantes a las denominaciones o razones sociales de otras empresas. El problema se da en la práctica porque ambas entidades no tienen sus bases de datos compartidas y no efectúan el control de oficio sino que es necesario que la empresa titular de la denominación o razón social afectada por el posible registro de la marca o nombre comercial, ejerza la acción de oposición o, de ser el caso, la acción de nulidad del registro. N° 219 Segunda Quincena - Noviembre 2010