Por José Raymundo Nina Cuentas2

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Por
José Raymundo Nina Cuentas2
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RESUMEN:
El panorama en el que se desenvuelve el presente trabajo parte de
atender al refinamiento de una practica comercial que busca promocionar la
identificación y venta de bienes y servicios en una economía de mercado. Las
misma que incentiva la habilidad y el ingenio de quienes saben hacerse de los
mejores recursos, dentro de los marcos legales permitidos, para posicionarse
por encima de sus competidores.
Una de las principales alternativas que los empresarios pueden emplear
para lograr ese objetivo es el contrato de merchandising, que se presenta como
un instrumento que permite la obtención del permiso o cesión de uso de un
bien inmaterial, como una marca de renombre, una obra protegida por los
derechos de autor, o un aspecto determinado de la imagen de una persona
famosa, para explotarlos comercialmente, como distintivos de sus productos o
servicios, a través de la incorporación de sus atributos en los productos de la
licenciataria de manera que formen parte intrínseca de los mismos.
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Dedicado a los 458 Años de historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: “Y al ver tu
grandeza siento el martirio de mi pequeñez. Porque pasaron los tiempos gloriosos. Porque tiemblo ante
las miradas de hoy. Porque contemplo el ideal inmenso y las fuerzas exhaustas. Porque a medida que
cincelo el bloque me ataraza el desaliento” (Rubén Darío: El Velo de la Reina Mab.).
2
Estudiante del Sexto año de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (Universidad del Perú, Decana de América); Asistente de Cátedra del
curso de Derecho de las Obligaciones en la misma universidad.
Correo-e: [email protected], [email protected]
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1. INTRODUCCIÓN
Se cuenta como una anécdota que cuando los hermanos Lumiere
recibieron la oferta de Melies para vender la invención que estaban
desarrollando (el cinematógrafo), la rechazaron amablemente ante el
desconcierto que les producía que alguien supusiese que pudiera tener algún
valor comercial.
Hoy, como sus creadores jamás lo hubieran pensado, el cine es una
industria cuyo desarrollo, al igual que las ganancias que genera, superan las
expectativas de cualquier visionario. Y al igual que otras expresiones artísticas,
como es el caso más paradigmático de las pinturas, son fuente de un valor que
se acumula con el tiempo, y mucho más aún cuando se descubren nuevas
aplicaciones de las mismas en el campo comercial.
Aunque si bien es cierto que se ha dicho que el cine es el séptimo arte,
lo que muchos olvidan es que también hay un octavo arte: saber como sacarle
dinero al séptimo3. Obviamente se hace referencia no sólo al valor comercial de
las producciones fílmicas, ni mucho menos se restringe sólo al campo
cinematográfico; sino que podemos entender lo afirmado como el esfuerzo por
darle la máxima aplicación mercantil posible a los bienes que trascienden del
intelecto de sus creadores o de la personalidad de sus titulares para
constituirse en objeto de transacciones económicas.
El panorama descrito genera la innovación no sólo de los mecanismos y
sistemas de comercialización de tales manifestaciones sino también del
sistema de regulación que el derecho les ofrece para incentivar su desarrollo.
En realidad, el consumidor no siempre adquiere bienes en el mercado
por la calidad o el precio del producto o servicio, sino por la identificación que
realiza entre los valores que transmiten la marca, los dibujos o la persona
famosa, en el producto o el servicio que adquiere. Y ello suponiendo la licitud
del uso de ese signo ya que es capaz de reconocer la existencia de una
relación económica protegida entre el fabricante y distribuidor del producto o
servicio y el titular del derecho que protege el bien inmaterial de que se trate.
CRIMES y BATTERSBY4 enumeran las razones del poder de atracción
de estos valores en los siguientes:
Status Properties: Cuando los consumidores tratan de rodearse a sí
mismos con un indicador visual obvio de un status financiero de moda, o social
particular o que buscan productos de alta calidad y creen que tales productos
tendrán la calidad deseada. Por ejemplo, las marcas Hermes o Cucci que
adquirieron fama con artículos de Cuero y crearon luego demanda en
perfumes, corbatas, etc.
3
GARCÍA ESCUDERO, José María. Vamos a Hablar de Cine. Salvat Editores S.A.-Alianza Editorial S.
A.; Madrid, 1970, p. 31.
4
Cit. Por ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto. “El Merchandising”. En: Revista Jurídica Argentina La
Ley Tomo 1997-B. pp. 1331-1338.
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Personifications Properties: Identifican ciertas características
deseables a los que aspiran los consumidores. Por ejemplo, la marca de autos
Ferrari que transmite los valores de velocidad y agresividad o determinados
tipos de bebidas (Martini) que identifica a altas esferas sociales.
Popularity Properties: Que alcanzan el reconocimiento público
principalmente por las campañas publicitarias o por su gran difusión en los
medios de comunicación social. Tal es el caso de películas como “Star Wars”.
2. ETIMOLOGÍA
La voz anglosajona “Merchandising”, y la pluralidad de términos que se
emplean para identificar las diversas modalidades de esta materia, no sólo
revelan su origen y desarrollo en la práctica comercial de aquellos países, sino
también que su vigencia, incluso en mercados de otras lenguas, está impuesta
por su difusión eficaz en el trafico comercial internacional y su aceptación en
los estudios doctrinarios que acompañan su desarrollo en las diversas áreas
del mundo.
Entre la pluralidad de acepciones que recoge este termino, nos
corresponde analizar dos. En primer lugar, el significado económico, que se
usa como una actividad de complemento de la función de marketing para tratar
de adaptar en la forma más adecuada el producto a las necesidades y gustos
del público. Así, desde un punto de vista económico, el término “merchandising”
es adecuado para hacer referencia a dos operaciones. Por una parte, este
término presupone la existencia del acuerdo por el que el titular de un derecho
sobre un bien inmaterial, que goza de prestigio, cede a un tercero el derecho
que le corresponde a explotarlo comercialmente. Y, por otra parte, este
concepto comprende también las operaciones de venta de los bienes o de
prestación de los servicios asociados a estos elementos que gozan de
prestigio. El término “merchandising” abarca ambas operaciones como un todo,
unificando en una única figura estas dos operaciones que se complementan.
En cuanto a su connotación contractual la doctrina ha expuesto como
opciones para su denominación los títulos de “contrato de mercadeo” y
“contrato de reclamo mercantil”. La primera, propuesta por LOBATO5, se basa
más en las connotaciones peyorativas que comparte con el nombre original. La
segunda es sugerida por MARTIN MUÑOZ6 y quizás se adapte más a las
finalidades perseguidas de atracción y notoriedad de determinados productos y
servicios en el mercado.
5
LOBATO, M., “Aproximación a la figura del «merchandising»”. En: Revista de Derecho Mercantil, Nº
195, enero-marzo 1990. p. 137.
6
MARTÍN MUÑOZ, Alberto J., El merchandising. Contrato de reclamo mercantil, Aranzadi Editorial,
Pamplona 1999. p. 26.
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3. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DESARROLLADA: ANTECEDENTES Y
PANORAMA ACTUAL
Para MARTIN MUÑOZ7, se podrían dividir las etapas de evolución del
merchandising en tres:
I. Etapa de usos comerciales no autorizados. Donde no existen los
contornos de un contenido contractual bien definido, pues la mayoría de estos
usos promociónales se realiza sin la previa autorización del titular del bien
explotado mercantilmente. De ello se deriva un tratamiento desde un perfil más
punitivo.
II. Etapa de construcción jurisprudencial. El hito que marca una desarrollo
más intenso de la figura es la aparición de la compañía de Walt Disney8, padre
del character merchandising como hoy lo conocemos y líder del sector.
El resultado de las intensas campañas que acompañaron el desarrollo
de estas empresas definió el ámbito de los presupuestos precisados para su
aplicación: 1. Creación Intelectual Protegida; 2. Preceptiva autorización del
licenciante; 3. Naturaleza colateral de los productos o servicios promocionados.
III. Etapa de configuración actual. Aquella que se desenvuelve en el
contexto propio de las sociedades de consumo, del desarrollo de los medios de
comunicación de masas y de la introducción del modelo social de competencia
desleal. A decir del propio MARTIN MUÑOZ 9 lo que más sobresale de esta
nueva etapa es la diversificación de su objeto y que constituya una nueva
forma de explotar comercialmente una creación de propiedad intelectual bajo
criterios de exclusiva.
4. EL CONTENIDO PUBLICITARIO DEL MERCHANDISING
Desde que calificamos al contrato de merchandising como uno de
finalidad publicitaria, aunque no se restrinja sólo a ello, no podemos prescindir
de explicar lo que constituye su objeto.
Guiándonos por LORENZETTI10, debemos diferenciar la publicidad
materialmente considerada de la publicidad jurídicamente permitida. Y por ello
7
Ibid., p. 27.
El punto de inflexión en el desarrollo del esta etapa del merchandising se sitúa, sin lugar a dudas, en
1932, cuando tras la creación del personaje Mickey Mouse, la empresa Disney inició un programa de
merchandising alrededor de este personaje. Los ingresos que se derivaron y se derivan de la utilización de
los rasgos de esta estrella de la ficción en muñecos, ropa y otros artículos para niños fueron abundantes.
Este hecho originó un total reconocimiento de los potenciales ingresos que se pueden derivar de esta
actividad. A partir de entonces se empezaron a diseñar otros programas de merchandising en relación con
personajes de series de televisión, con protagonistas del mundo de los dibujos animados y de las historias
de los revistas, con películas famosas y sus títulos, con cantantes, con los nombres de los diseñadores de
moda, e incluso, con las marcas y símbolos de algunas empresas.
Además de la ya mencionada destacan otras empresas como HANNA – BARBERA PRODUCTIONS Y
WARNER BROTHERS
9
Ibid., p.37.
10
LORENZETTI, Ricardo Luís. Tratado de los Contratos. Tomo III. Editorial Rubinzal-Culzoni; Buenos
aires, 2000. p. 138.
8
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podemos discutir si la publicidad se haya dentro de la libertad de expresión o si
se distingue de ella por su finalidad de lucro, pero no podemos discutir que
existe un Derecho Subjetivo a la Publicidad. De esta manera puede ser objeto
de restricciones legales y convencionales. Y por su naturaleza de derecho se
distingue nítidamente del deber de informar.
La publicidad, entendida como comunicación comercial, se aplicaría
como una herramienta perteneciente al área de promoción; mientras que el
merchandising, entendida como técnica que afecta a los atributos, tanto físicos
o técnicos, como psicológicos o percibidos, del producto (esto es, a la calidad,
marca, envase, tamaño, color, estilo, reputación, etc.), se encontraría
comprendida en el área de producto11. Es decir, el empresario actúa sobre el
producto con la finalidad de incorporar el aspecto de la imagen de la persona
famosa de que se trate.
No obstante, hay que advertir que si bien ambas actividades se integran
en el concepto de marketing, cada una de ellas se dirige a obtener el
incremento de las ventas mediante un mecanismo bien diferenciado12. Así,
mediante la técnica de merchandising se persigue centrar la atención en el
producto o servicio en sí mismo, con la finalidad de conseguir que el
consumidor lo identifique y diferencie respecto de otros productos o servicios
similares. Desde este punto de vista se genera un valor económico añadido al
producto o servicio. Por consiguiente, la adquisición del producto o del servicio
satisface tanto las necesidades que interesan al consumidor como aquéllas
derivadas de su deseo de identificación con los valores que una marca, una
creación intelectual o un aspecto de la imagen de una persona famosa es
capaz de transmitir.
Según NAVAS NAVARRO, “Sólo la idea de base consistente en
promover la venta de un producto o un servicio asociándolo, en este caso, a un
personaje de ficción conocido, a una marca de renombre o a la imagen de un
personaje público, para atraer a los consumidores, está presente también en el
contrato de merchandising, pues mediante éste se persigue, por el fabricante
11
“Un ejemplo que refleja esta diferencia es el caso de la introducción en nuestro mercado nacional de las
patatas Lays. El empresario promocionó y dio a conocer el producto designado con su marca mediante la
incorporación en su publicidad de un personaje muy conocido. Las patatas mantenían su marca, y con el
fin de darla a conocer, se utilizó un anuncio emitido en un medio de comunicación en el que participaba
dicho personaje. Sin embargo, un supuesto bien distinto vendría configurado por el caso en que el
empresario previendo la dificultad que comporta introducir una marca nueva en el mercado, hubiera
preferido sustituir su marca por el nombre del personaje famoso escogido, resultando, entonces,
innecesario dar a conocer este producto a través de los medios de comunicación. La actividad realizada en
el primer supuesto se insertaría en el área de promoción, mientras que la realizada en el segundo quedaría
incluida en el área de producto”. FRANQUET SUGRAÑES, M. Teresa. El Contrato De Licencia De
Personality Merchandising. Versión on-line (Tarragona, 2003).
12
Vid., ORTEGA, E., La dirección publicitaria, Esic, 2ª ed., Madrid 1991, p. 38, que señala que es
“innegable que la publicidad tiende a favorecer las ventas de cualquier empresa, pero también es cierto
que la publicidad es solamente uno de los diferentes elementos del marketing-mix de la empresa que
influyen en las ventas. La distribución, la actuación de los vendedores, las características de los
productos, el precio, las acciones de la competencia, etcétera, son algunos de los factores que, junto a la
publicidad, inciden en las ventas de la empresa”.
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de un bien o prestador de un servicio, atraer a un determinado sector social
que adquiera sus bienes o contrate sus servicios”13.
5. EL CONTRATO DE MERCHANDISING: ELEMENTOS Y CARACTERES
Una vez determinada la actividad de merchandising y su papel en el
tráfico económico actual, nos ocuparemos del contrato que permite regular está
actividad14. La Doctrina nos ofrece las siguientes Definiciones:
Según LOBATO, el merchandising es “una autorización que da el titular
de un derecho-marca, propiedad intelectual o de la personalidad- a otro, para la
explotación del valor sugestivo de ese derecho, bien como medio publicitario o
bien para su utilización como marca, a cambio de una contraprestación. Es
decir se trata de un contrato en el cual se paga un precio por la utilización de
un bien con selling power”15.
Según MARTIN MUÑOZ, el merchandising es un contrato por el que el
titular de un signo o elemento de identificación, que goza de notoriedad y
atractivo para el público, consiente, mediante precio, su utilización por un
tercero como reclamo de productos o servicios de naturaleza colateral que
intenta colocar en el mercado16.
Para NAVAS NAVARRO, el contrato de merchandising es un concreto
”negocio de cesión (o licencia) de derechos sobre una creación del espíritu,
una marca, el nombre, la voz, o la imagen de una persona para una modalidad
especifica de explotación, cual es la promoción publicitaria o el embellecimiento
estético mediante la asociación de los mismos a productos o servicios
colaterales o secundarios”17
El contrato de merchandising se puede definir también como el acuerdo
mediante el cual una persona, denominada licenciante o “merchandiser”, a
cambio de una contraprestación, autoriza a un tercero, denominado
licenciatario, a utilizar un derecho que recae sobre un bien inmaterial para
distinguir, a través de la incorporación intrínseca de sus atributos, unos
productos o servicios determinados durante un tiempo y en un espacio
delimitados.
13
NAVAS NAVARRO, Susana. Contrato de merchandising y propiedad intelectual. Reus; Madrid 2001.
p. 35.
14
Obviamente, partimos de la base de que el fabricante necesita una autorización para usar el bien
inmaterial de que se trate. Este es el presupuesto básico que nos conducirá a la celebración de un contrato
de merchandising, mediante el cual se efectúa una transmisión limitada de un derecho de explotación por
parte de su titular a un tercero. En este sentido, no tendría virtualidad el contrato de merchandising en el
caso en que fuera el mismo titular del derecho quien fabricara estos productos o servicios y respondiera
de su distribución. Lógicamente, desde el punto de vista de los efectos económicos, la actividad que se
realiza es la que hemos analizado, es decir, la venta de productos o la prestación de servicios que se
identifican con una marca renombrada, una creación ficticia o un aspecto de la imagen de una persona
famosa, sin embargo, desde un punto de vista jurídico, no habría necesidad de celebrar ningún contrato
que regulara esta actividad puesto que es el mismo titular del derecho el que se encarga de explotarlo
comercialmente. En esta misma línea, vid. LOBATO, Op. Cit., p. 141, en nota.
15
LOBATO, M., Ibid., p. 138.
16
MARTÍN MUÑOZ, Alberto J. Op. Cit., p.41
17
NAVAS NAVARRO, Susana, Op. Cit., p. 47.
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A partir de esta definición es posible clasificar los tipos de merchandising
en virtud del bien inmaterial sobre el cual recae el derecho cuyo uso se autoriza
a un tercero. Este bien inmaterial determinará la regulación aplicable en cada
caso para resolver los conflictos que plantee esta autorización. Si bien haremos
una referencia a cada uno de los tipos de merchandising y a las
particularidades que éstos plantean, no hay que olvidar que es posible extraer
una característica común que reúnen todos estos bienes inmateriales.
En este apartado pretendemos incidir en la característica común que
reúne todos los elementos que se utilizan para distinguir productos o servicios
en el mercado, ya que, en realidad, es lo que nos permite la referencia a la
figura del merchandising en sentido amplio. Finalmente, estas características
comunes nos llevarán a distinguir de forma clara entre el merchandising y la
publicidad.
A. SUJETOS QUE PARTICIPAN EN EL CONTRATO DE MERCHANDISING:
Según NAVAS NAVARRO18, son tres los grupos de protagonistas que
aparecen implicados en el merchandising. El primer grupo aparece constituido
por el autor o coautores de la obra intelectual (sea ésta originaria o derivada);
en el segundo circulo encontramos a toda una serie de intermediarios que
participan del negocio y, finalmente, en tercer lugar, se halla el fabricante de
productos o prestador de servicios que pretende promocionar asociando una
creación del ingenio.
En otros términos ARACAMA19 nos ofrece una clasificación distinta en la
que reconoce a un sujeto en la calidad de pasivo, que es quien lleva a efecto la
actividad de explotar comercialmente el objeto del merchandising; y reconoce
un sujeto activo en aquel que es titular del signo que se explotará
comercialmente.
B. EL OBJETO: El objeto puede ser cualquier signo o medio susceptible de
atraer clientela. En otras palabras debe gozar, cualquiera que sea este bien, de
un magnetismo comercial o “selling power”.
Los contratos de merchandising se pueden clasificar en virtud del tipo de
bien inmaterial que va a ser utilizado para distinguir los productos o los
servicios de un empresario en el mercado. Asimismo, sobre este bien
inmaterial debe recaer una protección jurídica que permita a su titular, por un
lado, autorizar a un tercero el uso comercial de este bien, y, por otro, prohibir a
terceros su uso sin su consentimiento.
Estos bienes inmateriales reúnen determinadas características comunes
que son las que nos permiten hacer referencia a una única figura de
merchandising que engloba cada uno de estos tipos. En este sentido, resulta
oportuno traer a colación la definición que la Asociación internacional para la
protección de la propiedad industrial, la AIPPI, ha propuesto para explicar este
18
19
Ídem., p. 49.
ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto. Op. Cit., p.1335
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concepto. Así, esta Asociación define el merchandising como el uso de
elementos distintivos para incrementar la promoción o la venta de productos o
servicios.
En efecto, el primer rasgo común que deben reunir los bienes
inmateriales que van a ser utilizados con la finalidad de diferenciar productos o
servicios en el mercado es precisamente el carácter distintivo. Por un lado, este
carácter se manifestará en la completa identificación e individualización de ese
signo por parte del público. Esta identificación frente a los otros signos
similares es lo que permite admitir su aptitud para distinguir unos productos o
servicios de otros en el mercado. Y, por otro lado, el carácter distintivo se
muestra en su capacidad para transmitir al consumidor la información de que
ha existido una autorización por parte del titular del derecho a un tercero para
que comercialice estos productos o preste estos servicios. El consumidor sabe
que el fabricante de ese producto o el que presta el servicio no coincide con el
titular del derecho que recae sobre el bien inmaterial de que se trate, sin
embargo deduce que entre ellos existe una vinculación económica.
En segundo lugar, estos elementos distintivos deben ser reputados o
populares. En términos generales, los bienes inmateriales que son utilizados
para individualizar productos o servicios son conocidos por una gran parte del
público y, además, gozan de capacidad para atraer o “seducir” a los
consumidores20. Se explota su valor publicitario y sugestivo. Por ello se puede
afirmar sin ningún género de duda que estos elementos desempeñan, al igual
que determinadas marcas, una función publicitaria. Se trata de atributos que,
por sí mismos, son capaces de vender los productos. Este es el rasgo
característico que reúnen estos bienes. Y, este es, en realidad, el factor que
motiva la adquisición de un producto o de un servicio por parte del consumidor.
En consecuencia, es también el rasgo que determina que un empresario
aproveche este valor para comercializar sus productos o servicios.
En definitiva, hay que subrayar que el consumidor que adquiere un
producto o un servicio distinguido con una marca de renombre, una obra
protegida por los derechos de autor o un aspecto determinado de la imagen de
una persona famosa actúa movido precisamente porque reconoce esos
atributos y desea identificarse con ellos. El consumidor adquiere el producto a
sabiendas de la licitud del uso de ese signo ya que es capaz de reconocer la
existencia de una vinculación económica entre el fabricante y distribuidor del
producto o servicio y el titular del derecho que protege el bien inmaterial del
que se trate.
Sobre la Contraprestación debida, Martín Muñoz nos dice que:”En la
práctica del contrato de merchandising lo más frecuente será adoptar un
porcentaje sobre el porcentaje de productos fabricados o vendidos de servicios
prestados y asociados a las facultades objeto de cesión. En el primer caso
(productos fabricados) deberá tenerse en cuenta el número de unidades, el
peso, la extensión, la capacidad y otras magnitudes que resulten necesarias en
20
En esta misma dirección, CHULIÁ, E., y BELTRÁN, T. Aspectos jurídicos de los contratos atípicos:
1.Leasing; 2.Multipropiedad; 3.Hostelería; 4.Merchandising. Bosch; Barcelona, 1998. p. 355.
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función del producto que se trate. En el segundo caso (productos vendidos)
deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos: el concepto de cifra de
ventas (si se aplica el precio de coste, de venta al distribuidor o de venta al
consumidor), gastos deducibles de las cifras de ventas (gastos de transporte,
embalaje, seguros, impuestos aranceles comisiones, descuentos, etc.…) la
repercusión que sufra el cesionario por parte de los distribuidores”21.
C. LA CAUSA: En definitiva, esta cesión temporal del derecho a la explotación
del bien con selling power persigue la obtención, a cambio de un precio, del
aumento de los beneficios como consecuencia de la mayor comercialización de
productos y servicios. En consecuencia, los fines que persiguen estas
atribuciones patrimoniales consisten en obtener un contravalor.
D. LA FORMA: Nuestro Ordenamiento jurídico contractual establece la
consensualidad como regla general, de manera tal que no se precisaría para
este caso la celebración del acto por escrito. Sin embargo, un contrato de las
magnitudes y la dimensión económica requieren un soporte que brinde las
garantías necesarias a las partes. Por lo demás, será necesaria la inscripción
en el registro cuando la naturaleza del objeto y el interés de las partes así lo
establecen.
6. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MERCHANDISING
En la misma línea de un sector mayoritario de la doctrina, la clasificación
que encontramos en los contratos de merchandising se basa en la protección
jurídica que recae sobre el bien inmaterial objeto del contrato, o sea cómo es
que el titular puede conceder la licencia y cómo se efectiviza la prohibición a
terceros de emplear este bien para distinguir otros productos o servicios sin la
debida autorización del titular. Así se pueden distinguir tres modalidades de
este contrato que, de acuerdo con la terminología anglosajona, se clasifican en
brand merchandising, character merchandising y personality merchandising22:
6. A CHARACTER MERCHANDISING (o merchandising de los
derechos de autor): Se distingue porque el bien inmaterial utilizado para
individualizar los productos o servicios se halla protegido por la ley de
propiedad intelectual.
6. B PERSONALITY MERCHANDISING: Consiste en la utilización de un
aspecto de la imagen de una persona famosa para diferenciar una gama de
21
MARTIN MUÑOZ, Op. Cit., p. 198.
Cfr. LOBATO, M., “Aproximación a la figura…”, op. cit., págs. 138, 141 y 142, distingue un cuarto
supuesto de merchandising al que califica como “mera licencia de publicidad”. Es decir, de acuerdo con
el autor, son los supuestos de licencias publicitarias en general, como el caso en que Rolls-Royce percibe
regalías por los anuncios en los que aparece el coche de la marca. Sin embargo, añade que en este
supuesto, que está relacionado con la utilización atípica de la marca ajena, es decir, con un fin no
distintivo, el Rolls-Royce no distingue el producto anunciado. De acuerdo con nuestra definición de
merchandising, el Rolls-Royce, efectivamente serviría para transmitir una determinada imagen del
producto que se anuncia, pero no constituiría un supuesto de merchandising sino de publicidad, ya que, el
producto no contiene ni el nombre, ni la imagen ni la marca Rolls-Royce. Efectivamente, éstos no se han
utilizado para individualizar el producto o servicio anunciado, sino simplemente para transmitir el
mensaje de calidad y prestigio de la marca Rolls-Royce.
22
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productos o un servicio en el mercado23. Como veremos más adelante, la
imagen de una persona también se encuentra protegida en nuestro
ordenamiento jurídico.
6. C BRAND MERCHANDISING (merchandising de marcas o corporate
merchandising): Se caracteriza porque el bien inmaterial utilizado para
distinguir productos se encuentra registrado como marca. El titular registral de
esta marca autoriza su uso para distinguir productos o servicios que la marca
todavía no distingue.
COUTO GONCALVES24 nos dice que el merchandising de marcas
consiste en la autorización conferida por el titular de la marca- que ha
adquirido especial valor publicitario o atractivo en su utilización primaria- a una
persona para que ésta pueda usar como signo distintivo de productos o
servicios diferentes de los originarios con objetivo promocional.
Según el autor citado, podemos encontrar tres elementos esenciales:
a.- elemento causal: el valor comercial del bien es su utilización primaria.
b.- elemento formal: autorización para la utilización secundaria del mismo bien.
c.- elemento finalístico: utilización promocional del bien.
7. CONCLUSIONES
I
El Contrato de Merchansdising es una alternativa eficiente para la
promoción de bienes y servicios en el mercado competitivo y globalizado.
Aunque su aplicación y difusión no es escasa es nuestro medio, creemos que
su estudio debe hacerse atendiendo y diferenciando nuestras posibilidades de
los tratamientos legales que la posibilitan en otros contextos.
II.
Al ver la variedad de aplicaciones, según las características particulares
de los elementos que se involucren en determinadas contrataciones, y de la
regulación que tenga cada bien inmaterial para la obtención del Derecho de
explotación comercial del mismo, es que podemos diferenciar estos contratos
de otros practicados en el ámbito comercial con mayor frecuencia.
III.
Los derechos y obligaciones de las partes contratantes no pueden ser
fijadas exclusivamente por ellas. La autonomía de la voluntad se ve siempre
limitada por los Derechos Fundamentales de la Persona, el interés social de
una sana competencia en el mercado, y la adecuada protección a los
consumidores.
José R. Nina Cuentas.
Correo-e:
[email protected]
[email protected]
23
LOBATO, M., “Aproximación a la figura…”, op. cit., pág. 141.
COUTO GONÇALVES, Luís M., “Merchandising de marcas”. En: Actas de derecho industrial y
derecho de autor, tomo XX, 1999, Madrid 2000. p. 95.
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