Resolución Nº 000671-2009. Tribunal

Resolución Nº 000671-2009.
Tribunal: Corte Suprema de la República. Sala Civil Permanente.
Magistrado Ponente: Solís Espinoza.
Lima, diecinueve de mayo del dos mil nueve.VISTOS: Con el acompañado, por los fundamentos pertinentes, de conformidad con el
dictamen fiscal, y, CONSIDERANDO:
Primero: Es materia de grado la sentencia expedida a fojas trescientos sesenta y cuatro por la
Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia
de Lima, su fecha veintiocho de agosto del dos mil siete, que declaró infundada la demanda
interpuesta por la Corporación Inca Kola - Perú Sociedad Anónima, a fin de que se declare la
nulidad-de la Resolución número 1115-2003/TPI-INDECOPI, emitida por el Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, con fecha quince de
octubre del dos mil tres, que confirmó la Resolución número 7664-2003/OSD-INDECOPI de
fecha treinta de junio del dos mil tres y en consecuencia otorgó el registro de la marca del
producto constituida por la figura de un cuadrado con fondo amarillo y líneas de color
anaranjado, sobre los cuales se ubica en la parte central una figura irregular de color azul que
contiene en su interior una línea blanca en el lado superior e inferior; asimismo se aprecia una
franja de color azul en la parte inferior y en la parte superior izquierda una franja en diagonal de
color azul, conforme al modelo solicitado por Manuel Pablo Panizo Soler, para distinguir aguas
de mesa, aguas gaseosas, bebidas, zumos de fruta y otras bebidas no alcohólicas de la clase
treinta y dos de la Nomenclatura Oficial.
Segundo: Que, en el presente caso el a quo ha desestimado la demanda concluyendo
fundamentalmente que la demandante no ha acreditado la reputación ganada sobre el uso de
su marca, así como que la afectación económica por el ingreso al mercado de la marca Isaac
Kola, a su vez refiere que la posible confusión por utilizar la marca cuestionada el nombre de “
Isaac” nombre del fundador de la empresa JR Lindley es sólo una apreciación subjetiva carente
de pruebas y que finalmente el reconocimiento de la notoriedad de su marca – conforme lo
alega la demandante – ha sido otorgada por la Oficina de Signos Distintivos en la Resolución
número 2165-2003/OSD-INDECOPI, de manera genérica sin contener decisión alguna de
forma firme y expresa, y con la calidad de cosa decidida que tenga la calidad de vinculante,
más aun si no ha sido dictada por Órgano Administrativo Superior.
Tercero: Que, procediendo a absolver los agravios formulados en el recurso de apelación - los
mismos que limitan la competencia de ésta segunda instancia de mérito a tenor del aforismo
“tantum apellatum quantum devolutum” - corresponde señalar que los mismos versan sobre lo
siguiente: a) Que, la Sala no ha tenido en cuenta que la marca cuestionada no es susceptible
de acceder al registro por ser muy similar a la marca Inca kola al grado de inducir a confusión
al consumidor, asimismo señala que la citada instancia no ha realizado un análisis comparativo
e integral de ambas marcas, limitándose a señalar que el termino don ISAAC no conlleva a
riesgo de confusión, sin considerar además que ambas marcas comparten una figura
cuadrada, con un fondo amarillo, y unas líneas de color anaranjado, así como una figura de
color azul con fondo blanco, resultando evidente la imitación y b) Que, la popularidad de la
marca INCA KOLA es notoria, logrando adquirir posicionamiento en el mercado, además de
haber sido reconocida como tal en sede administrativa.
Cuarto: Respecto al agravio descrito en el literal a) del considerando precedente, el legislador
define el concepto de las Marcas de Productos y de Servicios, en el artículo 128 - TITULO IX
del Decreto Legislativo número 823, que regula la “Ley de la Propiedad Industrial”, señalando
como marca aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos y servicios de
una persona, de los productos o servicios de otra persona; por lo tanto podrán registrarse como
marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de
representación gráfica.
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Quinto: En cuanto al Registro de Marcas, el inciso a) del artículo 130 del precitado Decreto
Legislativo, establece que: no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación
con derechos de terceros entre otros aspectos que sean idénticos o se asemejen de forma que
puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; a su vez es un criterio para
analizar – de conformidad a lo señalado en el inciso a) del artículo 131 del Decreto Legislativo
en referencia, la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con
mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
Sexto: De los signos ISAAC KOLA, INCA KOLA e INCA KOLA DIET, es de advertirse que los
mismos son signos mixtos por contener una denominación gráfica, así como un elemento
figurativo, y que gráficamente dichos términos difieren, pues en el caso de la marca
cuestionada está conformada por los términos DON ISAAC ortográfica y fonéticamente distinto
a INCA KOLA e INCA KOLA DIET, diferencia que es apreciable a simple observación.
Setimo: En cuanto al término figurativo, es de advertirse que existen diferencias, pues si bien
ambas marcas se encuentran sobre un fondo azul, el signo cuestionado está representado por
letras blancas sobre un fondo azul en forma de cinta con fondo amarillo con líneas
anaranjadas, en tanto que en la marca Inca Kola, las letras blancas se encuentran en un fondo
azul, ovalado con bordes de figuras incaicas, presentando un fondo amarillo con figuras
también de estilo incaico, por lo que es clara la diferencia visual entre ambos signos o marcas,
asimismo procediendo a comparar la marca cuestionada con la marca Inca Kola Diet, también
se observan diferencias graficas respecto a las palabras que las integran y en donde el término
ISAAC se encuentra en un fondo azul alargado con líneas blancas en tanto que la marca
registrada presenta en el centro una figura ovoide de color azul con borde de figuras al estilo
incaico, lo cual también genera una impresión visual distinta, lo que permite determinar que los
consumidores razonables que realicen un análisis superficial e integral de los referidos signos
advertirán que se trata de productos distintos, en consecuencia se concluye que el Tribunal del
INDECOPI se ha pronunciado sobre un derecho marcario, habiendo emitido pronunciamiento
conforme a los alcances señalados en el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo número
823, así como el inciso a) del artículo 136 de la Decisión número 486, de acuerdo a los signos
que son materia de examen y conforme a lo debatido en sede administrativa.
Octavo: Respecto al agravio descrito en el literal b) del tercer considerando de la presente
resolución, se tiene que: a. la notoriedad de su marca ha sido reconocida tanto en el mercado
como en sede administrativa, por lo que el Tribunal del INDECOPI ha determinado que la
Resolución número 2165-2003/OSD-INDECOPI, no es un precedente de carácter vinculante,
como tampoco la Corporación Inca Kola Perú Sociedad Anónima acreditó la calidad de
notoriedad de la marca que ahora sostiene, conclusión fáctica asumida por la instancia
administrativa que no ha sido desvirtuada por la recurrente - conforme es de advertirse de los
actuados en sede administrativa - resultando entonces de aplicación lo dispuesto en el artículo
27 de la Ley 27584, que regula la “Ley de Procedimiento Administrativo”, en cuanto establece
que “ En el proceso contencioso administrativo la actividad probatoria se restringe a las
actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo”; b. En cuanto a la existencia de otro
pronunciamiento administrativo que se haya emitido sobre la notoriedad de la marca de la
demandante, resulta pertinente indicar que la recurrente no ha cumplido con demostrar la
existencia de un pronunciamiento administrativo anterior y que sea de observancia obligatoria
por parte de la autoridad administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto
Legislativo 807 que establece las facultades, normas y organización del INDECOPI.
Noveno: En tal virtud, se llega a la convicción que la resolución administrativa sub materia no
se encuentra comprendida en ninguna de las causales de nulidad contenidas en el artículo 10
de la Ley 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”.
Por las consideraciones expuestas; CONFIRMARON la sentencia apelada su fecha veintiocho
de agosto del dos mil siete, que declaró infundada la demanda; en los seguidos con Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual -
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INDECOPI y otros sobre impugnación de resolución administrativa; actuando como Vocal
ponente el señor Solís Espinoza y los devolvieron.
SS.
TAVARA CORDOVA
SOLIS ESPINOZA
MAC RAE THAYS
ARANDA RODRIGUEZ
IDROGO DELGADO
LA PONENCIA DEL VOCAL SUPREMO SEÑOR SOLIS ESPINOZA ES COMO SIGUE:
VISTOS: Con el acompañado, por los fundamentos pertinentes, de conformidad con el
dictamen fiscal, oído el informe oral; y, CONSIDERANDO.
Primero: Es materia de grado la sentencia expedida a fojas trescientos sesenta y cuatro por la
Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia
de Lima, su fecha veintiocho de agosto del dos mil siete, que declaró infundada la demanda
interpuesta por la Corporación Inca Kola - Perú Sociedad Anónima, a fin de que se declare la
nulidad-de la Resolución número 1115-2003/TPI-INDECOPI, emitida por el Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, con fecha quince de
octubre del dos mil tres, que confirmó la Resolución número 7664-2003/OSD-INDECOPI de
fecha treinta de junio del dos mil tres y en consecuencia otorgó el registro de la marca del
producto constituida por la figura de un cuadrado con fondo amarillo y líneas de color
anaranjado, sobre los cuales se ubica en la parte central una figura irregular de color azul que
contiene en su interior una línea blanca en el lado superior e inferior; asimismo se aprecia una
franja de color azul en la parte inferior y en la parte superior izquierda una franja en diagonal de
color azul, conforme al modelo solicitado por Manuel Pablo Panizo Soler, para distinguir aguas
de mesa, aguas gaseosas, bebidas, zumos de fruta y otras bebidas no alcohólicas de la clase
treinta y dos de la Nomenclatura Oficial.
Segundo: Que, en el presente caso el A quo ha desestimado la demanda concluyendo
fundamentalmente que la demandante no ha acreditado la reputación ganada sobre el uso de
su marca, así como que la afectación económica por el ingreso al mercado de la marca Isaac
Kola, a su vez refiere que la posible confusión por utilizar la marca cuestionada el nombre de “
Isaac” nombre del fundador de la empresa JR Lindley es sólo una apreciación subjetiva carente
de pruebas y que finalmente el reconocimiento de la notoriedad de su marca – conforme lo
alega la demandante – ha sido otorgada por la Oficina de Signos Distintivos en la Resolución
número 2165-2003/OSD-INDECOPI, de manera genérica sin contener decisión alguna de
forma firme y expresa, y con la calidad de cosa decidida que tenga la calidad de vinculante,
más aun si no ha sido dictada por Órgano Administrativo Superior.
Tercero: Que, procediendo a absolver los agravios formulados en el recurso de apelación - los
mismos que limitan la competencia de ésta segunda instancia de mérito a tenor del aforismo
“tantum apellatum quantum devolutum” - corresponde señalar que los mismos versan sobre lo
siguiente: a) Que, la Sala no ha tenido en cuenta que la marca cuestionada no es susceptible
de acceder al registro por ser muy similar a la marca Inca kola al grado de inducir a confusión
al consumidor, asimismo señala que la citada instancia no ha realizado un análisis comparativo
e integral de ambas marcas, limitándose a señalar que el termino don ISAAC no conlleva a
riesgo de confusión, sin considerar además que ambas marcas comparten una figura
cuadrada, con un fondo amarillo, y unas líneas de color anaranjado, así como una figura de
color azul con fondo blanco, resultando evidente la imitación y b) Que, la popularidad de la
marca INCA KOLA es notoria, logrando adquirir posicionamiento en el mercado, además de
haber sido reconocida como tal en sede administrativa.
Cuarto: Respecto al agravio descrito en el literal a) del considerando precedente, el legislador
define el concepto de las Marcas de Productos y de Servicios, en el artículo 128 - TITULO IX
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del Decreto Legislativo número 823, que regula la “Ley de la Propiedad Industrial”, señalando
como marca aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos y servicios de
una persona, de los productos o servicios de otra persona; por lo tanto podrán registrarse como
marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de
representación gráfica.
Quinto: En cuanto al Registro de Marcas, el inciso a) del artículo 130 del precitado Decreto
Legislativo, establece que: no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación
con derechos de terceros entre otros aspectos que sean idénticos o se asemejen de forma que
puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; a su vez es un criterio para
analizar – de conformidad a lo señalado en el inciso a) del artículo 131 del Decreto Legislativo
en referencia, la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con
mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
Sexto: De los signos ISAAC KOLA, INCA KOLA e INCA KOLA DIET, es de advertirse que los
mismos son signos mixtos por contener una denominación gráfica, así como un elemento
figurativo, y que gráficamente dichos términos difieren, pues en el caso de la marca
cuestionada está conformada por los términos DON ISAAC ortográfica y fonéticamente distinto
a INCA KOLA e INCA KOLA DIET, diferencia que es apreciable a simple observación.
Setimo: En cuanto al término figurativo, es de advertirse que existen diferencias, pues si bien
ambas marcas se encuentran sobre un fondo azul, el signo cuestionado está representado por
letras blancas sobre un fondo azul en forma de cinta con fondo amarillo con líneas
anaranjadas, en tanto que en la marca Inca Kola, las letras blancas se encuentran en un fondo
azul, ovalado con bordes de figuras incaicas, presentando un fondo amarillo con figuras
también de estilo incaico, por lo que es clara la diferencia visual entre ambos signos o marcas,
asimismo procediendo a comparar la marca cuestionada con la marca Inca Kola Diet, también
se observan diferencias graficas respecto a las palabras que las integran y en donde el término
ISAAC se encuentra en un fondo azul alargado con líneas blancas en tanto que la marca
registrada presenta en el centro una figura ovoide de color azul con borde de figuras al estilo
incaico, lo cual también genera una impresión visual distinta, lo que permite determinar que los
consumidores razonables que realicen un análisis superficial é integral de los referidos signos
advertirán que se trata de productos distintos, en consecuencia se concluye que el Tribunal del
INDECOPI se ha pronunciado sobre un derecho marcario, habiendo emitido pronunciamiento
conforme a los alcances señalados en el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo número
823, así como el inciso a) del artículo 136 de la Decisión número 486, de acuerdo a los signos
que son materia de examen y conforme a lo debatido en sede administrativa.
Octavo: Respecto al agravio descrito en el literal b) del tercer considerando de la presente
resolución, se tiene que: a. la notoriedad de su marca ha sido reconocida tanto en el mercado
como en sede administrativa, por lo que el Tribunal del INDECOPI ha determinado que la
Resolución número 2165-2003/OSD-INDECOPI, no es un precedente de carácter vinculante,
como tampoco la Corporación Inca Kola Perú Sociedad Anónima acreditó la calidad de
notoriedad de la marca que ahora sostiene, conclusión fáctica asumida por la instancia
administrativa que no ha sido desvirtuada por la recurrente - conforme es de advertirse de los
actuados en sede administrativa - resultando entonces de aplicación lo dispuesto en el artículo
27 de la Ley 27584, que regula la “Ley de Procedimiento Administrativo”, en cuanto establece
que “ En el proceso contencioso administrativo la actividad probatoria se restringe a las
actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo”; b. En cuanto a la existencia de otro
pronunciamiento administrativo que se haya emitido sobre la notoriedad de la marca de la
demandante, resulta pertinente indicar que la recurrente no ha cumplido con demostrar la
existencia de un pronunciamiento administrativo anterior y que sea de observancia obligatoria
por parte de la autoridad administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto
Legislativo 807 que establece las facultades, normas y organización del INDECOPI.
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Noveno: En tal virtud, se llega a la convicción que la resolución administrativa sub materia no
se encuentra comprendida en ninguna de las causales de nulidad contenidas en el artículo 10
de la Ley 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”.
Por las consideraciones expuestas; CONFIRMARON la sentencia apelada su fecha veintiocho
de agosto del dos mil siete, que declaró infundada la demanda; en los seguidos con Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI y otros sobre impugnación de resolución administrativa; Lima, diecinueve de mayo
del dos mil nueve y los devolvieron.
SS.
SOLIS ESPINOZA
SENTENCIA
APELACION 671-2008
LIMA
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