DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA EN EL DERECHO MARCARIO

DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA EN EL DERECHO MARCARIO

No. 1 – Febrero 2014
DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA EN EL DERECHO MARCARIO COSTARRICENSE
Simón A. Valverde Gutiérrez
Revista de Derecho Empresarial
San José, Costa Rica
No.1 – febrero 2014. Págs. 49-59
ISSN 2215-373X
Sinopsis
La figura de la distintividad sobrevenida marcaria ha sido desarrollada en muchas jurisdicciones del mundo,
como forma de otorgar protección a productores y comerciantes que han destinado recursos económicos y
esfuerzos para convertir con su uso signos marcarios en distintivos. En nuestro país, el concepto de
distintividad sobrevenida ha sido tímidamente abordado e inexistente en normativa. Por ello, el presente
artículo pretende abordar el tratamiento de dicho concepto en las distintas jurisdicciones y analizar la posible
aplicación del mismo en Costa Rica.
Palabras clave:
Distintividad sobrevenida, secondary meaning, marcas descriptivas, distintividad, uso de marcas.
Sumario
Introducción
I.
Sobre los signos distintivos
II.
Signos distintivos. Funciones
III.
Distintividad de las marcas
IV.
De la distintividad sobrevenida
V.
Factores para determinar la distintividad sobrevenida
VI.
Signo distintivo. Legislación costarricense
VII.
Jurisprudencia costarricense de distintividad y distintividad sobrevenida
VIII. Signo distintivo. Necesidad de distintividad sobrevenida en Costa Rica
Conclusiones
Bibliografía
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Introducción
tucional antes referido. El primero de ellos es el
denominado Convenio Centroamericano para la
Protección de la Propiedad Intelectual, el cual
estuvo vigente en nuestro país hasta el 1 de
febrero de 2000. Posteriormente, dicho instrumento legal dio paso a la normativa actual que
rige la materia y se denomina Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos.
En ambos cuerpos normativos se define
lo que se debe entender por marca. En el Convenio Centroamericano para la Protección de la
Propiedad Intelectual se establece en el artículo
7 que “marca es todo signo, palabra o
combinación de palabras, o cualquier otro
medio gráfico o material, que por sus caracteres
especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de
una persona natural o jurídica, de los productos,
mercancías o servicios de la misma especie o
clase, pero de diferente titular”.
La Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos que actualmente se encuentra
vigente va más allá de lo que, en su momento,
estableció el Convenio Centroamericano para la
Protección de la Propiedad Intelectual, pues
agrega normativamente el concepto de signo
distintivo1 y, además de definir de manera muy
similar al Convenio lo que constituye una
marca 2 , establece los signos que pueden
constituirla3.
Es cada día más frecuente que las
empresas diversifiquen las marcas que protegen
sus productos y servicios. En la búsqueda de la
creación de nuevas marcas surgen muchas
denominaciones o signos que devienen en
descriptivos y, de conformidad con nuestra
legislación, no se pueden inscribir. Ahora bien,
con el pasar del tiempo, esas marcas
descriptivas van calando en los consumidores y,
en muchos casos, terminan siendo signos
distintivos que deberían poder ser inscritos.
Nuestra legislación no contempla explícitamente el reconocimiento de la figura de la
distintividad sobrevenida o su acepción inglesa
“secondary meaning”. Por ello, el presente
artículo versa sobre la figura de la distintividad
sobrevenida y el tratamiento que se le ha dado
en otras jurisdicciones así como de forma tímida
en nuestro país.
I. Sobre los signos distintivos
La normativa costarricense que rige el
derecho de las personas físicas o jurídicas a
tener protección sobre sus signos distintivos
comprende tanto a la Constitución Política
como a la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos.
Específicamente, la Constitución Política
establece en el artículo 47 que “Todo autor,
inventor, productor o comerciante gozará
temporalmente de la propiedad exclusiva de su
obra, invención, marca, nombre comercial, con
arreglo a la ley”. Para el caso particular de las
marcas y los nombres comerciales, el derecho
consagrado en nuestra Carta Magna lo que
pretende es otorgar protección a todas las
personas que desean diferenciar sus productos
o servicios de los de otras. Sin embargo, de la
lectura de dicho artículo se desprende que el
derecho incluido de manera general, debe ser
desarrollado con arreglo en la ley.
Al respecto, en nuestra legislación han
sobresalido dos cuerpos normativos que
integraron y complementaron el derecho consti-
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7879 de 6 de
enero de 2000, Artículo 2 “Signo Distintivo es cualquier signo que
constituya una marca, un nombre comercial o un emblema”.
2 Ibídem. “Marca es cualquier signo o combinación de signos que
permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de
otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o
susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se
apliquen frente a los de su misma especie o clase”.
1
Ibídem. artículo 3 “Las marcas se refieren, en especial, a
cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los
bienes o servicios, especialmente las palabras o los conjuntos de
palabras (incluidos los nombres de personas), las letras, los
números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas,
los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las
viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y
disposiciones de colores, así como cualquier otro distintivo.
Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el
acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o
de los medios o locales de expendio de los productos o servicios
correspondientes.
Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones
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Por ello, nuestra legislación establece de
manera clara lo que se debe entender por una
marca, lo cual a su vez es consistente con lo que
la doctrina ha desarrollado a lo largo del tiempo.
En tal sentido, varios autores han definido a las
marcas de diversas formas, resaltando entre
otras las siguientes:
a)
b)
c)
Derecho de Marcas que las marcas tienen
distintas funciones, tales como: función distintiva, identificación del origen de los bienes y
servicios, garantía de calidad, función publicitaria e informativa, función competitiva,
protección del titular de la marca y protección al
consumidor7.
Esta clasificación resulta muy apropiada
para comprender la verdadera dimensión de lo
que representa la protección jurídica otorgada a
las marcas. Nuestra normativa no es ajena a
esta realidad y, por ello, en la misma ley de
marcas y otros signos distintivos se establece en
su primer artículo que la ley tiene por objeto
proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros
signos distintivos; así como los efectos producto
de los actos de competencia desleal que puedan
causarse a los derechos e intereses de los
consumidores.
Surgen, entonces, dos pilares en el
derecho de marcas, a saber: la protección de los
intereses de los titulares y los de los
consumidores. En aras de proteger los intereses
de ambos grupos, el derecho de marcas ha visto
en la función de la distintividad, el elemento
principal para facilitar la búsqueda de
protección de ambos intereses.
No es de extrañar, entonces, que Jorge
Otamendi establezca que la verdadera y única
función esencial de la marca es distinguir un
producto o un servicio, de otros 8 . En igual
sentido, las cortes estadounidenses han ahondado en la importancia de esta función y, en el
caso de Paddington Corporation9, definieron la
distintividad como la “tendencia a identificar los
bienes vendidos como originados de una fuente
particular”. De igual manera, en el caso Smith se
dijo “que la preservación de la marca como un
medio para identificar los productos de su titular
[…] cumple un importante propósito de interés
Breuer Moreno define a la marca como “el
signo característico con que el industrial,
comerciante o agricultor distingue los
productos de su industria, comercio o
explotación agrícola”4.
Jorge Otamendi define a la marca como “el
signo que distingue un producto de otro o
un servicio de otro”5.
Mary LaFrance define a la marca como “el
signo que, cuando se usa en conexión con
bienes o servicios, tiene la función exclusiva
de identificar ante los consumidores la
fuente desde la cual dichos productos o
servicios han emanado”6.
De las anteriores definiciones, se pueden desprender varios conceptos elementales
que rigen el derecho marcario, dentro del cual
destaca la función distintiva de las marcas y su
corolario: que los consumidores pueden asociar
los productos o los servicios correctamente con
la fuente de donde surgieron.
II. Signo distintivo. Funciones
Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas establecen en su libro
geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a
nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que
resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea
susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia
y las cualidades o características de los productos o servicios
para los cuales se usen o apliquen tales marcas.
La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la
marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla”
4 BREUER MORENO, Pedro. (1946). Tratado de Marcas de
Fábrica y Comercio, Editorial Robins, Buenos Aires. , P. 31.
5 OTAMENDI, Jorge. (1999). Derecho de Marcas, 3ª Edición.
Abeledo-Perrot S.A.E e I. Buenos Aires, P. 7.
6 LA FRANCE, Mary. (2005). Understanding Trademark Law,
Matthew Bender & Company, Inc, Estados Unidos de América. .P.
17.
BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS,
Guillermo. (2003). Derecho de Marcas. Tomo I, 2ª Edición,
Editorial Heliasta. Buenos Aires. P. 30-81
8 OTAMENDI, Op. cit. P. 9.
9 Paddington Corp. V. Attiki Imp. & Distrib., Inc., 996 F.2d 577,585
(2d Cir. 1993).
7
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público”10.
Por este motivo, se considera la función
distintiva de las marcas como primordial para
entender que la marca -además de individualizar el producto-, “sirve para que el consumidor
pueda definir el origen de un bien, y con ello,
responsabilizar a una empresa por su
producto”11.
través de la jurisprudencia, ha sido también
recogida por la doctrina de países civilistas.
Jorge Otamendi, Bertone y Cabanellas de las
Cuevas, entre otros, han adoptado y desarrollado en sus libros una clasificación en términos
similares.
Para comprender la clasificación es
preciso definir en qué consiste cada categoría.
Con respecto a las marcas compuestas
por palabras de fantasía, esto implica “la
creación de un vocablo”.13 Es decir, una palabra
de fantasía consiste en un término que no existe
en el lenguaje común de ninguna manera y, por
ende, al ser una palabra que nace del intelecto
propio de quien pretende utilizarlo, se convierte
en distintivo automática-mente. Ejemplos de
marcas fantasía los encontramos en signos
como Kodak®, Xerox®, Exxon®, entre otras.
Otra categoría de marcas son las
arbitrarias o, como suele llamarlas Otamendi,
palabras con significado conceptual14. Este tipo
de marcas consiste en palabras de uso común,
inclusive que se encuentran en el diccionario,
pero que de ninguna forma describen los bienes
o servicios que pretende proteger la marca.
Estas marcas son -al igual que las de fantasíainherentemente descriptivas, pero tal y como se
indica en el caso Kellogg Co. 15 “una marca
arbitraria es distintiva solo dentro del mercado
del producto y se le otorga poca o ninguna
protección fuera de ese mercado”; es decir, la
distintividad de las marcas arbitrarias surge del
hecho de que la palabra no tiene relación
alguna con el producto o servicios que pretende
proteger. Ejemplos de este tipo de marcas son
Apple® para proteger computadoras, Camel®
para cigarrillos o Imperial® para cervezas. No
tendría distintividad la marca Apple® si se
pretendiera su uso para distinguir manzanas o
para dulces o licores con dicho sabor.
La tercera categoría la comprenden las
marcas sugestivas. Este tipo de marcas, al igual
que las marcas de fantasía o arbitrarias, son
inherentemente distintivas; pero con la parti-
III. Distintividad de las marcas
Para que una marca sea considerada
como distintiva debe concurrir como elemento
indispensable que la misma deba ser claramente identificable y reconocible, tanto por
consumidores como por productores con
respecto a sus similares. En ese sentido, el
derecho de marcas busca que éstas sean
inherentemente distintivas; es decir, que la
marca por si sola tenga signos que la conviertan
en distinta con respecto a sus iguales, y, por lo
tanto, la interpretación de dichos signos no se
convierta en un elemento que no permita
distinguir el bien o servicio con facilidad por
parte de consumidores y productores.
En el afán de determinar cuáles signos
pueden ser inherentemente distintivos, a mi
criterio, las cortes estadounidenses generaron
una jurisprudencia que permite de una manera
sencilla identificar y clasificar cuándo estamos
en presencia de un signo distintivo y cuándo,
por el contrario, no lo estamos.
Específicamente,
en
el
caso
12
Abercrombie & Fitch Co. , el juez J. Friendly
establece que, colocadas en un orden
ascendente que refleja de alguna manera la
elegibilidad para ser consideradas marcas y el
grado de protección acordado, las clases de
marcas que hay son (1) genéricas, (2)
descriptivas, (3) sugestivas, y (4) arbitrarias o de
fantasía.
Esta clasificación, pese a tener un mayor
desarrollo en el derecho estadounidense, a
Smith v. Chanel, Inc., 402 F.2d 566 (9th Cir.1968).
O.M.P.I. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and
Use, Publication No. 489 (E) Geneva, Suiza, 2003, p. 60.
12 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc, 537 F.2d 4 (2d
Cir. 1976).
10
11
OTAMEDNI. Op. cit. P. 32.
Ibídem. p 33.
15 Kellog Co. v. Toucan Golf, Inc., 337 F. 3d 626 (6th Cir. 2003).
13
14
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cularidad que se encuentran en una tenue línea
de diferencia con respecto a las marcas
descriptivas, que como más adelante se
indicará, no son distintivas. Las marcas
sugestivas requieren que el consumidor use su
imaginación o percepciones para determinar la
naturaleza de los bienes16. En el caso Blinded
Veterans Ass´n17 se establece con claridad que
un término es sugestivo si requiere imaginación,
pensamiento y percepción para alcanzar una
conclusión en cuanto a la naturaleza de los
productos. Por el contrario, un término es
descriptivo si de una manera inmediata genera
la idea de los ingredientes, cualidades o
características de los productos. Un ejemplo de
marca sugestiva es Spoon® para servicios de
restaurante, Cosechas® para bebidas naturales
o bien Igloo® para hieleras.
Después de analizar las marcas que en
efecto son consideradas como inherentemente
distintivas, es necesario recorrer las marcas que
no pueden considerarse distintivas y, por lo
tanto, no son apropiables a primera impresión.
Dentro de este grupo están las marcas
descriptivas. Son aquellas que describen la
naturaleza, función, cualidades u otras características de los bienes o servicios a distinguir18.
Las cortes estadounidenses se refieren a esta
categoría como marcas solo descriptivas,
buscando diferenciarlas de lo que son las
marcas genéricas. Las marcas meramente
descriptivas según McCarthy son las que
describen el propósito, función o uso de los
bienes, su tamaño, clase de usuarios,
características deseables de los bienes, o efecto
de éstos sobre el usuario.19
Finalmente, encontramos las marcas genéricas que lo constituyen todas aquellas marcas cuya denominación es idéntica al producto o
servicio que pretende protegerse. Ejemplo de
estas marcas son la palabra Zapato para
proteger zapatos, Silla para proteger sillas, etc.
Ahora bien, cabe aquí efectuar una
distinción entre lo que es una marca genérica de
una de fantasía que se convirtió en genérica.
Este fenómeno conocido como vulgarización de
la marca, consiste en que una palabra de
fantasía permeó tanto en la mente del consumidor que el producto pasa a llamarse justo
como la marca. Ejemplos de esta situación lo
podría constituir las marcas Jacuzzi®, Kleenex®,
Kotex®, entre otras. Si bien es cierto, cada una
de esas marcas nació siendo distintiva, el uso
continuado por parte de los consumidores lo
puede convertir en sustituto del nombre del
producto.
Para que este supuesto ocurra,
Otamendi establece que deben concurrir varios
pasos: un primer paso, los consumidores se
refieran a un producto designándolo con lo que
él cree es su nombre, pero en realidad es una
marca. Un segundo paso es que los distintos
fabricantes del producto designen sus productos
en etiquetas y publicidad con la marca. De esta
forma, poco a poco, la palabra ya no indica el
origen sino una naturaleza y, por ende, pasa a
convertirse en un término genérico.20
La clasificación sugerida por la
jurisprudencia norteamericana y antes explicada
es consistente en lo que dispone nuestra
normativa en el numeral siete de la Ley de
marcas y otros signos distintivos, específicamente en cuanto a las razones intrínsecas por
las cuales una marca no puede ser registrada. Es
imprescindible comprender que el eje fundamental e indispensable de una marca es su
distintividad y, por ello, cuando estamos en
presencia de marcas de fantasía, arbitrarias y
sugestivas, este supuesto se cumple, por el
contrario cuando nos enfrentamos a marcas
descriptivas o genéricas, independientemente
de la forma en cómo se originó este carácter, las
marcas no se pueden proteger, pues no es
posible para los titulares y consumidores
distinguir el origen de la misma y no se cumplen
las funciones marcarias prima facie.
LAFRANCE. Op. cit. P. 55.
Blinded Veterans Ass’n v. Blinded American Veterans Found.,
872 F.2d 1040 (D.C. Cir. 1989).
18 BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Op. cit. P. 302.
19 Ibídem, p. 303.
16
17
20
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OTAMENDI. Op. cit. P.89
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IV. De la distintividad sobrevenida
establece que se adquiere el secondary meaning
sólo si la mayoría de los consumidores piensa en
la palabra no como descriptiva del todo sino
como el nombre de la marca asociada al
producto. En ese mismo fallo se hace referencia
al fallo del caso Vaughan Manufacturing Co.24 en
donde se establece que el secondary meaning
denota una asociación en la mente del
consumidor entre el nombre del producto y un
producto particular.
En términos generales, los sistemas
marcarios buscan darle un reconocimiento y
protección a quienes por el uso de su marca han
logrado posicionarse en el consumidor y generar
un efecto distintivo. Ahora bien, ese reconocimiento no se realiza mediante un mero
análisis subjetivo sino que corresponde a la
verificación que efectivamente la marca ha
adquirido una distintividad sobrevenida y para
ello han surgido distintas formas de constatar
esta situación.
El uso de marcas por parte de los
productores o comerciantes es una cuestión de
hecho y no de derecho. No es, por ende,
necesario que una persona física o jurídica
tenga inscrita su marca para utilizarla, mas sí
para defenderla contra terceros.
Una de las consecuencias prácticas que
se originan de la situación antes indicada es que
existan muchas personas que, durante un lapso
considerable, hayan usado una marca sin
preocuparse por su registro, de tal modo que
generan consecuencias tan diversas como que al
momento de pretender registrar su marca, las
oficinas encargadas de inscribir el derecho
rechacen la solicitud por razones de índole legal,
pese a que la marca ha permeado en los
consumidores. Un claro ejemplo es cuando la
marca es considerada descriptiva, pues atribuye
cualidades, aptitud para el empleo, cantidad o
alguna otra característica de la marca.21
Ante este escenario, las legislaciones y
los tribunales de varios países han adoptado
una figura que se conoce como distintividad
sobrevenida o su acepción en inglés “secondary
meaning” para permitir el registro y protección
de marcas que -aunque nacieron descriptivas-,
su uso constante y penetración en la mente del
consumidor les han valido de un reconocimiento
tal que permite con claridad identificar la marca
con su fuente.
Otamendi nos habla de que un signo ha
adquirido un significado secundario o distintividad sobrevenida cuando tiene dos significados:
el primario que le es propio y el secundario, es
el carácter distintivo que hace del signo una
marca22. Ese intenso uso y publicidad logran que
para el público relevante, el consumidor de esos
productos o servicios, el signo sea una marca y
no ya un signo necesario.
En el caso relevante International
Kennel Club of Chicago Inc. 23, el juez Coffey
V. Factores para determinar la distintividad
sobrevenida
Quizás el sistema marcario que más
desarrollo ha tenido es el estadounidense, en
cuanto a los factores que otorgan a una marca
la condición de distintiva sobrevenidamente.
Por las particularidades del sistema
judicial estadounidense, los diferentes circuitos
judiciales pueden establecer diversos criterios
para determinar si una marca cumple la característica de distintividad. A pesar de esta
situación, las razones han sido muy similares en
cuanto a los factores para establecer esta
condición. En el caso Filipino Yellow Pages Inc.25,
del circuito noveno federal se determinaron
como factores la aportación de prueba
documental como encuestas, testimonios de
consumidores, exclusividad, forma y extensión
de uso de la marca, cantidad y forma de
publicidad, cantidad de venta y número de
Ver artículo 7 de la ley 7978
OTAMENDI. Op.cit. P. 73
23 International Kennel Club of Chicago, Inc v. Mighty Star, Inc.,
846 F. 2d 1079 (7th Cir.1988).
Vaughan Manufacturing Co. v. Brikam Intern., Inc., 814 F.2d
346, 348 (7th Cir.1987).
25 Filipino Yellow Pages, Inc. v. Asian Journal Publ’n, Inc., 198
F.3d 1143, 1151 (9th Cir. 1999).
21
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consumidores, posicionamiento de la marca en
el mercado y prueba de copias intencionales por
parte de competidores.
En una línea similar con lo anterior, cabe
resaltar la opinión de minoría del juez Cudahy
en el caso International Kennel Club 26 , del
circuito tercero, donde se enfoca en la
necesidad de que existan criterios y parámetros
objetivos para analizar cada uno de los factores
que se consideren para determinar el secondary
meaning. Señala el juez Cudahy que no sólo por
demostrar que se destinaron ciertas sumas a
publicidad o bien, que un sector de la población
conoce la marca, ya automáticamente se
cumple la distintividad sobrevenida. El juez
señala en forma enfática que se deben probar
gastos sustanciales en publicidad, incluso le
llama una inversión real o evidencia clara y
contundente de que los consumidores tienen
una asociación del término descriptivo con el
producto o servicio. No basta, entonces, una
inversión menor en publicidad o cumplir de
forma vaga con los factores que determinan el
secondary meaning, por el contrario, la palabra
debe adquirir tal reconocimiento que la prueba
debe ser abundante.
El circuito sexto federal en el caso Rock
& Roll Hall of Fame27 otorgó un gran valor a la
prueba de la publicidad y las actividades de
promoción que realizó el museo, precisamente
de los términos “Rock & Roll Hall of Fame”, pues
a través de ellas se logró demostrar que el
público reconocía las marcas como vendidas por
el Museo; es decir, el consumidor asociaba el
término con un origen definido.
Esto es consistente a su vez con lo que
establece el circuito cuarto, entre otros
factores, privilegia el hecho de que los titulares
demuestren estudios de consumo que liguen la
marca a la fuente. Si esta situación se cumple es
casi un hecho que el secondary meaning
también se cumple28.
Ahora bien, en cuanto a otros criterios
seguidos por otros países o regiones, destacan
las interpretaciones de los Tribunales Europeos.
En este apartado, pese a existir muchas
sentencias, hay una de especial interés que
delimitó las bases de la distintividad sobrevenida en la Comunidad Europea. En el caso
Philips29, el tribunal establece que: “El carácter
distintivo de una marca, tanto si es intrínseco
como si se ha adquirido por el uso, deberá
apreciarse, por una parte, en relación con los
productos o servicios para los que se solicita el
registro de la marca y, por otra, en atención a la
percepción que, respecto de la categoría de tales
productos o servicios, se presume en un
consumidor medio, normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz”. Asimismo,
de acuerdo con la adquisición del carácter
distintivo por el uso, la identificación del
producto o servicio por los sectores interesados,
se le atribuye una procedencia empresarial
determinada, por tanto, debe efectuarse gracias
al uso de la marca como tal (sentencia Philips,
antes citada, apartado 64).
Es interesante cómo los tribunales
europeos reconocen la importancia de que los
consumidores deriven la procedencia empresarial del nombre de la marca, lo cual coincide
con uno de los principales requisitos que las
cortes estadounidenses han utilizado para
conceder esta condición. Los criterios, por ende,
son similares.
En igual sentido, la Comunidad Andina,
tal como lo establece Jesús López Cegarra, tiene
una lista de requisitos para otorgarle a una
marca el carácter de distintiva por razones
sobrevenidas. Específicamente señala diversos
factores como el requisito de procedencia,
adquisición de distintividad por uso reiterado y
real, ámbito geográfico del uso y el ámbito
subjetivo, en donde -al igual que en el derecho
estadounidense-, se le da primacía al hecho de
que la marca haya sido copiada intencionalmente.30
Ibídem, Kennel Club, 846 F.2d en 1079.
Rock & Roll Hall of Fame and Museum v. Gentile Productions,
134 F.3d 749 (6th Cir. 1998).
28 Perini Corp. v. Perini Construction, Inc., 915 F.2d 121,125 (4th
Cir. 1990).
26
Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del 18 de junio de
2002, Asunto C-299/99, apartados 59 y 63.
30 LÓPEZ CEGARRA, Jesús. Marcas: La distintividad adquirida
en el Derecho Comunitario Andino,
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VI. Signo distintivo. Legislación costarricense
constituir el lenguaje usual con el cual se
conocen los productos o servicios; pues en
estricto apego a la normativa no es posible
efectivamente el registro de este tipo de
marcas.
Nuestra Ley de Marcas en su articulado
establece como requisito principal la distintividad para que un signo pueda constituirse en
marca. Aún más, establece como una razón
intrínseca de inadmisibilidad, que no podrá ser
registrada como marca el signo que no tenga
suficiente aptitud distintiva respecto del
producto o servicio al cual se aplica. En esa
misma línea, todo signo que pueda causar
engaño o confusión sobre las cualidades, la
cantidad o alguna característica del producto o
servicio de que se trata no puede ser
registrado31.
Estas restricciones en nuestra ley están
amparadas en normativa internacional, tal como
el Convenio de París, artículo seis quinquies.
Asimismo, el ADPIC respalda la misma
prerrogativa en favor del Estado costarricense;
sin embargo, contiene una disposición muy
relevante para el tema aquí desarrollado. En
específico, el artículo quince del ADPIC establece la posibilidad de que los estados miembros
pueden supeditar la posibilidad de registro a los
signos que no sean intrínsecamente capaces de
distinguir los bienes o servicios pertinentes,
pero que hayan adquirido dicho carácter
distintivo mediante su uso.
Esta facultad que tienen los estados
para permitir el registro de marcas con distintividad sobrevenida, nuestra ley no lo sustenta;
pues es claro como de la lectura se desprende la
negativa a permitir este tipo de registro.
En esta línea, es usual el rechazo de
solicitudes de marcas tanto por parte del
Registro de la Propiedad Industrial así como del
Tribunal Registral Administrativo cuando se
trata de registrar signos que no tengan capacidad distintiva32, ya sea por ser descriptivos o
VII. Jurisprudencia costarricense de distintividad y distintividad sobrevenida
Si bien es cierto nuestra normativa y
jurisprudencia han sido claras en cuanto al
rechazo de registro o protección de marcas
descriptivas, es también menester citar una
resolución del Tribunal Registral Administrativo,
(“TRA”) la cual es emblemática para un eventual
desarrollo de la doctrina de la distintividad
sobrevenida en el país.
En el voto 1160-2009, el Tribunal
Registral Administrativo da un salto en la
interpretación de la ley y, en forma abierta,
decide referirse a la distintividad sobrevenida e
incluso hacer referencia a su acepción en inglés
“secondary meaning”. El voto cita a Fernández
Novoa en cuanto a la distintividad sobrevenida,
lo cual resulta de interés también para el
presente artículo, específicamente en cuanto a
lo siguiente:
“De esta suerte, el carácter absoluto de
ciertas prohibiciones se relativiza: sin dejar
de ser prohibiciones absolutas, las mismas
ven mermado su carácter absoluto porque
el uso del signo sujeto a una prohibición
elimina la posibilidad de que entre en juego
el efecto obstaculizador derivado de tal
prohibición […]. Recuérdese, en efecto que
la culminación del proceso formativo de la
marca como bien inmaterial se produce
cuando el público asocia el signo con el
origen empresarial de los productos o
servicios. Así, las cosas, no cabe poner en
resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se
sigue que la distintividad requerida por la normativa, obliga a
que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de
LABORDE: “[…] suficientemente original para forzar la atención
(especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores
(novedosa) […]” (Citado por OTAMENDI, Jorge. (2002). Derecho
de Marcas. LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos
AiresP.108). Voto 77-2013, 10:45 horas del 4 de febrero del 2013.
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/28840/1/articulo2.pd
f, Visitado el 14 de noviembre del 2013.
31 Ver artículo 7 de la ley 7978
32 Concretamente respecto del artículo 7 inciso g), vale decir que
una marca es inadmisible por razones intrínsecas, cuando no
tenga suficiente aptitud distintiva en relación con el producto o
servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando por la
naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo
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tela de juicio el que un signo pueda
convertirse en una marca válida siempre
que el mismo evoque en la mente de los
consumidores el origen empresarial de un
producto o servicio.”
marca para poder usarla, sí lo es tenerla
registrada para defenderse ante infracciones
por parte de terceros.
Muchas compañías utilizan marcas que
nacen descriptivas pero -con el paso del tiempose van convirtiendo en distintivas y no debería
existir un impedimento para su registro. En
nuestro país, sin embargo, con la excepción de
la sentencia antes referida, es usual que el
Registro de la Propiedad Industrial rechace todas las marcas descriptivas y no existe sustento
legal explícito en la ley que los faculte para
registrarlas.
Por ello, resulta necesario a mi parecer
que se realice una modificación legal para
integrar nuestra normativa con lo dispuesto en
el ADPIC y evitar cualquier tipo de interpretaciones de la ley de marcas y otros signos
distintivos. Si bien es cierto, el TRA en su voto
realizó una interpretación e integración valiente
de la normativa que rige el derecho marcario, es
también cierto que dicho voto está en una línea
muy difusa que podría permitir el registro de
marcas descriptivas amparado en criterios
totalmente subjetivos.
Así como nuestra ley en su artículo
treinta y seis establece las condiciones y los
criterios que se deben fijar para concederle a
una marca la calificación de notoria, se puede
recurrir a un articulado similar en el que se
indiquen los criterios bajo los cuales una marca
puede considerarse distintiva sobrevenidamente.
Es un derecho constitucional el que los
productores y comerciantes puedan defender
sus marcas y, si una marca que nació siendo
descriptiva ha cambiado su estatus con el paso
del tiempo y el reconocimiento de los consumidores, no deberían existir razones objetivas para
impedirle su protección.
El Tribunal Registral Administrativo le da
relevancia a varios factores para determinar si
un signo tiene distintividad sobrevenida,
específicamente: la intensidad en el uso, la
dimensión geográfica del uso, la importancia de
inversiones hechas por la empresa para
promocionar la marca y la proporción de los
sectores interesados que identifican el producto
atribuyéndole una procedencia empresarial
gracias a la marca.
Quizás, lo más relevante que se puede
desprender del voto, es la fundamentación
jurídica por medio de la cual el Tribunal
Registral Administrativo justifica la aceptación
de la distintividad sobrevenida. El Tribunal
Registral Administrativo se ampara en lo
dispuesto en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre
los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio
(ADPIC). Sin mediar norma explícita alguna en
nuestra ley de marcas y otros signos distintivos,
el Tribunal Registral Administrativo se cobija con
lo dispuesto en las facultades que brinda el
ADPIC a los países y, vía jurisprudencial, analiza
de acuerdo con su criterio si el signo cumple con
el requisito de la distintividad sobrevenida. Este
razonamiento que ha sido aislado y hasta
eventualmente controversial, se podría argumentar que constituye una forma válida de
brindarle protección a un titular quien demostró
en forma abundante la distintividad que
adquirió su signo marcario.
VIII. Signo distintivo. Necesidad de distintividad
sobrevenida en Costa Rica
Conclusiones
En el contexto actual en donde los
distintos agentes económicos actúan en los
mercados, cada vez es más importante la
protección que se le debe brindar a sus activos
intangibles, dentro de ellos las marcas. Si bien
es cierto no resulta necesario registrar una
El análisis realizado sobre la figura de la
distintividad sobrevenida que precede, permite
inferir que efectivamente pueden existir signos
marcarios que con el paso del tiempo
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Bibliografía
experimentan el fenómeno de cambiar su
origen descriptivo hacia un matiz distintivo en la
mente de consumidor. Esta mutación convierte
al signo marcario en registrable en muchas
jurisdicciones, siempre y cuando se cumplan con
supuestos preestablecidos impuestos, ya sea
por las oficinas de marcas, o bien, por los
mismos tribunales. Es claro como en la mayoría
de jurisdicciones coinciden en la necesidad de
establecer requisitos para otorgar dicha
condición, destacando entre ellos el gasto en
publicidad, difusión de la marca y, sobre todo,
asociar la marca con su productor.
En nuestro país si bien es cierto se erige
una sentencia por parte de un tribunal
administrativo que reconoció la figura de la
distintividad sobrevenida, es preciso señalar que
no existe un desarrollo jurisprudencial que nos
permita establecer el reconocimiento de dicho
concepto. Por ello, considero oportuno que,
para eliminar cualquier rasgo de subjetividad en
la
determinación
de
la
distintividad
sobrevenida, se realice una enmienda en
nuestra legislación marcaria, la cual permita de
forma explícita no solo la posibilidad de inscribir
y proteger marcas que han adquirido su
distintividad con su uso, sino que se establezcan
de forma legal los requisitos que debe cumplir
una marca para obtener esta condición.
No es óptimo que nuestro país
incorpore la figura de la distintividad sobrevenida vía interpretación administrativa o judicial,
pues podría generar mucha inseguridad jurídica
en los criterios de valoración por parte de los
órganos encargados.
Por lo anterior, la sentencia del Tribunal
Registral Administrativo puede ser un punto de
partida correcto para realizar una reforma legal
a la ley; pues, a mi parecer, recoge de forma
acertada una serie de conceptos que se han
desarrollado en otras jurisdicciones y de manera
comedida los adapta a nuestra realidad,
protegiendo así el derecho constitucional de
que los productores y comerciantes puedan
explotar y defender sus marcas ante terceros.
Libros y artículos:
BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS
CUEVAS, Guillermo. (2003). Derecho de Marcas,
Tomo I, 2ª Edición, Editorial Heliasta. Buenos Aires.
BREUER MORENO, Pedro. (1946).Tratado de Marcas
de Fábrica y Comercio. Editorial Robins. Buenos
Aires.
LA FRANCE, Mary. (2005). Understanding Trademark
Law. Matthew Bender & Company, Inc. Estados
Unidos de América.
LÓPEZ CEGARRA, Jesús. Marcas: La distintividad
adquirida en el Derecho Comunitario Andino.
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/288
40/1/articulo2.pdf, Visitado el 14 de noviembre del
2013.
O.M.P.I. WIPO Intellectual Property Handbook:
Policy, Law and Use. Publication No. 489 (E) Geneva,
Suiza, 2003.
OTAMENDI, Jorge. (1999). Derecho de Marcas. 3ª
Edición, Abeledo-Perrot S.A.E e I. Buenos Aires.
Leyes:
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7879 de
6 de enero de 2000.
Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial. No. 7484 del 24 de mayo de 1995.
Convenio Centroamericano para la protección de la
Propiedad Industrial. 1 de junio de 1968.
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
No. 7475 del 20 de diciembre de 1994.
Casos:
Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc, 537
F.2d 4 (2d Cir. 1976).
Blinded Veterans Ass’n v. Blinded American Veterans
Found., 872 F.2d 1040 (D.C. Cir. 1989).
Filipino Yellow Pages, Inc. v. Asian Journal Publ’n,
th
Inc., 198 F.3d 1143, 1151 (9 Cir. 1999).
International Kennel Club of Chicago, Inc v. Mighty
Star, Inc., 846 F. 2d 1079 (7th Cir.1988).
Kellog Co. v. Toucan Golf, Inc., 337 F. 3d 626 (6th Cir.
2003).
Paddington Corp. V. Attiki Imp. & Distrib., Inc., 996
F.2d 577,585 (2d Cir. 1993).
Perini Corp. v. Perini Construction, Inc., 915 F.2d
121,125 (4th Cir. 1990).
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Rock & Roll Hall of Fame and Museum v. Gentile
Productions, 134 F.3d 749 (6th Cir. 1998).
Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del 18 de
junio de 2002, Asunto C-299/99.
Smith v. Chanel, Inc., 402 F.2d 566 (9th Cir.1968).
Vaughan Manufacturing Co. v. Brikam Intern., Inc.,
814 F.2d 346, 348 (7th Cir.1987).
Voto del Tribunal Registral Administrativo número
77-2013, 10:45 horas del 4 de febrero de 2013.
Voto del Tribunal Registral Administrativo número
1160-2009, 10:25 horas del 16 de setiembre de 2009.
Hampshire. Profesor Universitario del Programa
de Maestría de Propiedad Intelectual de la
Universidad Estatal a Distancia y de los
Programas de Maestría en Derecho Penal,
Maestría en Derechos Notarial y Maestría en
Derecho de la Universidad Latina. Director del
Área de Propiedad Intelectual y Socio de Castro
& Pal Abogados. Vicepresidente de la Asociación
de Profesionales en Propiedad Intelectual de
Costa Rica. “Leading Individual” según
Chambers & Partners para el área de Propiedad
Intelectual en Costa Rica. Correo electrónico:
[email protected]
Simón A. Valverde Gutiérrez
Máster en Propiedad Intelectual, Comercio y
Tecnología de la Universidad de New
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