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Órgano:
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Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
28079370282007100012
Audiencia Provincial
Madrid
28
216/2006
35/2007
Recurso de apelación
RAFAEL SARAZA JIMENA
Sentencia
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28
MADRID
SENTENCIA: 00035/2007
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
Sección 28ª
Rollo de apelación nº 216/06
Materia: Propiedad industrial . Marcas
Órgano judicial de origen: Juzgado de Primera Instancia nº 54
Autos de origen: Proceso núm. 385/1999
Parte recurrente: BACARDI COMPANY LIMITED, Luis Manuel ,
JOSE ARECHABALA INTERNATIONAL LTD Y OTROS.
Parte recurrida: HAVANA CLUB HOLDING, S.A., CUBAEXPORT,., HABANA RUM AND LIQUORS,
S.A, REPUBLICA DE CUBA.
SENTENCIA Nº 35
En Madrid, a 9 de febrero de 2006.
La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia
mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Magistrados D. Enrique García García, D. Rafael Sarazá
Jimena y D. Gregorio Plaza González, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 216/06,
interpuesto contra la sentencia de fecha 23 de junio de 2005 dictada en el juicio de menor cuantía núm.
385/1999 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 54.
Han sido partes en el recurso, como apelante la parte actora, BACARDI COMPANY LIMITED, la
entidad JOSE ARECHABALA S.A, D. JOSE ARECHABALA INTERNATIONAL LTD, D. Luis Manuel , D.
Alfonso , D.ª Alicia , D.ª Remedios , D.ª Consuelo , D. Eugenio , D. Augusto , D.ª Marí Juana , D.ª Eva , D.ª
María Antonieta , D.ª Gema , D. Ángel , D.ª Ana , D. Juan Enrique , D.ª Olga , D. Luis Pablo , D.ª Emilia , D.ª
María Inés , D. Luis Angel , D.ª Nuria , D.ª Eugenia , D. Carlos José D.ª Aurora , D. Jose Manuel , D.ª Marí
Luz , D. Rubén , D. Millán , D.ª Rosario , D. Marcelino , D. Joaquín , D.ª Natalia , D. Julieta , Dª. Erica , D.ª
Carolina , D. Octavio , D. Plácido y D.ª Dolores representada por la Procuradora D.ª Mª Isabel Campillo
García y defendida por el Letrado D. Jesús Muñoz-Delgado Mérida, siendo apelada las partes demandadas,
HAVANA CLUB HOLDING, S.A, representada por el Procurador D. Isidro Orquín Cedenilla y asistida de
letrado, HABANA RUM AND LIQUORS, S.A, y CUBAEXPORT representadas por el Procurador D. Gustavo
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Gómez Molero y asistidas de letrado y REPUBLICA DE CUBA no personada en esta instancia.
Es magistrado ponente D. Rafael Sarazá Jimena
ANTECEDENTESDEHECHO
PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda de juicio de menor cuantía
presentada con fecha 22 de junio de 1999 por la representación de BACARDI COMPANY LIMITED y otros
contra HAVANA CLUB HOLDING, S.A, HABANA RUM AND LIQUORS, S.A, CUBAEXPORT Y REPUBLICA
DE CUBA en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos
que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:
"Que tenga por presentado este escrito con sus documentos y sus copias por interpuesta demanda
de juicio declarativo de menor cuantía frente a HABANA CLUB HOLDING, S.A, HAVANA RUM AND
LIQUORS, S.A, EMPRESA EXPORTADORA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS VARIOS (CUBAEXPORT),
y la REPUBLICA DE CUBA, y que sustanciado el proceso por sus cauces, dicte sentencia por la que:
a) Declare la nulidad de pleno derecho de la doble inscripción de la transmisión de la marca española
nº 99.789 HAVANA CLUB hecha por Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 13 de
septiembre de 1968, primero a nombre del Estado cubano y después a nombre de CUBAEXPORT.
b) Declare la nulidad de todas las transmisiones siguientes y subsecuentes, la ineficacia de todos los
derechos que sobre la marca española nº 99.789 HAVANA CLUB pudieran haberse constituido y ordene la
cancelación de todas las inscripciones registrales de dominio posteriores a la inscripción de mi mandante
JOSE ARECHABALA, S.A. (JASA).
c) Ordene al Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de la
titularidad de la marca española n 99.789 HAVANA CLUB a favor de BACARDI COMPANY LIMITED.
d) Declare la nulidad de los registros de las marcas españolas HAVANA CLUB números: 682.245,
1.000.370, 2.068.448, 2.068.449, 2.094.862 y 2.094.863, la ineficacia de los derechos que sobre ellas
pudieran haberse constituido y ordene la cancelación de todos los asientos registrales causados por esas
marcas.
e) Condene en todas las costas del litigio al demandado o demandados que se opusieren a las
peticiones de esta demanda."
SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de Primera
Instancia nº 54 dictó sentencia, con fecha 23 junio de 2005 , cuyo fallo era el siguiente: " Desestimo la
demanda presentada por la Procuradora Doña María Isabel Campillo García en nombre y representación de
la entidad José Arechavala S.A, Don José Arechabala LTD, Don Luis Manuel , la Entidad Bacardi And
Company Limited, Don Luis Manuel , Don Alfonso , Doña Alicia , Doña Remedios , Doña Consuelo , Don
Eugenio , Don Augusto , Doña Marí Juana , Doña Eva , Doña María Antonieta , Doña Gema , Don Ángel ,
Doña Ana , Don Juan Enrique , Doña Olga , Don Luis Pablo , Doña Emilia , Doña María Inés , Don Luis
Angel , Doña Nuria , Doña Eugenia , Don Carlos José , Doña Aurora , Don Jose Manuel , Doña Marí Luz ,
Don Rubén , Don Millán , Doña Rosario ; Don Marcelino , Don Joaquín , Doña Natalia , Doña Julieta , Doña
Erica , Doña Carolina , Don Octavio , Don Plácido y Doña Dolores , contra la Entidad Havana Club Holding,
S.A, representada por el Procurador Don Isidro Orquín Cedenilla y contra las Entidades Havana Rum And
Liquors, S.A, y Cubaexport, representadas por el procurador Don Gustavo Gómez Molero, y la República de
Cuba, debo ABSOLVER Y ABSUELVO de la demanda presentada a la Entidad Havana Club Holding, S.A, y
Cubaexport, de todos sus pedimentos formuladas en la demanda; todo ello con expresa imposición de
costas a la parte demandante.
TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de
BACARDI COMPANY LIMITED y otros, se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado
juzgado y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la
Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
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PRIMERO.- Los demandantes, hoy recurrentes, presentaron en su día demanda de juicio de menor
cuantía contra las entidades Havana Club Holding, S.A, Havana Rum And Liquors, S.A. y Cubaexport, y
contra la República de Cuba, en cuyo suplico solicitaron, resumidamente, se declarara la nulidad de pleno
derecho de la doble inscripción de la transmisión de la marca española nº 99.789 HAVANA CLUB hecha por
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 13 de septiembre de 1968, primero a nombre del
Estado cubano y después a nombre de CUBAEXPORT, la nulidad de todas las transmisiones siguientes y
subsecuentes, la ineficacia de todos los derechos que sobre la marca española nº 99.789 HAVANA CLUB
pudieran haberse constituido y se ordenara al Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y
Marcas tanto la cancelación de todas las inscripciones registrales de dominio posteriores a la inscripción de
mi mandante JOSE ARECHABALA, S.A. como la inscripción de la titularidad de la citada marca a favor de
BACARDI COMPANY LIMITED, y se declarara la nulidad de los registros de las marcas españolas HAVANA
CLUB números 682.245, 1.000.370, 2.068.448, 2.068.449, 2.094.862 y 2.094.863, la ineficacia de los
derechos que sobre ellas pudieran haberse constituido y se ordenara la cancelación de todos los asientos
registrales causados por esas marcas.
Tras una larga tramitación, debida fundamentalmente a la complejidad del litigio, fue dictada
sentencia en la que desestimaron las excepciones procesales planteadas (algunas de ellas de un modo
indirecto) por las partes demandadas comparecidas, concretamente las de falta de legitimación activa, falta
de jurisdicción y defecto legal en el modo de proponer la demanda, invocando el Iltmo. Sr. Magistrado que
dictó la sentencia la doctrina del Tribunal Constitucional que determina la necesidad de interpretar las
normas procesales inspirada en el principio "pro actione" y la procedencia de realizar una interpretación
restrictiva de las excepciones procesales que impidan resolver el fondo del litigio, y, entrando en éste, se
desestimaron plenamente las pretensiones formuladas en la demanda.
El primer problema que se plantea en esta apelación es la amplitud con la que esta Sala puede
conocer del recurso. Frente a la pretensión de las partes actoras, hoy recurrentes, de que la Sala no puede
entrar a conocer de las excepciones procesales de falta de legitimación activa, de falta de jurisdicción y de
defecto legal en el modo de proponer la demanda, ni tampoco de otras cuestiones planteadas por las
demandadas y rechazadas en la sentencia apelada, como la relativa al retraso desleal, puesto que las
demandadas no han impugnado la sentencia y se han limitado a oponerse al recurso, éstas entienden que
la amplitud de conocimiento de la Sala es plena y que puede volver a entrar a conocer de todas esas
excepciones y cuestiones.
La Sala, en el auto de fecha 16 de junio de 2006 dictado en este rollo, declaró que las demandadas
no habían impugnado el recurso, razón por la cual no procedía el trámite de audiencia a la recurrente que
había acordado el Juzgado "a quo", y añadía: "Cuestión distinta es valorar, habida cuenta de lo anterior, en
qué términos ha de considerarse impugnada la sentencia apelada, qué pronunciamientos son objeto de
apelación, a efectos de aplicar lo previsto en el art. 465.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por cuanto que
la apelación queda limitada a aquellas cuestiones que, habiendo sido objeto de la primera instancia,
hubieran resultado efectivamente recurridas (tantum devolutum, quantum appellatum) (por todas, la última
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 30 de noviembre de 2005 ). Pero evidentemente no es
esa una cuestión que pueda ser decidida antes de la sentencia que resuelva el recurso de apelación".
Pues bien, sobre este particular ha de pronunciarse ahora la Sala.
SEGUNDO.- Uno de los principios que rige el recurso de apelación es ciertamente que la Sala asume
la instancia y debe entrar a conocer del fondo del asunto y resolver las pretensiones de las partes en un
examen completo de la cuestión litigiosa con plenitud de cognición. Pero también lo es que los
pronunciamientos de la sentencia de primera instancia que hayan sido consentidos por no haber sido
apelados por la parte a quien perjudiquen no pueden volver a ser considerados y resueltos por la sentencia
de apelación, al haber quedado fuera de su ámbito de conocimiento por no haber recurrido ninguna de las
partes contra tales pronunciamientos ("tantum devolutum quantum appelatum").
La sentencia apelada formulaba en su fallo unos pronunciamientos sobre el fondo de la cuestión
litigiosa, desestimatorios de todas las pretensiones formuladas en la demanda. Pero asimismo, en su
fundamentación jurídica, además de una serie de consideraciones sobre el fondo del litigio que sustentaban
el fallo, y con carácter previo a éstas, se contenían una serie de pronunciamientos sobre las excepciones
dilatorias planteadas por los demandados, concretamente las citadas de falta de legitimación activa, de
jurisdicción y de defecto legal en el modo de proponer la demanda, que fueron desestimadas.
En el juicio de mayor cuantía, tales excepciones habían de ser resueltas con carácter previo, en un
auto (art. 538 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 ). En el juicio de menor cuantía, el artículo 687 de la
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Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 preveía que "el demandado propondrá en la contestación todas las
excepciones que tenga a su favor, así dilatorias o perentorias y, si se mantienen, el Juez resolverá sobre
todas en la sentencia, absteniéndose de hacerlo en cuanto al fondo del pleito, si estimase procedente
alguna de las dilatorias que lo impida". Existía una cierta polémica sobre las excepciones que podían ser
resueltas o subsanadas en la comparecencia previa pero, en todo caso, si no lo eran, debían resolverse en
sentencia, previendo al efecto el art. 702 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 que "la sentencia
resolverá todas las cuestiones propuestas. En su caso se decidirán en primer lugar las que puedan obstar el
pronunciamiento sobre el fondo si no hubieren sido ya resueltas".
La práctica judicial no era uniforme. Con frecuencia la resolución de tales excepciones tenía reflejo en
el fallo de las sentencias, con carácter previo (como exigía el transcrito art. 702 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil de 1881 ) al pronunciamiento del fallo sobre el fondo de la cuestión litigiosa. Pero también era posible
que cuando la sentencia fuera desestimatoria por razones de fondo, en el fallo sólo se contuviera el
pronunciamiento sobre desestimación de la demanda y libre absolución de los demandados, por lo que el
pronunciamiento sobre las excepciones procesales quedaba circunscrito a los fundamentos de derecho en
que se resolvían las mismas.
Esto último es lo que ha ocurrido en la sentencia recurrida (si bien previamente, tras la
comparecencia del art. 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 , se había dictado auto, en fecha 11
de noviembre de 2002 , en el que se desestimaba la excepción de falta de legitimación activa de los
demandantes). Pero que en el fallo de la sentencia sólo se contenga un pronunciamiento desestimatorio de
las pretensiones deducidas en la demanda y condenatorio en costas respecto de los actores no significa
que no existan en la sentencia más pronunciamientos que los contenidos en el fallo. Existen
pronunciamientos sobre las excepciones procesales, y los mismos suponen un gravamen para los
demandados, puesto que si en la apelación se entendiera que, en cuanto al fondo, la demanda era
estimable, la desestimación en primera instancia de las excepciones procesales formuladas por los
demandados llevaría, de no revocarse tal extremo, a la estimación de la demanda.
Por tanto, concurría el requisito del "gravamen" para los demandados en esos pronunciamientos
desestimatorios de las excepciones procesales que en su día formularon, por lo que en esa medida la
sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia les afectaba desfavorablemente, una vez que había
sido admitido a trámite un recurso de apelación en el seno del cual podría acordarse que las pretensiones
de los actores son estimables por razones de fondo. Podían, pues, los demandados, haber impugnado la
sentencia, pero prefirieron no hacerlo, entendiendo, erróneamente a juicio de la Sala, que el único
pronunciamiento contenido en la sentencia era el desestimatorio, por razones de fondo, de las pretensiones
formuladas en la demanda. Por tanto, no puede la Sala entrar a decidir las citadas excepciones,
desestimadas en primera instancia.
Ahora bien, no todos los razonamientos que en la fundamentación jurídica de la sentencia se
contienen respecto de la cuestión de fondo, incluidos los que dan respuesta negativa a algunos de los
argumentos utilizados por las demandadas en su defensa, son "pronunciamientos" que deban ser objeto de
impugnación por las demandadas como requisito imprescindible para que la Sala pueda tomarlos en
consideración. Recurrido el pronunciamiento desestimatorio de la demanda por razones de fondo, la Sala
tiene plenitud de cognición sobre esta cuestión y puede volver a analizar todos los argumentos empleados
por las partes, de tal modo que puedan rechazarse los argumentos que utilizó el juez "a quo" pero llegarse a
la misma conclusión desestimatoria en base a otros argumentos debidamente introducidos por las partes en
el debate procesal, con el juego, en su caso, del principio "iura novit curia".
TERCERO.- Sentado lo anterior, han de examinarse los argumentos contenidos en los escritos de
recurso y de oposición al recurso.
Los actores alegan como causa de la nulidad de la inscripción de la doble transmisión de la marca
española HAVANA CLUB, núm. 99.789, operada en 1968, que la Ley cubana 890, de 13 de octubre de
1960 (doc. 16 acompañado con la demanda), nacionalizó, mediante expropiación forzosa, la empresa o
empresas que eran propiedad de la sociedad cubana José Arechabala, S.A. (en adelante, JASA), todos sus
activos ("fábricas, almacenes, depósitos y demás bienes y derechos integrantes de las mismas [las
empresas]" (art. 1 de la Ley ), adjudicándose a favor del Estado cubano todos los bienes, derechos y
acciones de la empresa o empresas titularidad de, entre otras personas físicas y jurídicas, JASA,
transfiriéndose al Estado cubano todos sus activos y pasivos, declarándose subrogado al Estado cubano en
el lugar y grado de las personas naturales y jurídicas propietarias de las mencionadas empresas (art. 2 ).
Tal expropiación y subsiguiente subrogación en el patrimonio de JASA acordada en la Ley 890 de
1960 pudo afectar, por el principio de territorialidad de las leyes, a los bienes y derechos sitos en territorio
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cubano, pero no a los bienes sitos en España. Por tanto, la cesión de marca documentada en la escritura
pública otorgada ante notario en La Habana el 27 de junio de 1968 (doc. 29 de la demanda, f. 533 y
siguientes del primer tomo) no pudo tener como efecto la transmisión de la marca española a la entidad
CUBAEXPORT porque el transmitente, el Estado cubano representado por D. Fausto Clavijo Aguilera, no
había adquirido la marca española núm. 99.789 por cuanto que la Ley núm. 890 a que se hace referencia
en la escritura no nacionalizó la sociedad José Arechabala, S.A. sino el patrimonio de la misma sito en el
territorio cubano. No puede transmitir un bien o derecho quien no es propietario del mismo, y el Estado
cubano no era propietario de la marca española, sino que lo seguía siendo la entidad JASA, que no había
sido disuelta, ni por tal ley ni por otra causa legal o estatutaria.
Tampoco la Ley 914 a que se hace referencia en el litigio (aportada parcialmente como doc. 6 con la
contestación a la demanda de CUBAEXPORT, f. 168 y siguientes del tomo III) transfirió al Estado cubano la
propiedad de la marca española. Pese a lo afirmado por CUBAEXPORT en su escrito de recurso, dicha Ley,
por lo que resulta de lo aportado a autos, no transfiere al Estado cubano la marca española 99.789. No se
trata ya de lo problemático de que una ley de un determinado país pueda tener eficacia fuera de sus
fronteras, en este caso transfiriendo la propiedad de un bien sito fuera de tales fronteras, y de la
controversia acerca de la conformidad de tales leyes expropiatorias con el orden público español. Es que la
simple lectura de lo aportado a autos muestra que en dicha ley se prevé el "traspaso de esta modalidad a
favor del Estado Cubano por Nacionalización de la entidad JOSÉ ARECHABALA, S.A." respecto de una
serie de "modalidades" marcarias identificadas por unos números de registro y de certificado que en ningún
momento son el número 99.789 de la marca española, y que a falta de especificación alguna sobre la
nacionalidad de tales modalidades, ha de entenderse que se trataba de modalidades cubanas.
La interpretación que de la Ley 890 de 1960 realizan los expertos en Derecho cubano, concretamente
Dª Gisela María Pérez Fuentes y Dª Luisa E. Rodríguez Grillo, así como la del catedrático español D.
Alberto Díaz Moreno, parecen razonables. No sólo por el texto de la Ley 890 en sí, sino también por la
comparación con otras leyes nacionalizadoras dictadas en esa época. Fue nacionalizada la empresa o
empresas de las que era titular JASA, no el empresario, es decir, la sociedad mercantil. Fueron
nacionalizados el conjunto o conjuntos de bienes afectados a un determinado fin mercantil de los que era
titular JASA. De ahí las diferencias entre la Ley 890 y la 891 o la Ley de reforma agraria de 1959 , y de ahí
la falta de mención (aunque sólo fuera de un modo genérico y no individualizadamente), como personas
afectadas por la expropiación, a los titulares del capital social integrante de la sociedad. El patrimonio social
pasó al Estado cubano, pero naturalmente pasó el patrimonio que podía ser afectado por dicha ley, que era
el sito en territorio cubano, pero no el situado fuera de Cuba, al que no podían afectar las leyes cubanas y
que se regían por la ley del lugar donde se hallaban tales bienes, más aún cuando se trataba de bienes
inscribibles en un Registro Público.
Ello significa que la escritura pública de cesión a que se ha hecho referencia no pudo transmitir la
titularidad dominical de la marca española 99.789 a CUBAEXPORT porque quien la transmitía, el Estado
cubano, no era su titular. No se trata de un negocio jurídico nulo (no es nula la transmisión de cosa ajena,
pues reúne los requisitos de consentimiento, objeto y causa), sino ineficaz a efectos transmisivos del
dominio (art. 609 del Código Civil ), pues no puede transmitir el dominio de un bien quien no lo tiene.
No se comparte la interpretación que de este extremo se hace por las partes demandadas y es
admitida en la sentencia apelada (fundamento de derecho 12º). De las acciones en que se dividía el capital
social de JASA no era titular la propia JASA, como parece afirmar la sentencia, sino sus socios. Y coincide
esta Sala con los recurrentes en que la mención que el artículo 2 de la Ley 890 hacía de la expropiación de
las "acciones" no se refería a las acciones en cuanto títulos valores representativos de partes alícuotas del
capital social de JASA, sino a los derechos o facultades de acudir a los tribunales en defensa de derechos e
intereses legítimos. Ello se desprende del hecho de usarse tal término en la locución "bienes, derechos y
acciones", del hecho de que en la traducción de esta Ley aportada por HAVANA CLUB HOLDING ante los
tribunales norteamericanos tal término había sido traducido como "claims" y no como "shares", y del hecho
ya expresado de que como única afectada por la expropiación se declaraba en tal ley a la propia entidad
José Arechabala, S.A., que evidentemente no era titular de tales acciones, y no a sus socios, titulares de las
mismas.
Es posible que la intención del legislador fuera la de expropiar la propia sociedad JASA y no
solamente su patrimonio (lo que explicaría el uso de la expresión "traspaso de esta modalidad a favor del
Estado Cubano por Nacionalización de la entidad JOSÉ ARECHABALA, S.A." utilizada en la Ley 914, o que
se afirmara tal nacionalización de la entidad en la escritura pública otorgada ante notario en La Habana el
27 de junio de 1968 que en la escritura). Pero lo cierto es que la Ley expropiatoria fue redactada utilizando
determinados términos y expresiones, y la interpretación más razonable de la misma, entiende la Sala, es la
expuesta en los citados dictámenes, que en consecuencia es asumida por la Sala.
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CUARTO.- Sentado lo anterior, ha de valorarse qué acción están ejercitando los demandantes. En el
suplico de la demanda se solicita se declare la nulidad de las inscripciones de transmisión de la marca
española 99.789 de JASA a los sucesivos adquirentes (la primera, de JASA al Estado cubano, la segunda,
inscrita simultáneamente, del Estado cubano a CUBAEXPORT, y así sucesivamente hasta la vigente
inscripción de la marca a nombre de la sociedad HAVANA CLUB HOLDING). Y asimismo, que se inscriba la
titularidad de la marca a nombre de BACARDI COMPANY LIMITED (en adelante, BACARDÍ), a quien JASA
habría vendido tal marca. Además, se solicita la nulidad de una serie de marcas derivadas o de
ampliaciones de la marca, que serían incompatibles con la titularidad de BACARDÍ sobre la marca 99.789.
Dejando aparte esta última solicitud, accesoria o complementaria de la principal y cuyo éxito está
subordinado al de la pretensión principal, la pretensión ejercitada con carácter principal por los actores ha
de ser conceptuada propiamente como una acción reivindicatoria. Lo que están solicitando los demandantes
es que se reintegre a su patrimonio una marca que es de su propiedad, porque el negocio jurídico de cesión
por el que tal marca fue transmitida a terceros fue ineficaz (nulo, según la demanda), y que
consecuentemente se cancelen las inscripciones realizadas a nombre de terceros y se inscriba a su nombre
en el Registro de la Propiedad Industrial (hoy OEPM), más exactamente a nombre de BACARDÍ, sociedad
a la que se afirma en la demanda que JASA, a través de la sociedad JOSÉ ARECHABALA
INTERNACIONAL LTD (JAI), radicada en Liechtenstein, ha transmitido la marca.
Los demandantes intentan eludir esta calificación para evitar la aplicación del instituto de la
prescripción extintiva. Pero, de manera similar a lo que ocurre con la calificación de los contratos, la
naturaleza de una acción viene determinada no por el nombre que quiera darle quien la ejercita, sino por lo
que resulta de la correcta interpretación de sus componentes fácticos y jurídicos. Como declara la Sentencia
de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 1983 ,
"Descartada en nuestro ordenamiento procesal la necesidad de la expresión nominal de la acción
(editio actionis), las interpuestas no se califican por la denominación que les den las partes sino por los
hechos alegados y las pretensiones verdaderamente formuladas, a las que han de corresponder los
organismos jurisdiccionales."
Es evidente que los demandantes, por más que invoquen y analicen en su demanda las infracciones
legales en que, en su función calificadora, incurrió el Registro de la Propiedad Industrial al inscribir la doble
transmisión de la marca (al Estado cubano y a CUBAEXPORT) en 1968, no pueden estar impugnando
exclusivamente la legalidad de las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial por las que se
acordó realizar los asientos registrales correspondientes a las transmisiones de la marca, solicitando se
declare la nulidad de pleno derecho de tales inscripciones registrales, porque la impugnación de la legalidad
de las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial y de los asientos a que las mismas dan lugar,
por infringir las normas que lo regulan, sólo podría ser accionada en vía administrativa y
contencioso-administrativa.
En la jurisdicción civil, la cancelación de estos asientos registrales sólo puede estar motivada por el
ejercicio de una acción de naturaleza civil que conlleve la cancelación de los correspondientes asientos
registrales relativos a la marca: una acción de nulidad de la marca (arts. 47 y siguientes de la Ley de Marcas
de 1988 ), una acción de caducidad de la marca (art. 53 de la Ley de Marcas de 1988 ) o una acción
reivindicatoria de la marca.
Los demandantes pretenden estar ejercitando una acción de nulidad de pleno derecho, que como tal
sería imprescriptible. La pretensión no se acepta por varias razones.
La legislación marcaria aplicable sobre este particular, Ley de Marcas de 1988 (en base a la
Disposición Transitoria 2ª de la misma), prevé unas determinadas acciones de nulidad, basadas en causas
de nulidad absoluta (art. 47 ) o relativas (arts. 48, 3.2, y 14.2 ), ninguna de las cuales está siendo ejercitada
por las demandantes, entre otras razones porque la consecuencia de tales acciones de nulidad no es la
transmisión de la marca registrada a su titular real, sino la desaparición como tal del registro de la marca y
del derecho de exclusiva por él amparado (salvo en el caso de la acción de anulación del art. 3.2 de la Ley
de Marcas de 1988 , pero no porque la sentencia acordando la nulidad acuerde la transferencia del registro
a favor del demandante, sino porque dicho precepto exige que simultáneamente al ejercicio de la acción, el
demandante "efectuará, al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de registro de su marca", y es como
consecuencia de que se estime tal solicitud que la marca será registrada a su nombre).
La nulidad de la transmisión de la marca que dice pretender la actora no podría prosperar porque,
como se ha expuesto, lo que existe en todo caso es una ineptitud del negocio para transmitir la marca
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española puesto que quien decía transmitirla (el Estado cubano) no la había adquirido, ya que la Ley 890 no
había expropiado la marca española ni la sociedad JASA que era su titular. En todo caso, tal ineficacia del
negocio jurídico de transmisión es solamente una cuestión instrumental de la que constituye el objeto de la
pretensión ejercitada: que la marca española salió indebidamente del patrimonio de JASA, puesto que quien
la transmitió no la había adquirido, siendo inscrita su titularidad a nombre de terceros adquirentes que en
puridad no la adquirieron por la expresada razón (en algunos pasajes afirman los demandantes que las
demandadas, como consecuencia de la incorrecta actuación del Registro de la Propiedad Industrial en la
calificación del título de transmisión, tienen o han tenido la "posesión" de la marca), por lo que debe ser
reintegrada al patrimonio de BACARDÍ, a quien JASA sí ha transmitido correcta y válidamente a través de
su "sociedad espejo" JAI, e inscrita a su nombre, y deben ser cancelados los asientos registrales relativos a
las transmisiones operadas desde 1968.
Incluso tratándose de bienes materiales los objeto de la acción reivindicatoria, cuando la posesión de
los mismos por parte del demandado está amparada en un título dominical, es preciso que el demandante
solicite y obtenga la declaración de invalidez o ineficacia del título en que basa su posesión el reivindicado.
Por tanto, la petición de nulidad del título del demandado (en este caso, los negocios jurídicos por los que
se transmitió la marca y que dieron lugar a las correspondientes inscripciones registrales a favor de los
cesionarios) no sólo no desvirtúa la verdadera naturaleza de acción reivindicatoria de la acción ejercitada,
sino que corresponde a la propia esencia de la acción reivindicatoria, como indica el profesor Luis María en
la obra "Fundamentos de Derecho Civil", citado por una de las codemandadas.
En el Derecho de marcas, la acción reivindicatoria no es propiamente la que ejercita el propietario no
poseedor contra el poseedor no propietario, en el sentido con que es utilizada en relación a los bienes
materiales. Ha de repararse en la distinta naturaleza a este respecto de los bienes materiales y de los
bienes inmateriales como la marca. Mientras que los primeros no pueden ser objeto de apropiación o
posesión simultánea independiente por varias personas, porque dada su naturaleza es imposible que
puedan ser poseídos y disfrutados plena y simultáneamente por distintas personas, los bienes inmateriales
como la marca sí son susceptibles de apropiación o posesión simultánea por un número ilimitado de
personas: la marca, como signo distintivo que es, puede ser utilizada al mismo tiempo por un número
ilimitado de personas para distinguir bienes o servicios.
Ello hace que en los bienes inmateriales la apropiación del bien no sea por sí sola suficiente para
garantizar su goce exclusivo, a diferencia de lo que ocurre con los bienes materiales. Para que el titular de
un bien inmaterial pueda gozar en exclusiva del mismo es indispensable, desde el punto de vista jurídico,
que el Derecho prohíba a todos los demás la utilización o explotación de esa misma idea en que el bien
consiste, esto es, que el ordenamiento jurídico otorgue al titular un derecho de exclusiva.
Así pues, mientras que en el caso de la propiedad de bienes materiales el ordenamiento jurídico se
limita a proteger la relación entre el propietario y la cosa objeto de propiedad, en el caso de la titularidad de
los bienes inmateriales la protección del titular exige que el ordenamiento jurídico prohíba a los terceros que
utilicen el bien inmaterial, aunque lo posean, como bien inmaterial que es (idea inventiva, en el caso de la
patente, signo distintivo, en el caso de la marca), al mismo tiempo que el titular. Exige, en definitiva, que se
otorgue un derecho de exclusiva. Se crea así una situación de exclusividad a favor del titular de la patente,
de la marca o del diseño industrial que no deriva de la propia naturaleza del bien objeto de apropiación,
como ocurre en la propiedad en sentido estricto, sino que es creada por el ordenamiento jurídico y en lo
fundamental se asocia con el registro de la titularidad sobre la marca en un registro público.
Por lo expuesto, el propietario de bienes materiales tiene como acción fundamental para la protección
de su derecho la acción reivindicatoria, reconocida en el artículo 348 del Código civil , de la misma manera
que para el poseedor desposeído es esencial el interdicto para recobrar esa posesión perdida. Pero esas
acciones no pueden tener la misma significación en el Derecho de la propiedad industrial , puesto que,
como ya se ha expresado, una marca no puede poseerse del mismo modo que un bien material, puesto que
puede ser utilizada simultáneamente por innumerables personas. La acción por la que el propietario puede
impedir que otros "posean" su marca, más exactamente que la utilicen, es la acción de cesación, gracias a
la cual se puede impedir a los terceros que sigan explotando el bien inmaterial objeto de protección. Por ello
la acción de cesación aparece establecida en las leyes de patentes (art. 63 .a), de marcas (art. 36.a de la
Ley de Marcas de 1988 y 41.1 .a de la Ley de Marcas de 2001 ) y de diseño industrial (art. 53.1 .a) y puede
considerarse como la acción fundamental del Derecho de propiedad industrial .
En el Derecho de marcas la acción reivindicatoria es configurada como la acción que contra quien
resulta titular registral de un derecho de marca puede ejercitar, para que le sea reconocida la titularidad
dominical de la marca, quien ostenta un mejor derecho que éste, porque se realizó el registro en fraude de
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sus derechos, o con violación de una obligación legal o contractual (con carácter general, art. 3.3 de la Ley
de Marcas de 1988, y específicamente, para el caso de la marca unionista del principal que sea registrada
en España por su agente , art. 14.2 de la Ley de Marcas de 1988 ).
Aunque en principio pudiera pensarse que la referida acción reivindicatoria está prevista únicamente
para el primer registro de la marca y respecto del primer titular, y que únicamente estaría legitimado
activamente el titular extrarregistral de derechos sobre la marca, nada impide que la misma pueda ser
ejercitada en relación con ulteriores transmisiones de la marca, respecto de segundos o posteriores titulares
que hayan obtenido el registro de la marca mediante cesión de otro titular registral, y que sea ejercitada por
parte de quien fue un titular registral anterior y entiende que ha sido despojado ilícitamente de su marca.
Previsiones como las contenidas en el art. 2.3 de la nueva Ley de Marcas (en línea con las previstas
anteriormente en otras normas sobre propiedad industrial , como es el caso de los arts. 13.1 y 77 de la
Ley de Patentes, y posteriormente en otras como el 18.1 de la Ley de Diseño Industrial), así como las del
saneamiento por evicción del art. 1475 del Código Civil a las que alguna de estas normas expresamente
remite, son aplicables a todo supuesto de acción reivindicatoria, sea la misma interpuesta contra el primer
titular registral de la marca o contra ulteriores titulares de la misma que hayan obtenido el registro de su
titularidad sobre la marca por transmisión de la misma en fraude o con vulneración de los derechos de un
tercero, o con violación de una obligación legal o contractual.
QUINTO.- Sentado lo anterior, ha de entenderse, como alegan las recurridas, que la acción ejercitada
por los demandantes había prescrito cuando fue ejercitada. Dado que el registro de la marca a favor de
CUBAEXPORT se produjo en septiembre de 1968, en virtud de la alegada doble transmisión de la misma,
primero al Estado cubano y posteriormente de éste a CUBAEXPORT, cuando se interpuso la demanda en
1997 había transcurrido con creces el plazo de prescripción de 5 años previsto en el art. 2.2 de la Ley de
Marcas de 1988 , y, si se considerara no aplicable tal plazo prescriptivo por no tratarse de una acción
ejercitada contra el primer titular registral de la marca, también ha transcurrido con creces el plazo de 6 años
que el art. 1962 del Código Civil establece respecto de las acciones reales sobre bienes muebles, e incluso
el plazo de15 años del art. 1964 del Código Civil que durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad
Industrial , dada la especial naturaleza de los derechos reconocidos en el mismo y la falta de previsión
expresa de un plazo de prescripción extintiva en tal Estatuto, había declarado aplicable la jurisprudencia en
relación a determinadas acciones en materia de marcas (por todas, 16 de mayo de 1958 y 20 de mayo de
1975), y que a falta de una previsión especial en la Ley de Marcas para el caso de acciones reivindicatorias
contra segundos o ulteriores adquirentes de la marca, serían de aplicación si no se estima aplicable el plazo
quinquenal del art. 2.2 de la Ley de Marcas de 1988 .
La tesis de las recurrentes acerca de la imprescriptibilidad de una acción reivindicatoria como la
ejercitada en la demanda no sólo choca con la previsión expresa de prescripción contenida en la Ley de
Marcas, y con carácter general en el Código Civil para el caso de que no se estime de aplicación el plazo
quinquenal previsto en dicha ley, sino que provoca una inseguridad jurídica incompatible con una institución
como es la marca, cuya titularidad inicial y posteriores transmisiones se publicitan en un registro público y
en un diario oficial. El adquirente de la marca que realiza la adquisición confiado en la titularidad que resulta
del registro durante un periodo prolongado de tiempo (en este caso durante unos 25 años, de 1968 a 1993)
puede haber realizado, como es el caso de autos, importantes inversiones para potenciar el carácter
distintivo de la marca y el prestigio que la misma otorga al producto para el que se utiliza. Si se admite el
carácter imprescriptible de la acción que corresponda a un anterior titular registral que se considere
ilícitamente despojado de la marca, tales inversiones resultarán completamente inútiles si se ejercita la
citada acción cualquiera que sea el lapso temporal transcurrido desde que se inscribió la transmisión
cuestionada, o quedarán en beneficio de quien al cabo de un periodo tan dilatado de tiempo ejercite la
acción para recuperar la titularidad de la marca, o, como en el caso de autos, para que se le atribuya a un
competidor comercial del actual titular registral.
SEXTO.- Siendo cierto que el patrimonio cubano de la sociedad JASA fue expropiado por la citada ley
nacionalizadora, no lo es menos que al menos un número considerable de las personas físicas que hoy son
demandantes en este litigio en calidad de accionistas de JASA, o los causantes de quienes hoy accionan en
calidad de causahabientes de accionistas de JASA, vivían ya en España cuando se produjo la
nacionalización de la sociedad, como resulta de la propia página web de la familia Marí Juana Joaquín
Alfonso Luis Manuel Millán Marcelino Aurora Marí Luz Remedios Consuelo Rosario Rubén Dolores aportada
con la demanda (doc. 6, página 274 del primer tomo), de numerosos extremos de la diversa documentación
aportada a autos por la propia parte actora (en los que se refleja que varios de los demandantes -o de sus
causantes- vivieron, tuvieron hijos, otorgaron testamento, fallecieron, etc. en España en diversos momentos
del siglo XX) y de las propias declaraciones de varios de los actores en la prueba de confesión.
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Concretamente, la presidente y el vicepresidente primero de JASA, Dª Milagros y D. Millán , así como
otros miembros de la familia Arechabala, demandantes o causantes de los demandantes, vivían en España
bastante tiempo antes de que se produjera tal intervención y posterior expropiación de las empresas,
bienes, derechos y acciones de JASA (testamento notarial de Dª Milagros , doc. 17 de los aportados por la
parte actora en el trámite de proposición de prueba, f. 148 y siguientes, así como otros testamentos de
varios de los miembros de la familia Milagros Marí Juana Alicia Joaquín Alfonso Luis Manuel Millán
Marcelino Aurora Marí Luz Remedios Consuelo Olga Rosario Rubén Dolores aportados en algunos de los
documentos sucesivos, y declaraciones de varios de los actores en confesión), y el vicepresidente primero,
D. Millán , ostentaba importantes cargos en los órganos de administración de sociedades españolas de la
envergadura de GALERÍAS PRECIADOS (de la que era vicepresidente) o MUTUA MADRILEÑA
AUTOMOVILISTA (de la que era miembro del consejo de administración), como han reconocido sus propios
hijos en la prueba de confesión. Tales personas, en tanto que presidente y vicepresidente de JASA, la
primera de forma ordinaria y el segundo en caso de imposibilidad de la presidente (la cual falleció en Madrid
el 25 de febrero de 1961, como se recoge en el citado doc. 17 aportado por la actora con su proposición de
prueba), ostentaban la representación de la sociedad y estaban capacitados para realizar cualesquiera
actuaciones judiciales, administrativas o de otro tipo, en representación de JASA y en defensa de sus
intereses (en lo fundamental, arts. 56 y 57 de los estatutos sociales de JASA, doc. 3 aportado con la
demanda, f. 183 y siguientes).
De ahí que no pueda entenderse que concurra fuerza mayor impeditiva del inicio del cómputo del
plazo prescriptivo y no sea aplicable la doctrina contenida en la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal
Supremo núm. 16/2000, de 25 enero . Por más que el forzoso alejamiento de Cuba sea una situación harto
dolorosa para las personas físicas demandantes, su situación en España, dado su arraigo en este país y la
situación económica y profesional de al menos algunos de los principales cargos de la sociedad JASA
(testamentos y particiones hereditarias de Dª Milagros y otros miembros de la familia Arechabala, docs. 17 y
siguientes aportados con la proposición de prueba, y cargos desempeñados por D. Alfonso en GALERÍAS
PRECIADOS y MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA) no era tal que les impidiera el ejercicio de las
acciones pertinentes frente a la transmisión de la marca española a sociedades distintas de JASA.
No se observa que existan hechos que ahora permitan el ejercicio de las acciones y que cuando aún
no había transcurrido el plazo prescriptivo lo impidieran. El único cambio sustancial que puede entenderse
producido entre aquel momento y éste no se refiere a la situación de la familia Milagros Marí Juana Alicia
Joaquín Alfonso Luis Manuel Millán Marcelino Aurora Marí Luz Remedios Consuelo Rosario Rubén Dolores
y a su posibilidad de ejercitar acciones impugnatorias de la transmisión de la marca y reivindicando la
misma para JASA, sino al valor de la marca española HAVANA CLUB y a la cuota de mercado español del
ron distinguido con la misma respecto del de su competidor, hoy demandante, BACARDÍ.
SÉPTIMO.- Además de lo alegado sobre la prescripción de la acción ejercitada por los demandantes,
entiende esta Sala que existe otro grave obstáculo que impediría el éxito de las acciones ejercitadas en la
demanda y, correlativamente, del recurso interpuesto contra la sentencia desestimatoria de la demanda.
El Convenio Comercial entre el Reino de España y la Republica de Cuba de 23 enero 1979, B.O.E.
de 17 de marzo de 1979 , cuya vigencia resulta acreditada en autos (certificación de 9 de junio de 2003
emitido por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Gabinete de Tratados del
Ministerio de Asuntos Exteriores, f. 192-1933 del tomo VIII), y cuya eficacia normativa plena e incluso
primacía en caso de conflicto o contradicción con las fuentes de Derecho interno que pudieran diferir de lo
estipulado en tal tratado internacional queda fuera de toda duda a la vista de lo previsto en los arts. 1.5º del
Código Civil y 96 de la Constitución y de lo declarado por las Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera,
de 22 de mayo de 1989 y 28 de julio de 2000 , establece en el párrafo 2º de su art. 4 que "en España, las
denominaciones de origen tales como Cuba, Cubano, Habana, Habano, Habanero, Vuelta Abajo,
Manicaragua, Caney, Bohío y cualesquiera otras definidas o que fueren definidas oficialmente por la
autoridad competente cubana, no podrán ser utilizadas para identificar comercialmente a los cigarros puros,
los cigarrillos, la picadura, el tabaco en rama y el ron, cuando los mismos no fueren productos realmente
originarios de Cuba".
Una vez admitida la posibilidad de transmisión de la marca de forma autónoma respecto de la
empresa, la normativa marcaria ha establecido restricciones destinadas a evitar el engaño o la inducción a
error a los consumidores respecto de la procedencia y características del bien o servicio distinguido con la
marca como consecuencia de la transmisión de la marca desvinculada de la empresa, con especial atención
al error sobre la procedencia geográfica del producto. En el Derecho comunitario, el art. 17.4 del
Reglamento de la Marca Comunitaria responde a esta finalidad, y en el Derecho interno lo hace el art. 47.2
de la Ley de Marcas actualmente vigente. Ambos preceptos impiden que pueda registrarse la transmisión de
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una marca si la misma pudiera inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la
procedencia geográfica de los productos o servicios para los cuales esté solicitada o registrada.
Aunque cuando se realizó la transmisión de la marca a BACARDI ésta última norma no estaba
vigente, y la previsión contenida en el art. 53.c de la Ley de Marcas de 1988 no permitía por sí sola denegar
el registro de la transmisión, puesto que lo previsto era una causa de caducidad "cuando a consecuencia del
uso que de ella haga el titular de la marca, o que se haga con su consentimiento, para los productos o
servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la
naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de estos productos o servicios",
entiende la Sala que la previsión contenida en el citado art. 4 del Comercial entre el Reino de España y la
Republica de Cuba supone un obstáculo insalvable a la posibilidad de que una sentencia judicial acuerde la
transmisión de la marca a BACARDI. En la misma línea, aunque con un carácter más general, el art. 22 del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio que
constituye el anexo I del Instrumento de ratificación del Acuerdo por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio, que constituye también un tratado internacional ratificado por España, prevé en su
párrafo 3º que todo Estado miembro denegará el registro de una marca que contenga o consista en una
indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación
en la marca para esos productos en este Estado es de naturaleza tal que induzca al público a error en
cuanto al verdadero lugar de origen, precepto que puede estimarse de carácter auto-ejecutivo por reunir los
requisitos necesarios para su aplicación directa.
Resultando de lo actuado que la marca nacional 99.789 en disputa fue registrada para distinguir ron
cubano, y está siendo utilizada para distinguir dicho ron cubano comercializado por HAVANA CLUB
HOLDING, sería contrario a las normas citadas que una sentencia judicial acordara la transmisión y registro
de dicha marca a favor de una sociedad como BACARDÍ que comercializa en España ron producido fuera
de la isla de Cuba, concretamente en Bahamas, como reconoció en la prueba de confesión su legal
representante, puesto que la marca incluye la denominación "Havana", traducción inglesa de "Habana", de
práctica identidad escrita y total identidad fonética con el vocablo español, que es uno de los previstos en el
citado precepto del convenio a efectos de prohibir su utilización para designar ron de origen no cubano.
La sociedad BACARDÍ ha estado presente desde el primer momento en el proceso de reactivación de
JASA que desembocó en la alegada transmisión de la marca de JASA a BACARDÍ a través de JAI, como se
admite por la propia parte actora y se desprende del hecho de que un representante suyo, D. Oscar
Garibaldi, estuviera presente en la junta general de JASA celebrada en Madrid el 24 de febrero de 1997 y
en el punto 6º de tal junta se hiciera referencia a las negociaciones habidas entre el consejo de
administración de JASA y Bacardí, lo cual sucedió poco antes de la firma del contrato celebrado con
BACARDÍ, doc. 33 aportado por la parte actora con su proposición de prueba, f. 318 y siguientes. Si a
través de este proceso BACARDÍ obtuviera la titularidad de la marca española HAVANA CLUB para
distinguir algún tipo de ron de los que comercializa, de origen no cubano, se estarían infringiendo las
previsiones de los citados tratados internacionales, impidiendo además que se recurriera la resolución de la
OEPM que acordara la inscripción de tal marca a su favor al haber sido acordado el registro por una
sentencia judicial.
Y si BACARDÍ adquiriera la marca para no usarla como distintivo de un ron de los que comercializa,
su actuación habría de considerarse como meramente obstaculizadora de la actividad comercial de un
competidor, HAVANA CLUB HOLDING y, por tanto, un ejercicio abusivo de un derecho proscrito en el art.
7.2 del Código Civil .
A tal efecto, son relevantes algunos de los hechos relativos a la marca controvertida. La misma no
había sido utilizada nunca en España por la sociedad JASA antes de 1959, puesto que ésta nunca había
exportado ron a España, pese a la estrecha vinculación con España de sus directivos y principales
accionistas. Pese a las alegaciones de la parte actora, sostenidas por algunos de los demandantes en sus
confesiones, no existe prueba alguna de esa utilización en España. La alegación sostenida en la demanda
de que los actores no disponen de la documentación que quedó en Cuba, aparte de verse desmentida
sustancialmente a la vista de la abundante documentación aportada con el escrito de proposición de
prueba, no es suficiente para dispensarles de prueba alguna sobre este extremo, dado que la exportación
de ron a España habría supuesto la utilización de empresas españolas distribuidoras, de las que alguno de
los actores, dados los cargos ostentados, tendría conocimiento y que podrían haber sido fuentes de prueba
al respecto. El oficio cumplimentado por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona
indica la falta de licencias de importación de ron cubano entre 1947 y 1959 (f. 342 y siguientes del tomo XI).
Por tanto, lo que sí está acreditado es que en los años inmediatamente anteriores a 1960 no hubo
exportaciones de ron cubano a España.
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Por otra parte, la última actuación de JASA en relación a la marca española HAVANA CLUB tuvo
lugar cuando, en fecha 15 de febrero de 1950, se pagó el último quinquenio, correspondiente al periodo
1950-1955, de dicha marca, registrada en 1935. Con anterioridad a que se produjera la intervención de la
empresa productora de ron el 31 de diciembre de 1959, y a que en 1960 se expropiaran mediante una ley
nacionalizadora las empresas y demás activos de JASA, ésta no había renovado la marca a su vencimiento
en 1955, ni la había rehabilitado, pese a que para hacerlo no necesitaba esperar comunicación ni
publicación alguna por parte del Registro de la Propiedad Industrial . Los actores no han practicado prueba
que desvirtúe lo que ha de considerarse el curso normal de los acontecimientos, consistente en que los
órganos directivos de JASA tuvieron conocimiento de dicha falta de renovación de la marca por la propia
organización empresarial de la sociedad y, de modo cumulativo o alternativo, por comunicación de su
Agente de la Propiedad Industrial en España (al que sólo le solicitaron, en el periodo probatorio, la
exhibición de la correspondencia posterior a 1960, no de la anterior), y aun así permanecieron pasivos.
Los demandantes tampoco solicitaron la rehabilitación de la marca tras el año 1960, pese a que la
presidenta y el vicepresidente de JASA, que ostentaban la representación de la sociedad conforme a sus
estatutos en los términos antes comentados (arts. 56 y 57 de los estatutos sociales, f. 183 y siguientes del
primer tomo), residían en España, donde habían actuado desde el registro de la marca a través de una
determinada Agencia de la Propiedad Industrial , la del Sr. Elzaburu, con la que podían por tanto
contactar, solicitarle en su caso la información sobre el estado de las marcas españolas de JASA que
estimaran oportuna, así como ordenarle que hiciera las gestiones y pagos precisos para la rehabilitación de
la marca española, ya que los accionistas de JASA eran conocedores de la existencia de la marca
española, como resulta de las pruebas de confesión de varios de los actores.
Así pues, HAVANA CLUB era una marca española carente de valor sustancial, pues no era usada en
España, y por la que JASA, a partir de 1955, no había mostrado interés alguno, no renovándola a su
vencimiento ni rehabilitándola en el periodo en que ello era posible.
La actual titularidad de la marca española 99.789 por HAVANA CLUB HOLDING y el alto valor
adquirido por la misma trae por causa, en primer lugar, la rehabilitación de la marca por "JASA
nacionalizada" (actuando representada por CUBAEXPORT y a través del Agente de la Propiedad
Industrial que había venido siendo utilizado por JASA en España) a finales de diciembre de 1967, apenas
unos días antes de que caducara definitivamente por el transcurso de los 3 años desde la publicación de la
caducidad de la marca en el Boletín del Registro de la Propiedad Industrial (art. 160 del Estatuto de la
PropiedadIndustrial ), y, en segundo lugar, la iniciación de su utilización en España para distinguir ron
cubano de importación en los años 70.
Así mismo se ha producido la consecución de un carácter notorio y renombrado en España,
atendiendo (como factores determinantes de la notoriedad o el renombre contemplados en la
Recomendación conjunta de la Unión de París y la OMPI relativa a la protección de las marcas notoriamente
conocidas) a la cuota de mercado poseída por el producto distinguido con la marca, la intensidad, la
extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas para
promocionarla, en concreto las de carácter publicitario (doc. 6 de la contestación a la demanda de HAVANA
CLUB HOLDING, f. 293 y siguientes del tomo IV, documentos 15 y 16 de la proposición de prueba de
HAVANA CLUB HOLDING, f. 106 y siguientes del tomo X). Tal notoriedad ha sido reconocida por la propia
OEPM y por diversas resoluciones judiciales (docs. 12 y 13 aportados con la proposición de prueba de
HAVANA CLUB HOLDING, f. 90 y siguientes del tomo X). Ello ha sido consecuencia de la intensificación de
la importación y distribución de tal producto en España, en especial cuando empezó a ser distribuido por
DESTILERÍAS MG en el año 1987 (doc. 9 de la contestación a la demanda de HAVANA RUM LIQUORS, f.
193 del tomo IV) y, sobre todo, tras la adquisición de la marca por HAVANA CLUB HOLDING. Esta es una
sociedad luxemburguesa participada al 50% por una empresa completamente ajena al Estado cubano, la
multinacional PERNOD RICARD, que adquirió la marca (f.. 85 y siguientes del tomo II, anexo 12 del
convenio asociativo) en 1993 en la confianza legítima derivada de la pacífica titularidad registral de tal
marca por quien se la transmitía y sus causantes durante unos 25 años, desde su rehabilitación en 1968
hasta la firma del citado contrato de transmisión de la marca en noviembre de 1993 (el "aviso" de la familia
Arechabala a PERNOD RICARD sobre sus pretensiones sobre la marca se realizó con posterioridad a la
firma del convenio asociativo y a la adquisición de la marca principal y de sus derivadas y ampliaciones por
HAVANA CLUB HOLDING, como resulta de lo admitido por los propios actores en su escrito de recurso,
pág. 35. f. 559). Tal sociedad ha realizado fuertes inversiones publicitarias, de modo que las importaciones
de este ron han aumentado considerablemente y la cuota de mercado conseguida, en detrimento de
BACARDI, ha sido también considerable.
En tales condiciones, acordar la transmisión de la marca española a BACARDI para que la misma no
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la utilizara, por impedirlo el citado convenio hispano-cubano y el citado ADPIC (además de las vigentes
previsiones legales sobre caducidad de la marca por inducción a error al público), supondría una actuación
abusiva destinada exclusivamente a obstaculizar la actividad comercial de un competidor.
El hecho de que la titularidad de la marca por HAVANA CLUB HOLDING pudiera ser provisional no
obsta a que HAVANA CLUB HOLDING la haya adquirido en la confianza de una titularidad ininterrumpida y
pacífica de su transmitente y de quienes éste trae causa, publicitada por el Registro de la Propiedad
Industrial , durante muchos años, y haya realizado importantes inversiones que han dotado a la marca de
un renombre y notoriedad, en que antes no tenía. Por otra parte, el pretendido carácter provisional de la
transmisión lo fundamentan los actores en el hecho de que no conste en autos el texto íntegro del convenio
asociativo, de lo que los recurrentes deducen que pudiera existir una cláusula de reversión de la marca al
Estado cubano. Pero la cláusula segunda del contrato de adquisición de marca, contrato del que sólo se ha
omitido la cláusula relativa al precio, prevé que "en virtud de la venta de la «Marca», «H.C.H.» [HAVANA
CLUB HOLDING] adquiere la plena titularidad, sin restricción alguna, de todos los derechos, usos y
utilidades sobre la «Marca», pudiendo libremente transmitirla o disponer de ella en cualquier forma,
constituir todo tipo de derechos, garantías, gravámenes y cargas, explotarla (sea mediante concesión de
licencias o de otra forma) y, en general, concluir todo tipo de contratos sobre la «Marca»". Tal previsión no
cuadra con una titularidad "claudicante" de la marca por parte de HAVANA CLUB HOLDING, como
sostienen los recurrentes.
Respecto de las acciones de nulidad del resto de las marcas referidas en la demanda (en su día,
marcas derivadas o ampliaciones de la marca 99.789), dado que tal pretensión exigía como requisito previo
la estimación de la acción ejercitada respecto de la marca española 99.789 y su atribución a BACARDÍ,
habiendo sido desestimada ésta acción, procede en consecuencia la desestimación del resto de las
acciones de nulidad de otras marcas.
OCTAVO.- Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte apelante al resultar
desestimadas todas las pretensiones de su recurso, tal como se prevé en el núm. 1 del artículo 398 en
relación al 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso.
FALLO
En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:
1.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de BACARDI COMPANY
LIMITED y otros contra la sentencia dictada el 23 junio de 2005 por el Juzgado de Primera Instancia nº 54,
en el procedimiento núm. 385/1999 del que este rollo dimana.
2.- Confirmamos íntegramente la resolución recurrida.
3.- Imponemos a la apelante las costas derivadas de su recurso.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos Señores
Magistrados integrantes de este Tribunal.
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