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Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
08019330052008100624
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Barcelona
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17/2005
562/2008
Recurso ordinario (Ley 1998)
JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA
Sentencia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION QUINTA
Recurso ordinario (Ley 1998 ) 17/2005
S E N T E N C I A Nº 562/2008
ILMOS.SRES.:
Presidente:
DON JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ BLASCO
Magistrados:
DON ALBERTO ANDRÉS PEREIRA
DON JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA
En la ciudad de Barcelona, a veinticinco de junio de dos mil ocho.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION QUINTA), constituida para la resolución de este recurso, ha
pronunciado, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 17/2005, interpuesto por
LONGSHINE IBERIA, S.L., representada por el procurador D. JAVIER SEGURA ZARIQUIEY y asistida por
el letrado D.JOSÉ CARBONELL CALLICÓ, contra la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
representada y dirigida por el ABOGADO DEL ESTADO y siendo parte codemandada la COMPAGNIE DES
MONTRES LONGINES FRANCILLON S.A. (LONGINES WATCH CO. FRANCILLON LTD)representada por
el procurador D.ANTONIO Mª DE ANZIZU FUREST y asistida por el letrado D. PABLO GONZÁLEZ-BUENO
CATALÁN DE OCÓN. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA,
quien expresa el parecer de la SALA.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte recurrente, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de
la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 7 de septiembre de 2004, estimatoria del recurso de
alzada interpuesto contra otra anterior, de fecha 19 de enero de 2004, que concedió la inscripción de la
marca denominativa nº 2.526.711 "LOGSHINE", clase 9
SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por
la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los
trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y
fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto
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del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
TERCERO.- Tras los oportunos trámites que prescribe la Ley Jurisdiccional en sus respectivos
artículos, en concordancia con los de la L.E.C., se señaló a efectos de votación y fallo, diligencia que tuvo
lugar en la fecha fijada.
CUARTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las
prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Mediante el presente recurso se impugna la resolución de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, de fecha 7 de septiembre de 2004, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra
otra anterior, de fecha 19 de enero de 2004, que concedió la inscripción de la marca denominativa nº
2.526.711 "LONGSHINE", clase 9.
Se formuló oposición en base a la marca internacional mixta nº H 465.531 "LONGINES", clase 9, para
proteger "appareils, instruments et installations pour la mesure du temps et leurs accessoires, destinés à
l'industrie, à la recherche ou à la compétition sportive; ordinateurs, mémoires électroniques, calculatrices;
appareils, installations et tableaux destinés à l'affichage du temps et d'autres informations; appareils et
instruments optiques et électroniques pour la perception, la mesure, l'enregistrement, l'affichage et la lecture
de données; appareils photographiques, cinématographiques et de télevision; cellules photo-électriques,
émetteurs, récepteurs et amplificateurs de faisceaux infrarouges; batteries accumulateurs et appareils de
charge".
Atendiendo al requerimiento de la Oficina, la solicitante contrajo los productos protegidos a "aparatos
e instrumentos eléctricos y electrónicos, todos para su uso con ordenadores, tales como circuitos eléctricos
y electrónicos, componentes eléctricos y electrónicos; monitores, terminales, teclados, placas madre,
tarjetas de interface; accesorios eléctricos y electrónicos diseñados para su uso con ordenadores (inclusive
inalámbricos)".
La resolución concede la inscripción por entender que hay diferencia denominativas entre los signos
enfrentados, conviviendo con otros en el mercado.
Por el contrario, la resolución estimatoria del recurso de alzada interpuesto por la aquí codemandada,
después de analizar el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ,considera que "la
aplicación al presente caso de estas pautas legales, lleva a la conclusión de que concurren en el mismo los
presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por existir entre los
signos enfrentados, marca solicitada 2.526.711 LONGSHINE (aparatos eléctricos y electrónicos todos para
su uso con ordenadores...cl.9) y marca internacional 465.131 LONGINES y gráfico (ordenadores,....cl.9),
una evidente similitud, así como una estrechísima relación entre las áreas comerciales en las cuales
despliegan sus efectos".
SEGUNDO.- El art. 6.1 de la Ley de Marcas, de 7 de diciembre de 2001 (equivalente a la regulación
contenida en el artículo 12.1 de la anterior Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre ), establece: "No
podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designa
productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser
idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el
riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".
Hay que partir de la doctrina del Tribunal Supremo a propósito del mencionado art. 12.1 . Dicha
doctrina, referida en la sentencia, entre otras, de 31 de diciembre de 2002 , resolvió en relación con el juicio
de semejanza entre marcas que: "en contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del EStatuto
de la Propiedad Industrial ), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los
productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de os distintivos, el artículo
12.1.a) de Ley 32/1988 obliga, pues, a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición
de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. No autoriza, por
lo tanto, que la negativa a la inscripción registral sea declarada a partir tan sólo de la mera comparación
(fonética, gráfica o conceptual) entre ambas marcas. Esta cambio legislativo implica que la Oficina Española
de Patentes y Marcas, en un primer momento, y los tribunales que revisan jurisdiccionalmente sus
decisiones, después, han de prestar una atención especial para apreciar, en cada caso, si existe similitud
entre los servicios y productos correspondientes (la apreciación de la identidad entre ellos no ofrece,
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obviamente, los mismos problemas). A estos efectos y aún reconociendo la dificultad de establecer criterios
generales en la materia, dada la casuística que en ella impera, podemos afirmar que la aplicación de la
regla del articulo 12.1 a) debe hacerse tras apreciar globalmente todos los factores en él recogidos, bajo el
principio de que la prohibición se inspira tanto en el respeto de los derechos registrales de los titulares de
las marcas precedentes como de los derechos de los consumidores a no ser inducidos a error. A partir de
esta premisa, el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios,
por otro, no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre
los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las
marcas, y a la inversa".
La sentencia de la misma Sala de 31 de diciembre de 2002 , en relación con esta materia sentó: " a)
que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones
generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada
y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter
absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza
capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas
circunstancias que concurren en cada caso concreto; b) que el análisis del riesgo de confusión ha de
hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de
conocimientos culturales del público en general, razón la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el
que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras
que compongan la denominación elegida; c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes,
gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes
distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de
instancia apreciar".
Una reiterada doctrina jurisprudencial, contenida entre otras en dos sentencias de esa Sala de 19 de
diciembre de 1996 , ha sostenido en relación con las pautas para determinar la similitud o la confusión entre
marcas lo siguiente: "Este Tribunal Supremo, y ante la ausencia de reglas previas para determinar la
existencia o no de semejanza capaz de crea error o confusión en el mercado, efectivamente ha tratado de
establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter
directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación
confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca
sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal
composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir
la confusión que trata de prevenir la Ley (criterio estructural); más también, ha configurado otros factores o
pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los distintivos
enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se
utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente".
TERCERO.- La aplicación de la expresada doctrina jurisprudencial al caso que ahora se examina
conduce a la conclusión de que concurren en el caso de autos los presupuestos aplicativos de la prohibición
de registro prevista en el art. 6.1 de la Ley de Marcas de 2001. Como dice la resolución de alzada, hay una
evidente similitud y una estrechísima relación entre las áreas comerciales donde operan los signos
enfrentados.
En palabras de la representación letrada del Estado "hay una similitud o identidad fonética y
gramatical entre ambas marcas, clara y evidente, al introducir, respecto de la marca de reconocida
reputación únicamente la letra "h" a una alteración insignificante de la letra "s"".
Además, debe atenderse a que "lo verdaderamente identificador de las marcas es su denominación y
sin que la adición de un gráfico característico pueda eliminar la prohibición derivada del gran parecido o
semejanza existente entre las denominaciones, a que, insistimos, la importante semejanza fonética es
decisiva a la hora de valorar la incompatibilidad registral, puesto que en el tráfico mercantil prevalece el
aspecto verbal sobre todos los demás aspectos integrados por la marca,porque es de aquella manera oral, y
con referencia exclusiva al nombre, como los productos son ordinariamente demandados por el consumidor,
doctrina esta última establecida en las sentencias de esta Sala de 29-11-1975, 10-10-97, 27-11-1986 y
14-12-1987 (RJ 1987/9122 ), entre otras (sentencia de 29 de abril de 1993 )"
CUARTO.- Procede, por tanto, la desestimación del presente recurso sin que se aprecien méritos
especiales para hacer una declaración sobre las costas, de conformidad con el art. 139 de la Ley
Jurisdiccional .
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
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FALLO
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, Sección Quinta, ha decidido:
1º.- Desestimar el presente recurso
2º.- No hacer declaración sobre las costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley.
Así por esta sentencia, de la que unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente
que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.
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