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Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
08019330052008100682
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Barcelona
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14/2006
810/2008
ALBERTO ANDRES PEREIRA
Sentencia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Recurso nº 14/2006
SENTENCIA Nº 810/2008
Ilmos. Sres. Magistrados:
DON ALBERTO ANDRÉS PEREIRA
DON JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS
DOÑA ALICIA ESTHER ORTUÑO RODRÍGUEZ
En la Ciudad de Barcelona, a diecinueve de septiembre de dos mil ocho.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso
contencioso-administrativo nº 14/2006, interpuesto por la entidad mercantil CD & MR CORPORATION
S.L., representada por el Procurador D. Jesús de Lara Cidoncha y dirigida por el Letrado D. Jordi Domingo,
contra la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y dirigida por el Sr. Abogado del
Estado. Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. ALBERTO ANDRÉS PEREIRA, quien expresa el
parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta
Sala, se interpuso el presente recurso contra la resolución de 14 de octubre de 2005 de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra la resolución de 26 de abril de
2005, por la que se denegó la marca denominativa nº 2.602.263/X "COSTA GRÁFICO", para servicios
incluidos en la clase 42.
SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por
la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su
orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los
hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los
actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
TERCERO.- Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para
la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.
CUARTO.- En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Como se ha expuesto en los antecedentes, se impugna a través del presente recurso la
resolución de 14 de octubre de 2005 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del
recurso de alzada formulado contra la resolución de 26 de abril de 2005, por la que se denegó la marca
denominativa nº 2.602.263/X "COSTA GRÁFICO", para servicios incluidos en la clase 42.
La marca solicitada fue objeto de denegación por la prioridad de registro de la marca nº 1.682.665
"COSTA", que ampara servicios incluidos en la misma clase.
SEGUNDO.- La resolución de la cuestión litigiosa ha de partir de lo dispuesto en el artículo 4.1 de la
Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , que establece que "se entiende por marca todo signo
susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de
una empresa de los de otras", y en el artículo 6.1 del mismo texto legal, que establece que "1 . No podrán
registrarse como marcas los signos: a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o
servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o
semejantes los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de
confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".
Por su parte, debe atenderse a la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo relativa a la
normativa anterior, en todo aquello que resulte equiparable a la vigente. Esta jurisprudencia, referida en la
sentencia, entre otras, de 31 de diciembre de 2002 , resolvió en relación con el juicio de semejanza entre
marcas que: "en contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad
Industrial ), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios
enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1.a) de Ley
32/1988 obliga, pues, a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se
extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. No autoriza, por lo tanto, que
la negativa a la inscripción registral sea declarada a partir tan sólo de la mera comparación (fonética, gráfica
o conceptual) entre ambas marcas. Este cambio legislativo implica que la Oficina Española de Patentes y
Marcas, en un primer momento, y los tribunales que revisan jurisdiccionalmente sus decisiones, después,
han de prestar una atención especial para apreciar, en cada caso, si existe similitud entre los servicios y
productos correspondientes (la apreciación de la identidad entre ellos no ofrece, obviamente, los mismos
problemas). A estos efectos, y aún reconociendo la dificultad de establecer criterios generales en la materia,
dada la casuística que en ella impera, podemos afirmar que la aplicación de la regla del artículo 12.1 .a)
debe hacerse tras apreciar globalmente todos los factores en él recogidos, bajo el principio de que la
prohibición se inspira tanto en el respeto de los derechos registrales de los titulares de las marcas
precedentes como de los derechos de los consumidores a no ser inducidos a error. A partir de esta premisa,
el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, no
puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los
productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y
a la inversa".
La sentencia de la misma Sala de 31 de diciembre de 2002 , en relación con esta materia sentó: "a)
que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones
generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada
y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter
absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza
capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas
circunstancias que concurren en cada caso concreto; b) que el análisis del riesgo de confusión ha de
hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de
conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo
el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o
letras que compongan la denominación elegida; c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o
similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los
diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los
tribunales de instancia apreciar".
Una reiterada doctrina jurisprudencial, contenida entre otras en dos sentencias de esa Sala de 19 de
diciembre de 1996 , ha sostenido en relación con las pautas para determinar la similitud o la confusión entre
marcas lo siguiente: "Este Tribunal Supremo, y ante la ausencia de reglas previas para determinar la
existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, efectivamente ha tratado de
establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter
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directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación
confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca
sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal
composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir
la confusión que trata de prevenir la Ley (criterio estructural); más también, ha configurado otros factores o
pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los distintivos
enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se
utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente".
TERCERO.- Para la resolución de la cuestión que es objeto de debate en este caso, es necesario
constatar que la actora, al contestar la oposición a su solicitud de registro que había formulado la titular de
la marca prioritaria, limitó el ámbito de la novel a los "servicios de diseño", incluidos en la clase 42,
renunciando a los demás que inicialmente había reivindicado.
Partiendo de lo anterior, la aplicación de la expresada doctrina jurisprudencial al caso que ahora se
examina conduce a la conclusión de que, si bien existe una cierta similitud entre las marcas enfrentadas,
puesto que la solicitada se identifica como "COSTA GRAFICO", en tanto que la prioritaria consistente en el
término "COSTA", no cabe olvidar que la novel ha quedado circunscrita a los "servicios de diseño", tras
haber renunciado al resto de reivindicaciones, lo que constituye un ámbito notoriamente distinto de aquél en
que despliega sus efectos la marca contradictoria, la cual, aún incluyéndose en la misma clase 42, se refiere
a "restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios
veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de
ordenadores", de modo que no cabe apreciar la existencia de la necesaria identidad aplicativa, y por ello ha
de concluirse que no concurre la prohibición relativa del artículo 6.1 de la Ley de Marcas .
Además de ello, debe considerarse que la propia Administración demandada ha concedido otras
marcas solicitadas por la actora, en la misma clase 42, que incluyen igualmente el término "COSTA", como
son "COSTA LAB", "COSTA DESARROLLO", "COSTA PRODUCTO" y "COSTA GROUP", sin apreciar
obstáculo alguno para ello, derivado de la inclusión en dichas marcas de aquel vocablo, coincidente con la
marca prioritaria.
Por todo ello, debe estimarse en sus propios términos el presente recurso, en los términos que se dirá
en la parte dispositiva de la presente resolución.
CUARTO.- No es de apreciar especial temeridad ni mala fe a los efectos de imposición de costas,
conforme a lo prevenido en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional .
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido:
1º.- Estimar el presente recurso y, en consecuencia, declarar no ajustadas a Derecho y anular las
resoluciones impugnadas de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de abril y 14 de octubre de
2005.
2º.- Declarar el derecho de la actora a que se acuerde la inscripción de la marca denominativa nº
2.602.263-X "COSTA GRÁFICO", para distinguir "servicios de diseño" en la clase 42.
3º.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.
Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio
de la misma a los autos principales.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, estando
la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.
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