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INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER | Octubre 2011
El TJUE a las
tiendas
electrónicas: “si
tocas datos
suministrados
por el vendedor,
puedes ser
responsable”.
www.garridopastor.com
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Noticias del despacho
LOGOS, DISEÑOS, PERSONAJES ¿A QUE NO SE LOS HIZO UN
EMPLEADO?
La publicidad es la comunicación comercial con los clientes en punto a promover la
contratación de bienes o servicios. Todos los soportes del lenguaje comercial o de las
técnicas de venta, pretenden sugerir, ser recordados y hasta comentados. Los agentes
de estos mensajes sugestivos son los técnicos del marketing, la publicidad y el diseño
gráfico e industrial. Desde un logo, el especial diseño de un producto, una página web,
un anuncio, una presentación, son producto de los creativos. Y lo normal es que tales
creativos sean subcontratados por las empresas. Pero, ¿Se firman contratos? Aunque la
Ley General de Publicidad tiene un régimen básico de tales relaciones, el mismo resulta
muy escaso y no alcanza las variadísimas situaciones que pueden acontecer: ¿Para qué
puedo utilizar las creaciones? ¿Puedo registrar alguno de sus elementos? ¿Cómo marca,
como diseño industrial, como obra? ¿Durante cuánto tiempo, en qué territorio? Son
algunas de las preguntas.
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LA COPROPIEDAD DE UNA MARCA: CÓMO EVITAR INEFICIENCIAS (Y
DISPUTAS INNECESARIAS)
Emprender una actividad empresarial comporta, frecuentemente, encontrar
compañeros de viaje que cooperen diligentemente a llevar a buen puerto su fin y
propósito. Lo mismo ocurre en el ámbito de las marcas, que como activo intangible,
puede ser objeto de copropiedad por varios titulares. Y, como nos podemos imaginar,
ya tenemos el caldo de cultivo apropiado para que surjan, de manera inevitable,
conflictos.
La LM aborda la situación de copropiedad de marcas, disciplinando en primer lugar un
orden de prelación en cuanto al régimen jurídico aplicable a esos supuestos. Así, en
primer lugar regirá lo acordado entre las partes, en su defecto, se aplicaría el régimen
establecido en la LM, y, finalmente, el régimen de la comunidad de bienes del Código
Civil. Sin embargo, el régimen de la LM es muy escaso a este respecto y el del Código
Civil está más bien pensado para los bienes materiales, con sus consiguientes
problemas de adaptación en su aplicación.
Por tanto, si la situación que se quiere es la de comunidad en la titularidad de las
marcas debe regularse y firmarse por todos los copropietarios un régimen de la misma
para evitar problemas de futuro, sobre todo si la marca adquiere notoriedad, y por
tanto valor económico. En caso contrario, es preferible que ostente la titularidad de la
marca una persona jurídica.
GPa gestiona varias marcas de titularidad de varias personas físicas en comunidad,
algunas notoriamente conocidas. Tal es el caso de la textil desenfadada “EL NIÑO”.
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CÓMO “PISAR EL ACELERADOR” EN LA OBTENCIÓN DE PATENTES
Además del arranque de la sede electrónica de la OEPM (que ya utilizamos en
GARRIDO PASTOR para dar un mejor servicio a nuestros clientes), y la rebaja de tasas
del 15% que su empleo supone, la propia OEPM ha puesto a disposición de los usuarios
del sistema de patentes dos mecanismos centrados en la reducción del tiempo de
concesión de las mismas.
Por un lado, desde octubre de 2010, el ‘Patent Prosecution Highway’ (en adelante,
PPH), que se trata de acuerdos bilaterales entre oficinas, en virtud de los cuales la
primera oficina que aborde la tarea de evaluar la patentabilidad de una invención,
podrá transmitir los informes de búsqueda y los exámenes preliminares sobre la
novedad y actividad inventiva que realicen sus examinadores, a la segunda oficina de
recepción que los aceptará. De esta manera, en la medida en que un mismo solicitante
busque la protección de su invención en estos dos territorios, se evitará la duplicación
de trabajo que hasta ahora se venía produciendo.
Por otro lado, el CAP de la OEPM (Programa de Concesión Acelerada de Patentes),
puede llevar a obtener títulos de patentes en plazos hasta ahora impensables. Debe de
tratarse de patentes que no reivindiquen una prioridad, debe solicitarse dicho CAP
expresamente, también el IET y pago de tasa. Si se es ágil en los plazos que requieren
una actuación del solicitante, los resultados son espectaculares. Ahora bien, el CAP se
concede si no existen defectos formales, tan comunes en los documentos de patente. Un
ejemplo: la patente española núm. 201130892 solicitada en 31 de mayo, a nombre de
nuestro cliente SOCAMEX S. A. (sociedad del Grupo URBASER), ha obtenido el IET en
30 de junio, y ha sido publicada en 14 de julio…Por tanto, de 18 meses que marca de
límite la Ley de Patentes, muy habitual, a mes y medio, hasta el trámite de la
publicación.
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Si el CAP se combina con el PPH, cosa posible, la internacionalización de la patente se
acelera. El PPH está en vigor para 14 oficinas de todo el mundo, entre las que se
encuentran Finlandia, Rusia, Portugal, Corea, EE.UU, Japón, Reino Unido, Canadá, y
Australia
IP Noticias
CARTA BLANCA PARA LOS DOMINIOS DE INTERNET
La ICANN (Corporación de Internet para la asignación de Nombres y Números) ha
desarrollado un programa que facilitará la creación de nuevas extensiones de dominios
gTLDs y “permitirá a más comunidades y lenguas estar representadas en Internet y una
mayor capacidad de elección a la hora de registrar dominios”, a partir de enero de
2012.
Este nuevo programa permitirá la creación de dominios similares a marcas y empresas
(.telefonica), dominios pertenecientes a organizaciones (.fundacionbbvva), dominios
que se correspondan a ciudades o regiones (.madrid), o dominios de términos genéricos
(.marcas), además de la creación de dominios en distintas escrituras como el árabe,
chino o griego.
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“MARCAS MULTIMEDIA”: IMÁGENES ANIMADAS, HOLOGRAMAS Y
GESTOS
Tradicionalmente, las marcas consistían en palabras, letras, números o diseños. Sin
embargo, la llegada de Internet, del comercio electrónico, de lo digital, ha supuesto una
evolución en el tipo de signos que se emplean como marca por las empresas. Así, las
marcas móviles y sonoras llaman la atención de los usuarios de Internet mucho más
que las marcas estáticas tradicionales.
En efecto, las técnicas de comunicación multimedia han hecho posibles nuevos tipos de
marcas no tradicionales, como los hologramas, los gestos y las imágenes animadas o en
movimiento (marca multimedia). Lógicamente, las empresas quieren proteger dichas
nuevas marcas en las que invierten importantes sumas en generación y comunicación.
Normalmente para su registro se exige una secuencia de imágenes que permita ver en
qué consiste la marca.
Las marcas animadas son probablemente las marcas multimedia más comunes. Los
aficionados al cine reconocen sin dificultad la marca de la 20th Century Fox Film
Corporation rodeado de haces de luz que atraviesan el cielo, pero pocos saben que es
una marca registrada (USPTO 1.928.424). El tenista australiano Lleyton Hewitt trató
de registrar como marca su gesto "C'mon", pero resultó no ser tan singular como creía,
ya que había constancia documental de su uso por otro deportista en la década de 1980.
Las empresas deben prestar especial atención a la descripción y a la representación
gráfica de la marca cuando solicite protección para una marca animada. La mejor
forma de proceder consiste en presentar por escrito una descripción pormenorizada de
la secuencia de los movimientos y adjuntar dibujos de los fotogramas clave de la
secuencia. También se puede completar la descripción de la imagen en movimiento
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correspondiente adjuntando a la solicitud un espécimen de la marca, por ejemplo, una
cinta de vídeo o un disco informático (archivo MP4) y referirse al espécimen en la
descripción de la marca.
Jurisprudencia
LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS FOTOGRAFÍCAS O DE LAS MERAS
FOTOGRAFÍAS
La sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril pasado se ocupa de esta distinción. Los
hechos son los siguientes: se contrata a un fotógrafo por un diseñador para la
elaboración de unas fotografías, junto con otros profesionales, para la decoración de
unos envases de un cliente (UNITED BISCUITS, UB) de la empresa diseñadora. UB,
como titular de la obra colectiva (el envase decorado), cambia tales fotografías y las
sigue empleando. El fotógrafo considera que su fotografía es una obra fotográfica del
art. 10 LPI, y por tanto entiende infringidos sus derechos morales y patrimoniales
(transformación); UB considera que se trata de una mera fotografía del artículo 128
LPI.
Implicaciones: las meras fotografías no otorgan el derecho de transformación, de forma
que cedidos los derechos sobre las mismas, y una vez transformadas (para lo que no se
necesita consentimiento de su autor pues no ostenta derecho alguno en ese plano),
pueden reproducirse, comunicarse y distribuirse libremente por el autor de la
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transformación. ¿Y cómo se distingue una obra fotográfica y una mera fotografía?
Digamos que ambas requieren un requisito común: la originalidad subjetiva. Que su
autor lo sea realmente. Sin embargo, a la obra fotográfica se le exige un plus de
creatividad, o lo que también se conoce como la originalidad objetiva o suficiente altura
creativa. Esa altura creativa “supone la aportación de un esfuerzo intelectual –talento,
inteligencia, ingenio, invectiva, o personalidad que convierte a la fotografía en una
creación artística o intelectual”. No basta que la fotografía sea de su autor (originalidad
subjetiva), ni que sea nueva objetivamente (que no exista otra igual), se requiere una
suficiente altura creativa.
La fotografía en cuestión, si bien ostentaba una depurada técnica, carecía de ese grado
de creatividad suficiente. La alegación del fotógrafo de que la altura creativa derivaba
de la técnica de “pintar con luz”, fue desmontada con una prueba pericial de la
demandada que acreditó que la técnica de pintar con luz es una forma usual y
tradicional de fotografía profesional de los alimentos.
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LA DEBILIDAD DE LAS MARCAS FORMADAS POR LETRAS Y/O
NÚMEROS
El TS, en una reciente sentencia de 6 de julio, ha confirmado la decisión del TSJ de
Madrid por la que se denegaba la marca puramente denominativa CUATRO,
perteneciente a SOGECABLE para distinguir “servicios de emisión de programas por
radio y televisión”.
Dicha denegación se ha basado en la oposición a su registro por los titulares de marcas
como “CANAL 4 TV Sa Nostra Televisió” o "4 CANAL TV televisió de les Balears”.
Al margen de la pérdida de una marca para una entidad de la notoriedad de
SOGECABLE, -aún siendo un mal menor por tratarse de la marca denominativa y no de
la mixta que todos conocemos-, lo más relevante de la sentencia es que pone una vez
más de relieve la debilidad distintiva de las marcas compuestas exclusivamente por
letras o números (y en especial las compuestas por una sola letra y un solo número).
Estos elementos, son limitados en número, y de uso común, perteneciente al dominio
público y como tal no susceptibles de ser utilizadas por nadie en exclusiva. Por tanto, el
que pretenda registrarlas como marca, siempre y cuando tenga substantividad e
individualidad propia en su grafía, no puede impedir a otros que las usen (y registren)
en sus marcas, diferentes en sus grafías de las del primero. Por tanto, lo que priman son
los aspectos gráficos.
Sin embargo, en este caso concreto el TS considera que la marca aspirante "CUATRO"
(denominativa), carece de elementos que la singularicen, y no presenta suficientes
diferencias, analizados el elemento denominativo y el tipo de letras utilizado, con las
marcas nacionales obstaculizadoras, que incluyen como signo más distintivo el número
"4".
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OTRO CONFLICTO DIGITAL: L’ORÉAL VERSUS eBAY
El Tribunal de Justicia de la UE, ha dictado el pasado 12 de julio una esperada
sentencia que afecta a las novedosas interferencias entre las nuevas tecnologías
(internet) y las marcas (asunto C-324/09).
Las partes: eBay explota un mercado electrónico, que facilita la venta y compra por
personas físicas. El servicio consta, entre otros elementos, de un potente motor de
búsqueda, un sistema seguro de pago (PayPal), una amplia cobertura geográfica, un
contrato de usuario que entiende infracción vender artículos falsificados o que vulneran
derechos de marca, y una asistencia para clasificar, describir, y promover ventas de los
productos.
eBay ofrece más de 16 millones de productos, que se venden bien por un sistema de
puja por un tiempo determinado con adjudicación al mejor postor (también permite
delegar esa puja que gestiona el propio sitio poniendo un límite a la misma: “proxy
bidding”), o bien a un precio fijo (sistema “compre ahora”). Se pueden crear por los
usuarios tiendas en línea, con todos los artículos del vendedor. eBay cobra un
porcentaje sobre las transacciones ejecutadas.
eBay gestiona un programa “VeRO” (Verified Right owner), que es un sistema de
detección y retirada de productos que infringen derechos de propiedad intelectual o
industrial. Se aplica un nivel de supervisión más riguroso para aquellos usuarios que
vende productos de las 500 marcas clasificadas como de “alto riesgo”. En 2007 atendió
un 98% de las notificaciones en 24 horas. Ebay aplica diferentes sanciones: la retirada
del artículo ofrecido, y la suspensión temporal o permanente del vendedor. Ebay
suspende anualmente a unos dos millones de usuarios.
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L’Oreal tiene una red cerrada de distribución selectiva, es decir, los distribuidores se
controlan por contratos de distribución que les prohíben suministrar productos a los
distribuidores no autorizados. Tiene las marcas registradas y algunas ostentan gran
renombre.
El caso: Varias personas físicas, ofrecen y venden a través del sitio una serie de
productos de L’Oreal que se encuentran en alguna de las siguientes categorías: son
falsos, son verdaderos pero aparecen sin embalaje, son probadores o muestras, todos
ellos con las marcas AMOR AMOR o LANCÔME.
Además, consta que eBay había contratado palabras claves del buscador google,
(adwords), que coincidían con marcas de L’Oreal, de modo que al introducirlas en
google se mostraba un enlace publicitario al sitio www.ebay.com.uk, y al pinchar en
dicho enlace se llegaba a una página que mostraba 96 artículos para esa marca,
respecto de los que se precisaba que provenían de Hong Kong.
Dejando aparte los productos falsos, L’Oreal estima respecto de los restantes, que su
venta lesiona sus derechos de marca, por ser productos no destinados a la venta
(probadores o muestras), o destinados a la venta en América, y no en Europa, o fueron
vendidos sin los embalajes originales. L’Oreal notifica a eBay, pero al no quedar
satisfecha con su respuesta, presenta demanda contra ella y contra los vendedores de
los productos referidos.
Cuestiones que se plantean
En general, las ventas de personas físicas de productos de marca sólo podrán ser
atacadas si se enmarcan en el contexto de una actividad mercantil, por tanto, no lo
podrán ser las ventas puntuales de productos. Resultó probado que eran ventas de
comerciantes.
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Las ventas de productos no comercializados por primera vez en el EEE por L’Oreal, o
con su consentimiento, no han agotado su derecho de marca, y por tanto son
perseguibles por L’Oreal, que tiene, -por ser titular de la marca en un estado del EEE-,
derecho a controlar la primera comercialización de ese producto, incluso aunque dicho
producto se encuentre en un Estado ajeno al EEE, si esa oferta de venta está destinada
a consumidores situados en el territorio cubierto por la marca. La oferta de venta y la
publicidad es ya un acto de infracción. Ahora bien, no basta la mera accesibilidad a la
oferta, deben existir indicios relevantes que permitan concluir que la oferta se destina a
consumidores situados en el territorio de la marca (por ejemplo, indicaciones sobre los
territorios donde se está dispuesto a enviar los productos).
La entrega gratuita de muestras y probadores a los distribuidores autorizados de
L’Oreal, no supone su comercialización por el titular, con agotamiento de su derecho de
marca, y por tanto su distribución posterior infringe la marca.
Respecto de la reventa de productos de marca sin el embalaje (tras una primera
comercialización lícita) se distinguen dos supuestos: En primer lugar, el titular podrá
oponerse siempre que al retirarse el embalaje, se retiren informaciones esenciales (y
obligatorias para estos productos), como la identificación del fabricante o del
responsable de la comercialización del producto (por no aparecer en el envase). En
segundo lugar, si tales menciones no se omiten al retirar el embalaje, podrá oponerse si
demuestra que tal hecho menoscaba la imagen de dicho producto y por tanto la
reputación de la marca.
Respecto del uso de adwords de google utilizando como palabras clave de las búsquedas
marcas de terceros, que dan como resultado un anuncio y un enlace al mercado
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electrónico de eBay, es un uso en el tráfico económico, que promociona tanto el
mercado electrónico de eBay como determinadas ofertas de venta en ese mercado. La
promoción del mercado electrónico no entra en riesgo de confusión, aunque sí podría
afectar a la protección de las marcas notorias en determinadas condiciones
(aprovechamiento/perjuicio del carácter distintivo o notoriedad). Sin embargo, a la
promoción de productos de terceros (que estos enlaces provocan con el empleo de la
marca contraria como adword de google), si les es de aplicación el riesgo de confusión
cuando se produce un vínculo entre tal signo y dicho producto, y dicho anuncio no
permite o apenas permite al internauta determinar si tales productos proceden del
titular de la marca o de una empresa vinculada a este, o si por el contrario proceden de
un tercero.
Respecto del uso de marcas de terceros en el mercado electrónico, eBay al posicionar
las ofertas de sus clientes en su página, mediante la colocación de los productos de
marca, hará aparecer las marcas inevitablemente en su web, pero ese uso no lo es en el
sentido de la normativa comunitaria de marcas.
Respecto de la responsabilidad de eBay como proveedor de servicios de la sociedad de
la información. La sentencia califica el servicio de eBay como tal (prestado a
distancia/por vía electrónica/a petición individual/normalmente remunerado). La
pregunta es si puede aplicársele la excepción del artículo 14.1 de la Directiva 2000/31
que establece la no responsabilidad del prestador (eBay) si (1) no tiene conocimiento de
que la actividad o la información es ilícita o (2) en cuanto la tenga actúe con prontitud
para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.
Los datos almacenados por eBay, son suministrados por sus clientes, pero dice la
sentencia que eso no basta para que se le aplique la excepción, sino que debe ser un
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“prestador intermediario”, esto es, que sea una prestación neutra, un mero tratamiento
técnico y automático de los datos. Esto no ocurre cuando desempeña un papel activo
que le permite adquirir conocimiento o control de tales datos (caso google). La
sentencia afirma que eBay juega un papel activo: realiza un tratamiento de los datos
introducidos, las ventas se ajustan a las condiciones de eBay que asimismo presta
asistencia para optimizar o promover determinadas ofertas de venta. eBay no parece
haber ocupado una posición neutra, si bien esa conclusión debe establecerla el órgano
jurisdiccional remitente de las cuestiones al Tribunal.
Respecto del conocimiento por el prestador de la actividad o datos ilícitos puede
provenir de cualquier forma: investigación propia o notificación de su existencia. En
este último caso, tampoco pierde el prestador su exención pues la notificación puede
resultar excesivamente imprecisa o no encontrarse suficientemente fundamentada.
Y, para terminar, respecto de la posibilidad contemplada en la Directiva de que los
titulares de derechos de propiedad intelectual puedan solicitar requerimientos
judiciales dirigidos a un operador, con el fin de que ordene medidas de protección, la
sentencia afirma la posibilidad de que tales requerimientos obliguen al prestador a
adoptar medidas sobre lesiones causadas y también a evitar nuevas lesiones. En cuanto
a los requisitos de los requerimientos judiciales y el procedimiento debe regularse por
los derechos nacionales, bajo el principio de efectividad, sin que creen obstáculos al
comercio legítimo. Por tanto referido a marcas, no puede imponer una prohibición
general y permanente de poner a la venta en ese mercado electrónico productos de esas
marcas. Y además, para garantizar la tutela judicial, el titular del derecho de propiedad
intelectual puede dirigir un requerimiento al operador de un mercado electrónico para
que adopte medidas que faciliten la identificación de sus clientes vendedores, pues
aunque se trata de datos personales, al actuar en el tráfico comercial, y no en la esfera
privada, deben ser claramente identificables.
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D. José Gabriel Garrido Pastor
Abogado del ICAM
Agente de la Propiedad Industrial
D. Jesús Sánchez Silva
Abogado del ICAM
Prof. De Derecho Mercantil de la UAM y de la UOC
Contacto:
C/ López de Hoyos, 78 Dpdo.-Bajo A. Madrid 28002
Teléfono: +34 91 590 07 73
Fax: +34 91 590 07 74
[email protected]
www.garridopastor.com
GARRIDO PASTOR ABOGADOS es una empresa
que desarrolla, de un lado, la actividad propia de
una Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual, y
de otro lado, la actividad de un despacho jurídico o
especializado en estas materias.
Como Agencia de Propiedad Industrial se prestan
los servicios de génesis, obtención y seguimiento de
todos los derechos de propiedad industrial e
intelectual: Patentes, Marcas, Modelos, Derechos
de Autor. Asimismo, se solicitan registros de
nombres de dominio. También realizamos análisis
de carteras de propiedad industrial en una triple
faceta: en primer lugar, tecnología; en segundo
lugar, signos de la empresa y de sus prestaciones; y
finalmente, diseños.
El cuanto al despacho jurídico, se prestan
servicios de asesoramiento, conciliación y defensa
en estas materias.
GARRIDO PASTOR ABOGADOS cuenta con
capacidades para trabajar a nivel internacional en
Español, Inglés, Alemán y Francés.

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