1 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE

1 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE

JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE
JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA
C/Pardo Gimeno,43
Tlno.965936093-4-5-6
Alicante
Procedimiento: MEDIDAS CAUTELARES NUM 817/2005 A
Parte demandante: FESTINA LOTUS SA
Procurador: Juan Carlos Olcina Fernández
Abogado: Jose A Hernández Rodríguez
Parte demandada: GRUPO MUNRECO SL y JUAN PALACIOS SERRANO
AUTO
En Alicante, a 20 de Octubre de 2005
ANTECEDENTES DE H E C H O
Único - Por el/la Procurador/a Sr/a. Juan Carlos Olcina Fernández obrando en nombre y
representación de FESTINA LOTUS SA presento solicitud de medidas cautelares
contra GRUPO MUNRECO SL y JUAN PALACIOS SERRANO en materia de dibujo
y modelo comunitaria, registrándose con el núm.817/2005 A
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Primero: Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 81,88 y 90 del Reglamento (CE)
Núm. 6/2002 de dibujo y modelos comunitarios ( en adelante RDMC) en relación con el
art 86 bis LOPJ, el Tribunal de marca comunitaria es competente para acordar medidas
provisionales y cautelares respecto de los dibujos y modelos comunitarios, que serán las
previstas por la legislación nacional respecto de los diseños nacionales, con aplicación
de las normas procesales españolas que sean aplicables al mismo tipo de acciones en
materia de diseño nacional, remitiéndose la Disposición Adicional Primera de la Ley de
Protección Jurídica del Diseño Industrial de 2003 a la Ley 11/1986, de Patentes, cuyo
Titulo XIII, es aplicable en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en las
leyes citadas y la naturaleza del diseño, normativa completada, en lo que no resulte
contrario, por las reglas generales previstas en los artículos 721 y siguientes de la LEC
Siendo este Juzgado competente, con arreglo al art 728 LEC sólo podrán acordarse
medidas cautelares si quien las solicita justifica: a) el periculum in mora, esto es, que
podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adaptarse las medidas
solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que
pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria; b) el fumus bonis iuris , es
decir, la probabilidad cualificada de que su demanda va a ser estimada, por lo que
deberá presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a
fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e
indiciario favorable al fundamento de su pretensión, y c) presta caución para garantizar
la reparación de los eventuales daños y perjuicios.
Segundo: Según la actora se vulneran sus derechos reconocidos en el Reglamento
comunitario citados y en la legislación de competencia desleal respecto del modelo de
reloj denominado SHINY creado en el año 2004, puesto a disposición del público en
septiembre de ese año y que se comercializa con la marca Lotus, generándose un
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evidente peligro en caso de que no se adopten de manera cautelar las medidas
interesadas. Modelo que tenido un gran éxito en el mercado y del que se han vendidos
319.433 piezas (documento núm. Cinco), objeto de una importante difusión publicitaria
(documento núm. 6 a 6 quater ) y que está protegidos como diseño comunitario núm.
330 667(variante 23) presentado en la Oficina de Armonización del Mercado Interior el
1 de abril del 2005 y concedido el 31 de mayo y num 380027, con fecha de solicitud el
1 de agosto de 2005 y concedido el 16 de septiembre ( doc num 7 a 10)
Se afirma que el grupo MUNRECO, del que es presidente Juan Palacios Serrano, en la
reciente feria Iberjoya dirigida a profesionales del mundo de la joyería y relojería
ofertaba entre sus novedades la colección identificada como ”BREAK” constituida por
relojes sustancialmente idénticos al modelo SHINY de Festina Lotus antes citado,
siendo ofrecido por dicho grupo este reloj a distintos profesionales del sector de la
joyería por un precio inferior, siendo sus características de diseño esencialmente iguales
Tercero: Respecto del primer presupuesto – periculum in mora –, como ya ha dicho
este Juzgado en otras ocasiones, hay que tener en cuenta las connotaciones específicas
que tiene este presupuesto cuando se trata de litigios relativos a derechos de propiedad
industrial. Al solicitarse como cautela la cesación de una actividad o su abstención, se
trata de poner fin (provisoriamente) a un daño inmediato en el derecho cuya titularidad
se afirma, por lo que si se quiere, más que asegurar la ejecución (propio de las medidas
conservativas tradicionales), lo que se persigue y el legislador permite (art726.2LEC) es
evitar el riesgo de que aumente ese daño
En el caso que nos ocupa, la comercialización inminente de relojes que se afirma que
crean confusión con los de la actora y que pretende llevar a cabo el Grupo Munreco SL
tras la reciente feria dirigida a profesionales del sector (Iberjoya , realizada en IFEMA
en los días 15 a 19 de septiembre del presente, dos num 13) como se expone en las
manifestaciones documentadas no solo de personal comercial de la actora ( doc num 14)
sino de diversos profesionales dedicados a la venta de estos objetos ( doc num 15 a 16
ter) supone que, de no adoptarse la medida cautelar, la tutela judicial definitiva pudiera
verse impedida o dificultada en la práctica al perpetuarse durante la pendencia del litigio
la infracción, con merma evidente de los derechos del titular de los derechos de
propiedad industrial, no solo en cuanto a ventas sino con quebranto de su prestigio en el
mercado, así como del respeto que precisan los consumidores, que asimismo quedan
protegidos al impedir que se mantenga durante la pendencia del litis la situación de
confusión que se denuncia. En sentido parece inclinarse la jurisprudencia (Auto del
Tribunal de Marcas, de 12 de abril de 2005).
Por ello, hay que considerar que concurre este presupuesto, pasando a continuación a
examinar la apariencia de buen derecho
Cuarto: En cuanto al fumus boni iuris , tratándose los modelos cuya protección se
reclama de modelos comunitarios registrados en la OAMI ( doc num 7,8, 9 y 10)
conforme al art 90.2 y 85 RDMC hay que partir de que se considera válido el dibujo o
modelo, correspondiendo a quien no esté de acuerdo impugnar su validez, al contrario
de lo que ocurre con los no registrados, en los que por aplicación del art 85.2 al que se
remite el art 90 RDMC tal presunción de validez no rige y en consecuencia le
corresponde al titular acreditar, y en sede de medidas cautelares, aportar indicios
fundados o apariencia de buen derecho de que sus dibujos o modelos son nuevos y
poseen carácter singular (art 4, 5 y 6), merecedores de protección frente a los
comercializados por la demandada
De la documental aportada y de la comparación de las cajas de relojes y esferas
aportadas ( doc num 18 y 19) unido al informe pericial acompañado (doc num 20) se
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desprende, en este momento y a los meros efectos cautelares y sin prejuzgar la decisión
de fondo, que:
i) el actor está legitimado al ser titular del modelo comunitario registrado antedicho,
ii) que el Grupo Munreco está realizando el ofrecimiento de relojes de su colección
BREAK a los profesionales del sector del joyeria ( doc num 14,15 y 16) ,y
iii) que las cajas que emplean estos relojes (en los modelos de reloj simple de caballero
y señora, y de reloj cronógrafo) y la esfera naranja que utilizan presentan un grado de
similitud tal con los relojes del modelo SHINY protegidos como modelos 330667
(variante 23) y 380027 (variante 1,2 y 38) que la impresión general que producen para
un usuario informado (al que se puede exigir un cierto grado de conocimiento acerca de
los modelos o dibujos divulgados en el sector, pero no que sea un experto), en
comparación con el comercializado por la actora, no es distinta.
Asi son abundantes y relevantes las coincidencias entre ambos objetos, tal y como se
desglosan en el informe pericial. En este momento procesal podemos apuntar en cuanto
a la caja de reloj simple coincidencias tanto de la forma de la zona donde se coloca el
cristal como de su contorno exterior con forma rectangular proporcional a la interior,
biselado de bordes externos, curvatura interior y exterior de la caja y de las zonas
extremas donde se prevé el mecanismo de sujeción de cadena o correa o de la zona de la
rueda, entre otras; que básicamente se reproducen respecto de la caja de reloj cronógrafo
en el que, además, aparece igual colocación de botones con forma de trapecio para las
funciones de cronógrafo. Por ultimo, la esfera de reloj coincide no solo en el color
naranja sino es la forma geométrica y el sistema empleado en los números al aparecer
solo los pares, siendo los impares sustituidos por una barra y colocados aquellos en
perspectiva
Si bien no pueden concluirse que haya identidad absoluta entre unos y otros sí se puede,
a los efectos limitados que este pronunciamiento cautelar exige (que no precisa certeza
absoluta) predicar que es verosímil que esos elementos produzcan una impresión
general que conlleva a confusión al usuario, recordando que el art 10 RDMC no
considera indispensable que la impresión o sensación del modelo del actor y del
demandado sea idéntica sino que “la protección conferida por el dibujo o modelo
comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en
los usuarios informados una impresión general distinta”. Y para ello hay que tener en
cuenta, de una parte, que la sensación o efecto a considerar es la general o global, es
decir, apreciada en su conjunto y no de la simple comparación de elementos
individuales y ,de otra, que no se exige que esa diferenciación sea de alto grado, pues el
legislador comunitario eliminó el adverbio “notablemente “ que había en el proyecto de
Reglamento, con lo que se amplia el ámbito de protección, teniéndose en cuenta, en
todo caso, el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo. Sensación o
impresión que debe ponderarse teniendo en cuenta que no siempre va a tener el usuario
a su disposición ambos modelos simultáneamente ambos modelos para discriminar
entre uno y otro, sino que lo habitual puede ser lo contrario y que debe confiar en la
imagen imperfecta que conserva en la memoria (STPICE de 17 de marzo de 204, El
Corte Ingles SA /OAMI-MUNDICOR en materia de marcas)
Este comportamiento que lleva a cabo el Grupo Munreco SL constituye prima facie
infracción de los derechos de exclusiva del actor como titular de un dibujo o modelo
comunitario, ya que el art 19RDMC le confiere no solo el derecho exclusivo de
utilización sino el de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento ( ius
prohibiendi) entendiéndose por utilización, entre otros supuestos “la oferta, la puesta en
el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se
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encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el
almacenamiento del producto con los fines antes citados”
En cambio, no procede la estimación de las medidas respecto del otro codemandado , ya
que no se aportan datos que indiciariamente pongan de relieve que el mismo, como
persona física contra la que se dirige la solicitud, haya realizado actos presuntamente
infractores, sin que el hecho de que sea titular dominical de la marca a través de las
cuales se va a comercializar el producto presuntamente infractor o que ostente el cargo
de administrador o presidente del grupo MUNRECO SL le otorgue directamente él ,
como persona física, legitimación pasiva
Quinto: En el caso presente concurren circunstancias que justifican la adopción de la
medida inaudita parte, como permite el art 734.2 LEC ( razones de urgencia o que la
audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar) ya que se trata
de evitar la comercialización inmediata de productos presuntamente infractores de los
derechos que el Reglamento reconoce a la actora por el riesgo evidente de que se
introduzcan gran cantidad de los mismos en el mercado, habida cuenta de la capacidad
de comercialización que se supone a la mercantil demandada, que según su página web
( doc num 11) es líder del sector. Facilidad y extensión en la comercialización que exige
que la respuesta judicial no pueda demorarse a la celebración de una audiencia, ya que
de no adoptarse esta solución, de hecho, ello conllevaría que tendría lugar esa difusión
en el mercado presuntamente infractora d forma masiva , pues debe tenerse en cuenta
que el lapso temporal derivado de la tramitación del auxilio judicial y el impuesto por
las leyes procesales para la celebración de vista supone varias semanas, en el mejor de
los casos, incluso varios meses, en otros. Y todo ello unido al dato de que la demandada
no haya apuntado razón alguna a la actora que le ampare para llevar a cabo esa oferta
que realiza a profesionales del sector, a pesar de que ésta última le haya requerido
extrajudicialmente de manea inmediata para que se abstuviera de ello (doc num 21 y ss)
informándole de sus derechos registrales
Sexto.- Con arreglo a lo dispuesto en el art 134 LP, 726.2 y 727 LEC se adoptan las
medidas cautelares de cesación provisional con la extensión que se establece en la parte
dispositiva en relación con los modelos comunitarios sobre los que versa la solicitud ,
al ser instrumentales y homogéneas con la tutela de fondo interesada, adecuadas y
proporcionadas para evitar que se materialice la violación presunta, así como las
indispensables para asegurar su efectividad
Séptimo.- De conformidad con el artículo 735 de la ley procesal civil, se fija la caución
de 140.000 euros que deberá prestar el peticionario en la forma prevista en el art 64.2
LEC en el plazo de 15 días con carácter previo a la ejecución de las medidas, para
responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse y que se
estima adecuada a la vista de la entidad de la pretensión que se quiere asegurar, el
fundamento indiciario del derecho invocado, el que al adoptarse inaudita pars no han
podido tenerse en cuenta los argumentos de contrario y los eventuales daños (por el
eventual volumen de ventas frustrados y otros anexos a esa actividad de promoción y
comercialización derivados de la imposibilidad de continuar hachón su actividad
respecto de estos modelos) que se pueden derivar de la ejecución de las medidas, así
como por la naturaleza de estas (restrictiva de la actividad empresarial) e indeterminada
duración de las mismas
Octavo.- Al adoptarse inaudita pars y no acoger en el art 736LEC el criterio de
imposición de costas en caso de estimación, según la interpretación mantenida por la
Sección 8ª de la AP de Alicante (auto de 5 de mayo de 2005) no se efectúa imposición
de costas al demandado respecto del cual se establecen las medidas
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Visto los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación
PARTE DISPOSITIVA
Se tiene por personado al Procurador Sr.Olcina Fernández en nombre y representación
de FESTINA LOTUS SA, con quien se entenderán las sucesivas diligencias. Regístrese
en el libro de su clase la solicitud de medidas cautelares previas a la demanda
Que desestimando la solicitud formulada por FESTINA LOTUS SA contra JUAN
PALACIOS SERRANO y estimándola respecto del GRUPO MUNRECO SL debo
acordar las medidas cautelares siguientes:
-Ordenar a GRUPO MUNRECO SL la cesación provisional de toda actividad de
oferta de relojes compuestos de una caja y/o esfera naranja registrados como modelos
comunitarios núm. 330.667 y 380.027 por FESTINA LOTUS SA y empleados por esta
en sus modelos SHINY
-Ordenar a GRUPO MUNRECO SL que se abstenga de realizar cualquier
actividad de fabricación, exportación, importación, comercialización y distribución de
relojes compuestos de una caja y/o esfera naranja registrados como modelos
comunitarios núm. 330.667 y 380.027 por FESTINA LOTUS SA y empleados por esta
en sus modelos SHINY.
No se efectúa imposición de costas a ninguna de las partes
Con carácter previo, el solicitante deberá prestar la caución de 140.000 euros en el
plazo de 15 días
Contra esta resolución no cabe recurso pudiendo el demandado formular oposición en el
plazo de 20 días ante este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el art 739 LEC
Así lo acuerda manda y firma D. RAFAEL FUENTES DEVESA; Juez Titular del
Juzgado de Marca Comunitaria
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