PCT strategy - Sello de Origen

Transcripción

El sistema europeo de patentes
y el PCT
Seminario PCT - INAPI
12.09.2013 – Santiago de Chile
13.09.2013 – Valparaíso
Camille Bogliolo – Jurista – Oficina europea de patentes
1
Presentación de la ponencia
I.
Introducción al sistema europeo de patentes
•
•
•
•
El sistema europeo de patentes
La Organización europea de patentes
La Oficina europea de patentes
Los últimos desarrollos : la patente unitaria y el tribunal de patentes
II. El papel de la Oficina europea de patentes en el ámbito del PCT
•
•
•
•
Oficina receptora : entrada en la fase internacional
Administración encargada de la búsqueda internacional
Administración encargada del exámen preliminar internacional
Oficina designada : entrada en la fase europea
I. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA
EUROPEO DE PATENTES
I.
El sistema europeo de patentes (I)
• Historia : antes de 1977, los solicitantes tenían que presentar sus
solicitudes ante cada oficina nacional separadamente
– aplicándose leyes nacionales de patentes distintas
– con procedimientos diferentes para otorgar patentes
– en cada una de las lenguas europeas
• Objetivo : sistema completo para otorgar una patente válida en
toda Europa a base de un derecho común
• Resultó imposible políticamente : y se dividió entre
– Convenio sobre la patente europea : procedimiento
centralizado para otorgar una patente europea
– Convenio sobre la patente comunitaria : patente válida en
los Estados miembros de la Comunidad europea
I.
El sistema europeo de patentes (II)
• El Convenio sobre la patente europea
– Firmado en 1973, en vigor en 1977
– Procedimiento centralizado para otorgar patentes en
Europa
• A base de una solicitud única
• Ante una sola oficina
• En una sola lengua (alemán, francés o inglés)
• Con un solo agente
– Revisada en 2000, en vigor el 13.12.2007
• La patente europea solo tiene efecto en los paises donde
se validó (traducción en la lengua nacional si hace falta y pago
de tasas anuales). La ley aplicable a la patente europea una
vez otorgada es la ley nacional donde se valida.
I.
La Organización europea de patentes (I)
• 38 Estados miembros : 28 EU + Albania, Islandia,
Liechtenstein, FYROM, Mónaco, Noruega, San Marino, Serbia,
Suiza y Turquía
• Extensión de los
efectos de las patentes
europeas a :
Bosnia-Herzegovina
y Montenegro
• Acuerdos de validación con :
- Marruecos: concluido;
todavía le queda por ser
aprobado por el Parlamento
- Túnez: listo para la firma
- Moldavia: negociación
- Georgia: negociación
I.
La Organización europea de patentes (II)
Oficina europea de
patentes
El órgano ejecutivo
La Oficina tiene que
otorgar patentes
Consejo administrativo
El órgano de supervisión
El Consejo tiene que :
• adoptar y modificar reglas
financieras, sobre las tasas y
sobre el procedimiento
• nombrar oficiales
• adoptar el presupuesto
I.
La Oficina europea de patentes (I)
• Localización:
– Sede en Múnich
– Oficinas en La Haya y Berlín
– Información en cuanto a patentes en Viena
– Oficina de relaciones públicas en Bruselas
• 3 lenguas oficiales: alemán, francés e inglés
• Tiene unos 7000 funcionarios provenientes de unos 30
paises, de los cuales más de 4000 son examinadores
• La oficina se financia a sí misma
I.
La Oficina europea de patentes (II) : Cifras de 2012
• 258.000 solicitudes (EP direct y PCT)
 incremento de 5.7 % desde 2011
• 63 % de las solicitudes provienen de países afuera de Europa
• EE.UU. (24.7%), Japón (19.9%), Alemania (13.4%), China (7.3%)
y Corea (5.5%); Estados miembros CPE (36.5%)
• 65.700 patentes otorgadas (50% de las solitudes)
• Hasta ahora, la Oficina europea de patentes otorgó más de 1
millón de patentes
I.
La Oficina europea de patentes (III) : Procedimiento
• Presentación de la solicitud de patente europea
• Verificación de las formalidades
• Informe de búsqueda y opinión escrita (generalmente a los
6 meses en caso de “premiers dépôts”)
• Publicación de la solicitud (y del informe de búsqueda) a los
18 meses
• Exámen – la solicitud tiene que cumplir con las exigencias de
fondo del CPE
• La patente se : Otorga / Rechaza / Retira
• Publicación del otorgamiento de la patente
I.
La Oficina europea de patentes (IV) : Post-Grant
• Oposición : a los 9 meses de la publicación de la patente
• Limitación y revocación centralizadas (por el titular de la
patente)
• Recurso ante las Cámaras de recurso para decisiones en última
instancia
• Gran Cámara de recurso : no es segunda instancia sino que
– Actúa cuando hay preguntas jurídicas importantes
– Revisa decisiones en caso de procedimiento defectuoso o
asuntos especiales (por ejemplo actos criminales)
• Validación: en cada Estado miembro del CPE; jurisdicción
exclusiva de las cortes y autoridades nacionales
I.
Los desafíos del actual sistema europeo de patentes
• Costos demasiado altos para los titulares de patentes
– costos relacionados a la traducción post-grant
– tasas anuales nacionales
• Un sistema jurisdiccional sub-optimal
– litigación multiple (y paralela)
– decisiones nacionales divergentes
 incertidumbre jurídica
– costos altos
 La reforma de la UE en materia de patentes
1. Patente europea con efecto unitario ("Patente
unitaria")
2. Tribunal unificado de patentes
I.
De la patente comunitaria a la patente unitaria (I)
• 1975: Convenio sobre la patente comunitaria : no se ratifica
• 1989: Acuerdo sobre la patente comunitaria : ratificado solo por DE,
DK, FR, GR, LU, NL and UK
• 2000: la Comisión europea presenta un reglamento comunitario
• 2011 : el Consejo acorda seguir adelante con la cooperación
reenforzada con 25 Estados miembros (todos menos ES e IT)
• 2012 : el Consejo adopta 2 reglamentos (1257/2012 sobre la
patente unitaria y 1260/2012 sobre el sistema de lenguas) que
entraron en vigor el 20.01.2013
I.
De la patente comunitaria a la patente unitaria (II)
• Ambos reglamentos se aplican a partir de la fecha de entrada
en vigor del Acuerdo sobre el Tribunal unificado de patentes
• Entrada en vigor del Acuerdo sobre el Tribunal unificado de
patentes cuando se deposita el 13ero instrumento de
ratificación or accesión, incluidos Alemania, France y Reino
Unido (abierto solo para Estados miembros de la UE)
• El Tribunal unificado de patentes tiene dos instancias, con la
primera instancia dividida entre divisiones regionales y la
división central con sede en París, y la Cámara de recursos
con sede en Luxemburgo
Más información:
http://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html
I.
La patente unitaria : el concepto
• Un procedimiento único para patentes europeas y unitarias
• El titular de la patente presenta un petitorio para obtener una
protección a efecto unitario en el lenguaje del procedimiento ante
la Oficina europea de patentes dentro de un plazo de un mes
después de la publicación de la patente europea
• Se puede acertar el petitorio solo cuando el juego de
reinvidicaciones es similar para los 25 Estados miembros
participantes
• La patente unitaria co-existe con las patentes europeas validadas
en varios Estados miembros del CPE
• Pero: No hay doble protección con patente unitaria y patente
europea "clásica" sobre el territorio de uno de los 25 Estados
miembros participantes
I.
Nuevas tareas para la Oficina europea de patentes
• procesar los petitorios pidiendo efecto unitario
• establecer y mantener el registro de patentes unitarias
• recebir y registrar licencias de patentes
• recibir y redistribuir (a los Estados miembros) las tasas anuales
• recibir y publicar las traducciones
• poner en marcha el sistema de compensasión de los costos de
traducción
• secretaria del "Select Committee" que decide de las reglas de
funcionamiento y de las reglas financieras (llave de
redistribución)
I.
Patente unitaria : patente europea con efecto unitario
Same grant procedure as for classic European patent
Appeal
proceedings
Refusal or
withdrawal
of
application
European
patent
application
Filing and
formalities
examination
Search report
with preliminary
opinion on
patentability
Substantive
examination
Limitation/
revocation/
opposition
proceedings
Grant of
European
patent
At the
request
of the patent
proprietor
UNITARY PATENT
for the territories of the
25 participating states
The European patent is deemed not to have taken effect
as a national patent in the 25 participating EU member states
II. EL PAPEL DE LA OFICINA
EUROPEA DE PATENTES EN EL
ÁMBITO DEL PCT
II. El papel de la Oficina europea de patentes en el PCT
Base jurídica para actuar como administración internacional
• Historia: se negociaron el Convenio sobre la patente europea y el PCT
en paralelo en los 1960s; fueron los mismos delegados
• Objetivo : la Organización europea de patentes no es Estado miembro
del PCT pero había que asegurarse de que ambos sistemas de
patentes (europeo y PCT) encajan bien el uno con el otro
• La base jurídica queda en el Convenio sobre la patente europea :
– Parte X del CPE; Artículo 150: se aplica el PCT y sus dispositivos
administrativos; si el PCT no cubre un asunto entonces por
complementaridad se aplica el CPE
– Parte IX de las Reglas CPE (incluido fase europea). Un principio
básico se aplica : "equal service level" (tratamiento similar para los
solicitantes PCT o europeos)
Oficina receptora : entrada en la fase internacional (I)
• En 2012, la Oficina receptora EP recibió más de 32400 solicitudes
internacionales (16.6% del total; 82% de ellas en formato electrónico);
en Europa los solicitantes pueden presentar sus solicitudes ante la
Oficina receptora EP, las oficinas nacionales o la OMPI
• Competencia : nacionales y residentes de uno de los 38 Estados
miembros del CPE (cumplir uno de estos dos requisitos es suficiente);
en caso de solicitantes multiples es suficiente que uno de los
solicitantes cumple con cualquier de estos dos requisitos
• Cómo?
– presentación electrónica de la solicitud (con eOLF o PCT-SAFE)
– por correo postal a nuestra oficina de La Haya :
• Lenguas de presentación : alemán, francés e inglés ; sino se envía a
la Oficina receptora OMPI (regla 19,4 PCT)
Oficina receptora : entrada en la fase internacional (II)
• Restauración del derecho de prioridad : sí, con el criterio de
"diligencia exigida" ("due care") : unos 20 casos al año. Vease las
nuevas directivas para oficinas receptores para los detalles.
• Incorporación de elementos y partes que faltan por referencia:
sí, con tal que se cumplen los requisitos (especialmente el hecho
de que el elemento o la parte que faltan tienen que aparecer por
completo en el documento de prioridad). No se acepta cuando los
solicitantes quieren reemplazar toda la especificación.
• Procesamiento rápido : la media del RO-EP es de 2-3 semanas,
lo que asegura un tratamiento rápido por parte de la ISA para
publicar el informe de búsqueda junto con la solicitud internacional
• ISA / IPEA competente : únicamente la Oficina europea de
patentes (Protocolo de centralización)
Administración encargada de la búsqueda internacional (I)
• La Oficina europea de patentes es la ISA más seleccionada por los
usuarios. En 2012, estableció más de 72200 informes de búsqueda
internacional, un incremento del 4,4% respecto a 2012 que representa
38 % del total. No2 es JPO: 21,5% y No3 es KIPO : 16%
• El proceso de búsqueda internacional sigue los mismos altos criterios
de calidad que la búsqueda europea. Es decir que desde el punto del
examinador no hay distincción entre ambos procesos a excepción :
– de los plazos : 3 meses a partir de la recepción de la copia de
búsqueda (cuando hay prioridad, sino son 9 meses desde la fecha
de solicitud internacional - 6 meses en práctica)
– del procesamiento cuando no existe unidad (protesta, panel etc.)
Administración encargada de la búsqueda internacional (II)
• La Oficina europea de patentes tiene competencia universal, es
decir cada Oficina receptora que lo desea (como es el caso de
INAPI-Chile) puede seleccionarla como ISA
• Según el Protocolo de Centralización las Oficinas europeas que
tiene uno de los idiomas oficiales de la Oficina europea de patentes
(alemán, francés e inglés) no pueden actuar de ISA (a excepción
de Austria con los paises en desarrollo); pero sí las otras si lo
desean (Suecia, Finlandia, España, Instituto Nórdico de Patentes)
• La ISA - EP cumple con la misma calidad para sus búsquedas PCT
y europeas. Por lo tanto se dispensa de búsqueda suplementaria
europea a la entrada en la fase europea.
• Se excluye de la búsqueda las "business methods" ya que la
Oficina no otorga patentes en esta área.
Administración encargada de la búsqueda internacional (III)
Bases de datos a disposición de los examinadores de la ISA - EP :
• varias bases de datos comerciales con abstractos en inglés (e.g. Derwent)
• bases de datos comerciales con texto completo (literatura no patentes) en
inglés (por ejemplo Xpesp)
• bases de datos comerciales en áreas específicas, por ejemplo:
– Química: STN, Reaxys
– Farmacia/Biología: Embase, Biosis, Medline
– Biotecnología: Seq. listing databases: SQEMES1, SQEMES2....
– Ordenadores: IBM Technical disclosure bulletins
– Física: XPAIP
– Ingeniería: XPIEE
Administración encargada de la búsqueda internacional (IV)
• Patent Translate
• Patentes asiáticas con abstracto inglés :
– 4,6 millones de solicitudes de patentes y modelos de utilidad
chinos
– 9,3 millones de solicitudes de patentes japanesas
– 1.6 millón de solicitudes de patentes coreanas
• Patentes asiáticas con toda la espeficación en inglés
(reinvidicaciones y descripción) :
– 4,9 millones de solicitudes de patentes y modelos de utilidad
chinos de 1985 a 2011
– 6,3 millones de solicitudes de patentes japanesas de 1998 a
2012
– 1.3 millón de solicitudes de patentes coreanas de 2008 a 2012
Administración encargada de la búsqueda supl. internacional
• La Oficina europea de patentes actúa de SISA desde 2010; en 2012 recibió
20 solicitudes según la regla 45bis PCT). Rospatent es No 2 (19).
• Otras SISAs : Instituto Nórdico de Patentes, Suecia, Finlandia, Austria. INPIBrasil y SIPO está considerando
• Objetivo del SIS : completar una búsqueda en otra lengua o área
tecnológica con una ISA cuyo mercado tiene interés para la
comercialización del producto
• Ventajas : más seguridad jurídica. La Oficina europea de patentes
establece informes SIS como si fuera una búsqueda internacional "clásica".
Misma tasa, y dispensa de búsqueda europea a la entrada en fase europea
• Cómo? La solicitud se presenta a la OMPI antes de los 22 meses, después
del exámen de formalidades se envía a la SISA competente. El informe SIS
se prepara antes de los 28 meses
Administración encargada del exámen preliminar internacional (I)
• La Oficina europea de patentes es la IPEA más seleccionada por los
usuarios. Estableció más de 7700 informes de exámen preliminar
internacional (IPER) en 2012 (un incremento del 8% con respecto a
2011) que representa 55% del total. JPO es No2 con 17,5% y USPTO
es No3 con 7,5%.
• Segunda opinión escrita desde 2011. La opinión escrita de la ISA-EP
es considerada como primera opinión según el Capítulo II (regla
66.1bis(a) PCT)
• Siempre se hace una segunda opinión escrita (regla 66.4 PCT) cuando
el solicitante presenta modificaciones Y cuando hay elementos que
impederían un IPER positivo
• Excepción : no se establece una segunda opinión si el solicitante quisó
tener una entrevista telefónica antes
Administración encargada del exámen preliminar internacional (II)
• Objetivo : tener un expediente listo para otorgar la patente en cuanto
entre en la fase europea
• Desde 2012 se toman en cuanta las observaciones presentadas por
tercios ante la OMPI antes de los 28 meses (utilizando el ePCT)
• También se toma en cuenta cualquier búsqueda suplementaria
internacional disponible a tiempo del exámen preliminar internacional.
• El IPER establecido por la Oficina europea de patentes es una base
sólida para asegurarse del éxito en caso de entrada nacional en el
ámbito del PCT-PPH. Por el momento tenemos acuerdos con JPO y
USPTO pero se extenderá el año próximo a KIPO y SIPO. Para más
información sobre los programas PCT - PPH de la Oficina europea de
patentes: http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html
Administración encargada del exámen preliminar internacional (III)
• Las ventajas de seleccionar la Oficina europea de patentes como
IPEA en vista de la entrada en la fase europea son múltiples
– el mismo examinador se encarga del expediente PCT y europeo
– si el IPER es positivo la división de exámen se reune ya en la fase
internacional (Capítulo 2)
– resultados muy positivos : en más de 80% de los casos, se otorga
la patente, en 0,1% se rechaza, en otros casos se retira
• No hay repuesta obligatoria al IPER en la entrada en fase europea si
este IPER es positivo y no quedan más deficiencias (por ejemplo
cuando no existe unidad, o falta de claridad)
Administración encargada del exámen preliminar internacional (IV)
• El solicitante puede responder
– a la segunda opinión escrita o al resúmen de la consulta
telefónica
– en el plazo de 2 meses
– presentando observaciones o (otras) modificaciones
• Si la Oficina europea de patentes fue la IPEA => 50% reducción de
la tasa de exámen (Art. 14(2) de las reglas sobre las tasas
• a partir del 1ero julio del 2014, se hará un búsqueda adicional
("top-up") antes de establecer la segunda opinión escrita
– se buscará el arte anterior según art. 54.3 CPE que no era
disponible al momento de establecer el informe de búsqueda
internacional (como se suele hacer antes del exámen europeo)
Entrada en la fase europea (I)
Applications filed
Direct European applications
Euro-PCT applications entering
the regional phase
2012
2011
2012
2011
63 109
+ 0,9%
62 557
85 385
+ 6,4%
80 285
Entrada en la fase europea (II)
PCT
European
Share of PCT in EPO applications
(according to origin)
100%
75%
50%
57%
64%
75%
50%
25%
0%
EPC states
U.S.
Japan-ChinaR.Korea
Other origin
Entrada en la fase europea (III)
• Respuesta a la WO/ISA o al IPER negativo cuando las deficiencias
siguen vigente (modificaciones Art.19 PCT o a la entrada en fase
europea)
– obligatoria en los 6 meses después de la entrada en fase europea
– comunicación según la regla 161(1) CPE
– solo cuando la Oficina europea de patentes fue ISA, SISA o IPEA
• Si la WO/ISA y el IPER son positivos o si son hechos por otras
Administraciones PCT siempre puede el solicitante también presentar
modificaciones al entrar en fase europea
• Si el solicitante no responde a la comunicación se considera la
solicitud como retirada (la respuesta tiene que ser sustancial : o bien
modificaciones o bien explicaciones por qué se conserva la solicitud
sin cambios)
Entrada en la fase europea (IV)
• Revisión de la regla 164 CPE (cuando no se cumple la unidad) en 2014
• Ahora la situación es desequilibrada :
– cuando la Oficina europea de patentes no fue ISA, se establece el
informe de búsqueda suplementaria europea a base de la invención que
más le interesa al solicitante; otras búsquedas se pueden hacer solo con
divisiones
– cuando la Oficina europea de patentes sí fue ISA, se dispensa de
búsqueda suplementaria europea así que el procedimiento se basa
sobre la invención que fue buscada; otras búsquedas se pueden hacer
solo con divisiones
• Propuesta : los solicitantes (que la Oficina europea haya sido ISA o no)
podrán escoger la invención que quieren como base y pagar tasas
adicionales para búsquedas sobre otras invenciones
Patentes europeas : más PCT !
PCT
Share of PCT at the EPO
European
100%
75%
50%
53%
56%
57%
56%
2008
2009
2010
2011
2012
50%
25%
0%
Conclusión
Proteger las invenciones en Europa :
del PCT a las patentes europeas con efecto unitario
Fase
Periodo de
internacional
prioridad
Fase europea
Presentación
de la solicitud
nacional
12 m :
Presentación
solicitud PCT
FIP + Publicación +
Proceso de búsqueda
31 m :
Entrada fase europea
Proceso de exámen
Efecto unitario : 25 Estados miembros UE
Validación todavía necesaria
para los otros Estados miembros
Otorgación de la
patente europea
Proceso de validación
Más detalles en la Guía para el solicitante PCT hecha
por la Oficina europea de patentes y disponible en
nuestro sitio web : www.epo.org
Gracias por su atención!
Más preguntas en el futuro?
Nos puede contactar a
[email protected]
37/9

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