Algunas notas sobre el alcance geográfico de la

Algunas notas sobre el alcance geográfico de la

Algunas notas sobre el alcance geográfico de la marca notoria en España
Stefano Ferrero
26/01/2011
Índice:
1. Introducción - 2. Derecho positivo y jurisprudencia menor española - 3. La orientación reciente del Tribunal Supremo -. 4.
La jurisprudencia comunitaria: el caso General Motors c/ Yplon - 5. La noción de “parte sustancial” del territorio nacional
- 6. (Sigue) La jurisprudencia comunitaria: el caso Alfredo Nieto c/ Leonci Monlleó - 7. (Sigue) La jurisprudencia
española - 8. Epilogo: una posible solución.
1. Introducción
El presente trabajo se centra en el examen del significado de la notoriedad en aquel particular signo distintivo que es
la marca notoria; en particular, analizaremos uno de los criterios establecidos por la disciplina positiva española: el
alcance geográfico del uso del signo.
Por tanto, no es propósito de estas notas investigar todos los complejos y amplios temas que plantea la notoriedad de
una marca, como la controvertida diferencia entre la marca notoria y la marca renombrada, la especificidad de la
tutela de estos signos distintivos (protección que va más allá del principio de especialidad), los medios de prueba de
la notoriedad (carga de la prueba sobre el carácter notorio de una marca que corresponde al que lo alega).
El artículo 8 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de marcas (en B.O.E. núm. 294, de 8 de diciembre de 2001; en
adelante, la Ley de Marcas) se ocupa, como reza su rótulo, de las “marcas y nombres comerciales notorios y renombrados
registrados”. El precepto proporciona, en razón del quid pluris que caracteriza las marcas notorias respeto a las marcas
“ordinarias”, una (parte de la) disciplina especifica de aquellas marcas que gozan de una significativa difusión en el
público.
En particular, el segundo apartado de la norma define del concepto de marca notoria, disponiendo que “a efectos de
esta Ley, se entiende por marca o nombre comercial notorio los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de
su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del
público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial”.
Un ejemplo muy sencillo podrá ayudarnos a trazar los términos del asunto y entenderlo en concreto.
Pongamos que en un pequeño pueblo se encuentra una panadería artesanal cuyos productos (en particular, un tipo
de pan especial identificado con un signo legítimamente registrado como marca) son muy bien conocidos por todos
los habitantes del mismo pueblo y de las poblaciones vecinas. ¿Podemos concluir que la marca de quo goza de
notoriedad, al ser popular y distinguida en el área referida?
Dicho de otra manera, la pregunta es, en resumidas cuentas, la siguiente: ¿para calificar una marca de notoria, es
preciso que esta sea conocida en todo el territorio nacional o es suficiente que la marca sea conocida solamente en
una parte del territorio? Y de ser correcta la segunda interpretación, ¿cuál debe ser la extensión mínima de la parte del
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territorio en la que la marca se conoce?
2. Derecho positivo y jurisprudencia menor española
La ley de marcas anterior a la actualmente vigente, la ley de marcas 32/1988 de 10 de noviembre, se refería (Art. 3.2)
a la marca notoriamente conocida en España, “pero no se trata de un argumento decisivo a favor de que la notoriedad fuera en
toda España”[1].
La redacción del artículo 8.2 de la Ley de Marcas no aclara la cuestión. El precepto se refiere al “alcance geográfico de su
uso”, sin añadir matices calificativos. Por tanto, es preciso verificar cómo la doctrina y la jurisprudencia han ido
interpretando el precepto.
La jurisprudencia nacional no siempre ha seguido una orientación clara y constante respecto a este tema. Se pueden
encontrar sentencias a favor de una notoriedad tanto general como local[2].
Entre otras, recientemente, la Audiencia Provincial de Asturias, sección 1ª, Sentencia núm. 197/2000 de 10 abril,
excluye que sea precisa una notoriedad general (“…el concepto de notoriedad de la ley ha de interpretarse en el sentido de que
dentro de geografía española (sin necesidad de extenderla a toda España)…”), mientras la Audiencia Provincial de Madrid,
sección 14ª, Sentencia de 6 noviembre 2000, exige una implantación en toda la geografía española. Parece
contentarse con una implantación esencialmente local la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección 5ª, sentencia
núm. 412/2001 de 18 junio. La Audiencia Zaragoza confirma la sentencia apelada que había estimado la demanda de
la actora (la demandante había impugnado el registro de unas marcas y de un rótulo de establecimiento alegando el
fraude de sus derechos) y afirma que “la prueba documental y testifical es clara en el sentido de atribuir una identificación en el
ámbito empresarial de las pompas fúnebres en la zona de Cariñena” (Cariñena es una localidad y municipio español
perteneciente a la provincia de Zaragoza, en la comunidad autónoma de Aragón). Hay que subrayar que dichas
sentencias todavía aplican la ley de marcas anterior (32/1988) que, a diferencia de la vigente normativa, no contenía
una definición de marca notoria.
3. La orientación reciente del Tribunal Supremo
Recientemente el Tribunal Supremo (compartiendo la orientación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea,
véase infra) ha señalado que el uso y conocimiento notorio de la marca (o del nombre comercial) se exige al menos en
una parte sustancial del territorio nacional.
Véase, en este sentido, el Tribunal Supremo (Sección 1ª), sentencia núm. 850/2005 de 11 noviembre: “la marca cuya
nulidad se pretende no es notoria, según la sentencia recurrida, no ya en una parte sustancial del mercado español, que es lo que viene a
exigir el artículo 3.2, sino en el ámbito local en el que se distribuía el periódico”. La referencia al artículo 3.2 muestra que todavía
se aplicaba la disciplina marcaria anterior.
Más recientemente véase la Sentencia del Tribunal Supremo n. 817/2009 del 17 de diciembre; el Tribunal Supremo
desestimó el recurso de casación interpuesto por la actora contra la sentencia dictada por la Sección 15 de la
Audiencia Provincial de Barcelona, afirmando que “la doctrina jurisprudencial actual de esta Sala mantiene el criterio estricto,
que es el que aplican las Sentencias de instancia, el cual exige el uso o conocimiento notorio en al menos una parte sustancial del territorio
español. Este criterio interpretativo es plenamente ajustado al Art. 8 del Convenio Internacional, es el seguido por los países de nuestro
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entorno europeo, y es el que se ajusta plenamente a nuestra Ley de Marcas, tanto la de 1988, como con más sustento todavía en la vigente
de 2001”.
En el sentido de la insuficiencia de la notoriedad a nivel local se pronuncia también el Tribunal Supremo, Sección 1ª,
Sentencia núm. 761/2009 de 1 diciembre: “el motivo se desestima porque, además de que no basta acreditar la notoriedad a nivel
local como se deduce del propio art. 3.2 LM, y ha señalado, entre otras, la Sentencia de 11 de noviembre de 2.005 (RJ 2005, 7627) "se exige la notoriedad en una parte sustancial del mercado español- …"”.
Por tanto, considerando lo dispuesto por el artículo 1 apartado 6 del Código Civil (“la jurisprudencia complementará el
ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre
y los principios generales del derecho”), podemos concluir que el ordenamiento español ha acogido un concepto de
territorialidad no general pero tampoco meramente local del alcance geográfico de las marcas notorias.
4. La jurisprudencia comunitaria: el caso General Motors c/ Yplon
Después de exponer la posición de la jurisprudencia española, para tratar de entender mejor el concepto de
notoriedad de la marca con referencia a su extensión territorial hay que acudir ahora a la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea; en esta sede la jurisprudencia comunitaria desempeña un papel crítico en la
interpretación (y en la consiguiente aplicación) de los preceptos.
En particular, el TJCE se ocupó de la materia en el asunto C 375/97[3]. El caso tenía por objeto una petición dirigida
por el Tribunal de Commerce de Tournai (Bélgica), destinada a obtener, en el litigio pendiente entre General Motors
Corporation e Yplon S.A, una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 5 apartado 2 de la Directiva
89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (Primera Directiva relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas).
El artículo 5.2, de dicha Directiva (Derechos conferidos por la marca) establece que “cualquier Estado miembro podrá
asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de
cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la
marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una
ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos”.
Básicamente, la solución del litigio principal pasaba necesariamente por la aclaración del concepto de “marca
renombrada”, en particular si el renombre debía extenderse a la totalidad del territorio del Benelux o bastaba con que
existiese en una parte de éste.
En la sentencia (del 14 de septiembre de 1999) el TJCE consideró que (apartado 28) “en el ámbito territorial, el requisito
se cumple cuando, según los términos del artículo 5, apartado 2, de la Directiva, la marca goza de renombre «en el Estado miembro». Al
no proporcionar la disposición comunitaria precisiones en este sentido, no puede exigirse que el renombre exista en «todo» el territorio del
Estado miembro. Basta con que exista en una parte sustancial de éste”. Y (apartado 29) “por lo que respecta a las marcas registradas
en la Oficina de Marcas del Benelux, el territorio de éste debe asimilarse al territorio de un Estado miembro, puesto que el artículo 1 de
la Directiva asimila estas marcas a las registradas en un Estado miembro. Debe, pues, entenderse que el artículo 5, apartado 2, se refiere
a un renombre adquirido «en» el territorio del Benelux. Por consiguiente, por los mismos motivos expuestos en relación con el requisito del
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renombre en un Estado miembro, no puede exigirse de una marca del Benelux que su renombre se extienda a la totalidad del territorio del
Benelux. Basta con que este renombre exista en una parte sustancial de éste, que puede corresponder, en su caso, a una parte de uno de los
países del Benelux”.
En breve, el TJCE falló que en el territorio (en ese caso del Benelux) bastaba con que la marca la conociera una parte
significativa del público interesado en una parte sustancial de este territorio. En ese caso el TJCE consideró que la
parte sustancial podía corresponder a una parte de uno de los tres países (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) que
componen el Benelux.
A pesar de las particularidades del caso - la cuestión se planteaba en relación con (i) el concepto – diferente pero afín
a la notoriedad – de “renombre” de una marca y (ii) el territorio no de un Estado sino de tres Estados Miembros
diferentes -, aparece en la jurisprudencia comunitaria el concepto de “parte sustancial”, que jugará un papel central en
el desarrollo sucesivo del tema.
5. La noción de “parte sustancial” del territorio nacional
Ahora bien, una vez que – según la jurisprudencia nacional española y comunitaria – queda sentado el principio de la
no necesidad de una notoriedad que abarque la totalidad del territorio del Estado (y de la Comunidad Europea, por
lo que atañe a la marca comunitaria), surge la siguiente pregunta.
Cuando nos referimos a un Estado (por ejemplo, España), ¿qué se entiende por parte sustancial del territorio
español?
[]
“La cuestión no es fácil y habrá de estarse al próximo desarrollo jurisprudencial”, comentaba José Luis Barbero Checa 4 . El
autor, a falta de mejores argumentos, añadía que “Fernández – Novoa, en relación con la protección de la marca notoriamente
conocida y no registrada del articulo 3.2 de la Ley de Marcas de 1988, indica como mera sugerencia, el número de tres o más
Comunidades Autónomas, dependiendo de su extensión y población”.
6. (sigue) La jurisprudencia comunitaria: el caso Alfredo Nieto c/ Leonci Monlleó
Recientemente el TJCE ha vuelto a pronunciarse sobre el tema de quo con la sentencia de 22 de noviembre de 2007,
Alfredo Nieto Nuño c/ Leonci Monlleó Franquet, C 328/06[5].
La petición de decisión prejudicial - planteada por el Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona - versa sobre la
interpretación del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo.
Este precepto (“Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores”) dispone: “1.
El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad: a) cuando sea idéntica a una marca anterior y
los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquéllos para los cuales esté protegida la
marca anterior; b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados
por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior. 2. Por
‘marcas anteriores’ se entenderá a los efectos del apartado 1: [...] d) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de marca o,
en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca, sean “notoriamente conocidas” en un Estado miembro
en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París”.
El artículo 6bis (“Marcas: marcas notoriamente conocidas”) del Convenio para la protección de la propiedad
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industrial del 1883 (el Convenio de Paris, sucesivamente repetidamente revisado y enmendado) señala: “1. Los países
de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el
registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de
crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como
siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo
mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de
crear confusión con ésta”.
La cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Luxemburgo era la siguiente: “si el concepto de marca ‘notoriamente
conocida’ en un Estado miembro referido en el artículo 4 de la [Directiva] debe referirse única y exclusivamente al grado de conocimiento e
implantación en un Estado miembro de la Unión Europea o en una parte significativa del territorio del Estado, o si la notoriedad de una
marca puede vincularse a un ámbito territorial que no coincida con el territorio de un Estado, sino a una Comunidad Autónoma, Región,
Comarca o ciudad, en función del producto o servicio que ampare la marca y los destinatarios efectivos de la marca; en definitiva en función
del mercado en el que se desenvuelve la marca”.
Ante todo el TJCE considera que el precepto comunitario no contiene referencias literales a la necesitad de que la
notoriedad exista en todo el territorio del Estado miembro; por tanto, es suficiente que la notoriedad exista en una
parte sustancial de éste. El Tribunal, en esta premisa, expresamente menciona a la sentencia General Motors
Corporation c/ Yplon S.A. que en su tiempo había llegado – como hemos visto – a las mismas conclusiones.
Sigue el TJCE en el apartado 18 señalando que “el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión ‘en un
Estado miembro’ se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían,
conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro”.
Resumiendo, el TJCE identifica – excluyéndolos - los dos extremos en los que se puede expresar el alcance
geográfico de la notoriedad de un signo distintivo: el Estado entero y una sola ciudad con su entorno.
Sin embargo, la decisión no deja resuelta la cuestión de dónde hay que situar el límite de extensión territorial que es
necesario alcanzar para que el signo se pueda calificar de notorio, con todas las trascendentes consecuencias en
términos de disciplina.
“El problema estriba en delimitar – tarea difícil – qué debe entenderse por ‘parte sustancial’”, como afirma Luis Baz y Baz[6].
7. (sigue) La jurisprudencia española
También con referencia a la jurisprudencia española vuelve a plantearse el mismo problema: frente al hecho de que
ya aparece ius receptum la exclusión del criterio de notoriedad general, ¿cuándo una parte del territorio es sustancial a
los efectos de quo?
Una indicación llega de la reciente Sentencia n. 219/2008 de 18 de marzo del Tribunal Supremo (que confirma la
decisión de la Audiencia Provincial de Burgos).
El Tribunal Supremo reafirma el criterio mantenido en su Sentencia n. 817/2009 del 17 de diciembre y en la
decisión TJCE del 1999 (que menciona expresamente), excluyendo la necesitad de que el alcance territorial abarque
todo el territorio del Estado.
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El Tribunal Supremo, desestimando el recurso y la demanda, concluye que la marca notoria debe ser “conocida, si no en
todo el territorio nacional, sí desde luego en una parte sustancial o significativa del mismo, condición que no cabe atribuir, en el conjunto de
España, a la provincia de Segovia”.
Por consiguiente, de nuevo, la jurisprudencia indica lo que no es parte sustancial (una sola provincia), pero omite
pronunciarse sobre lo que en concreto puede considerarse parte significativa.
Resumiendo, actualmente parece faltar un criterio objetivo para establecer con una cierta claridad el concepto de
“parte sustancial” del territorio nacional.
Como hemos visto, de la mencionada jurisprudencia, tanto nacional como comunitaria, después de un largo periodo
de incertidumbre, se desprende lo que no es sustancial, esto es, un pueblo, su entorno, una provincia.
Por consiguiente, en el ejemplo puesto al comienzo del presente trabajo, la panadería artesanal, a pesar de ser la más
conocida en toda la zona limítrofe, no podría invocar en propia defensa la tutela específica de la notoriedad de su
marca.
Luego, para responder a la pregunta sobre si la substancialidad abarca dos, tres o más provincias o comunidades
autónomas, habrá que esperar al futuro desarrollo jurisprudencial.
8. Epilogo: una posible solución
Un interesante criterio para orientar la solución de dicha cuestión podría ser, en nuestra modesta opinión, utilizar una
reciente decisión del TJCE sobre la marca comunitaria.
El TJCE se ha referido a la problemática planteada en la sentencia del 6 de octubre 2009, con referencia al
Reglamento (CE) n. 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, en el asunto C‑301/07, PAGO International
GMBH contra Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster
Gerichtshof)[7].
El TJCE mantiene (apartado 27) que “en el ámbito territorial, debe considerarse que se cumple el requisito relativo al renombre
cuando la marca comunitaria es notoriamente conocida en una parte sustancial del territorio de la Comunidad”. De tal manera,
poniéndose en la vía marcada por la mencionada jurisprudencia (a partir de la decisión del asunto General Motors
Corporation c/ Yplon S.A.), excluye el concepto de notoriedad general.
La sentencia sigue afirmando que “el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que, para
gozar de la protección prevista en dicha disposición, una marca comunitaria debe ser conocida por una parte significativa del público
interesado en los productos o los servicios amparados por ella, en una parte sustancial del territorio de la Comunidad, y que, teniendo en
cuenta las circunstancias del asunto principal, puede considerarse que el territorio del Estado miembro de que se trate es una parte
sustancial del territorio de la Comunidad”.
El Tribunal de Luxemburgo concluye que el territorio de un Estado miembro (en ese caso, el de Austria) es una
parte sustancial del territorio de la Comunidad Europea entera.
Por tanto, se podría plantear, en nuestra opinión, un paralelismo entre la admitida ecuación ‹parte sustancial del
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territorio de la Comunidad = entero territorio de un Estado Miembro› y ‹parte sustancial del territorio de un estado
Miembro = una Comunidad Autónoma (si nos referimos a España), o bien una Regione (en caso de Italia) o bien un
Land (hablando de Alemania), entre otras de la divisiones administrativas›.
En todo caso, esto es solamente un punto de partida del razonamiento. Habrá que tomar en cuenta también otros
elementos, como comentaba el ya citado Carlos Fernández-Nóvoa[8]. Y se considere que, con referencia a la
sentencia del TJCE caso General Motors Corporation c/ Yplon S.A, hay quien ya mantuvo que “en cuanto a qué ha de
considerarse ‘parte sustancial del territorio español’, no parece que sea extrapolable la sentencia antes trascrita, entendiendo como parte
sustancial el territorio de una Comunidad Autónoma, dada la diversidad de territorio y, sobre todo, la población de éstas”[9].
En efecto, no se puede hacer caso omiso de que una determinada partición territorial de un Estado puede
representar (en términos de extensión y población) un porcentaje tan importante como insignificante del Estado en
su conjunto.
Sin embargo, tal vez la sentencia del caso PAGO c/ Tirolmilch pueda ser estímulo útil para volver a plantear la
cuestión: Austria, considerada expresamente parte sustancial del territorio de la Unión Europea por el TJCE, no es
por cierto uno de los Estados Miembros más poblados y extensos. Y, finalmente, no olvidemos que el alcance
geográfico es solamente uno de los criterios del artículo 8 apartado 2 de la Ley de Marcas. Por consiguiente, quizás
un planteamiento más correcto del problema no sea la búsqueda de un criterio de substancialidad rígido y absoluto,
sino la adaptación caso por caso del criterio de quo, valorado junto a los demás requisitos legales.
S. FERRERO, Algunas notas sobre el alcance geográfico de la marca notoria en España, 3 BusinessJus 1 (2011)
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[1] M. LOBATO, Comentario a la ley 17/2001, de marcas, 2002, p. 326
[2] Véase M. LOBATO, Ob. Cit., p. 327
[3] Rec. p. I-5421, véase en http://eur-lex.europa.eu
[4] J. LUIS BARBERO CHECA, en el Comentario a la ley y al reglamento de marcas, 2003, p. 197
[5] Véase en http://eur-lex.europa.eu/
[6] L. BAZ Y BAZ, la Prueba de la notoriedad de las marcas, en XXIII Jornadas de estudio sobre propiedad industrial e intelectual, 2008, p. 149
[7] La decisión se puede consultar en http://oami.europa.eu
[8] C. FERNANDEZ-NOVOA, en Tratado de derecho de marcas, 2001, p. 84 y nota 250
[9] J. LUIS BARBERO CHECA, Ob. Cit., p. 197
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